Оспариваемый товарный знак Мамагазин по свидетельству №547084 с приоритетом от 18.03.2014 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 30.06.2015 в отношении товаров 03, 05, 07, 16, 25, 28, 30, 32 и услуг 35, 39, 43, 44 классов МКТУ, указанных в свидетельстве. Правообладателем товарного знака является Общество с ограниченной ответственностью «Инвестор», г. Воронеж (далее – правообладатель).

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении изложено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- индивидуальный предприниматель Туманов А.В.(далее – ИП Туманов) является заявителем обозначения на регистрацию товарного знака в отношении товаров и услуг 24 и 35 классов МКТУ по заявке №2020756600. ИП Туманов является администратором сайта https://mamazin34.ru, что подтверждается справкой о принадлежности домена. На данном сайте предлагаются к продаже товары ООО «Мамазин», следовательно, ИП Туманов ведет деятельность под доменом mamazin34.ru, который является сходным с товарным знаком № 547084. Индивидуальный предприниматель намерен и далее продолжать деятельность под данным обозначением, о чем свидетельствует факт подачи заявки на регистрацию обозначения, сходного до степени смешения со спорным товарным знаком;

- заинтересованным лицом в подаче возражения по пункту 8 статьи 1483 Кодекса является лицо, чье фирменное наименование сходно с товарным знаком и которое осуществляет хозяйственную деятельность в той же сфере рынка, в отношении которой зарегистрирован оспариваемый товарный знак. ООО «Мамазин» является правообладателем фирменного наименования ООО «Мамазин» с датой регистрации 31.05.2013, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ);

- согласно данным Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП), основным видом деятельности индивидуального предпринимателя Туманова А.В. является торговля розничная одеждой в специализированных магазинах. Среди дополнительных видов деятельности следующие: производство готовых текстильных изделий, кроме одежды; производство нательного белья; торговля оптовая текстильными изделиями; торговля оптовая прочими бытовыми товарами; торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах; торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах; торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах; торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет. Кроме того, ИП Туманов является администратором сайта, на котором размещено предложение к продаже товаров ООО «Мамазин». Также ИП Туманов ведет аккаунты в социальной сети инстаграм: https://www.instagram.com/mamazin34/ (имя пользователя - mamazin34, кол-во подписчиков — 10,5 тысяч), https://www.instagram.com/mamazin34_igrashki/ (имя пользователя - mamazin34_igrushki, кол-во подписчиков - 5,5 тысяч). ИП Тумановым заключено множество договоров на размещение рекламы и вывесок для ООО «Мамазин», в данном случае он действовал в интересах общества и заключал рекламные договоры от своего имени;

- согласно данным ЕГРЮЛ основным видом деятельности ООО «Мамазин» является торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах. В качестве дополнительных видов деятельности указаны следующие: производство готовых текстильных изделий, кроме одежды; пошив готовых текстильных изделий по индивидуальному заказу населения, кроме одежды; производство нательного белья; производство прочей одежды и аксессуаров одежды; производство вязаных и трикотажных чулочно-носочных изделий; производство прочих вязаных и трикотажных изделий; торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами; торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах; деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта и др.;

- на официальном сайте (https://mamazin34.ru/index.html) подателя возражения представлено предложение к продаже следующих товаров: детская одежда; коляски, стульчики, пеленальные комоды и другая детская мебель; велосипеды, самокаты, скейтборды для детей; детские надувные бассейны; детские игрушки; текстильная продукция: постельное белье, комплекты на выписку, подушки для кормления, комплекты для купания и др.; фотоальбомы и фоторамки; сумки для мам, детские рюкзаки; декорации и аппаратура для праздников, а также детские костюмы для праздников; гигиенические принадлежности для мам и детей: бутылочки, соски, клеенки, мочалки, шампуни, прокладки для груди и др.; подогреватель для бутылочек, пароварка, блендер, что подтверждается универсальными передаточными документами и товарными накладными;

- однородными деятельности лиц, подавших возражение, можно признать товары 25 и 28 классов МКТУ, а также следующие услуги 35 класса МКТУ - демонстрация товаров; запись сообщений; маркетинг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц; радиореклама; реклама наружная; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров., для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 547084:

- обозначения МА-МА-ЗИН и МА-МА-ГА-ЗИН имеют 3 совпадающих слога: MA, MA, ЗИН. Расположены совпадающие слоги в одном порядке: сначала два слога МА, последний слог ЗИН. Ударения в сравниваемых обозначениях падает на один слог «ЗИН». Таким образом, отличие в обозначениях заключается в одном безударном слоге «ГА», 3 из 4 слогов товарного знака МАМАГАЗИН совпадают с фирменным наименованием МАМАЗИН, следовательно, оспариваемый товарный знак сходен с отличительной частью охраняемого в Российской Федерации фирменного наименования ООО «Мамазин» по фонетическому признаку;

- данные обозначения также сходны по графическому признаку в связи с выполнением их буквами кириллического алфавита;

- сходство обозначений «Мамагазин» и «Мамазин» установлено также экспертизой в уведомлении о результатах проверки соответствия обозначения по заявке №2020756600 требованиям законодательства от 22.04.2021.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о признании недействительным частично предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку, а именно для товаров 24 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

К возражению приложены следующие документы (копии):

1) Выписка из единого государственного реестра юридических лиц на ООО «Мамазин».

2) Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на Туманова А. В.

3) Выписка из открытых реестров товарных знаков и знаков обслуживания РФ по свидетельству № 547084.

4) Выписка из открытых реестров заявок на регистрацию товарного знака и знака обслуживания РФ по заявке №2020756600.

5) Скриншоты архива сайта mamazin34.ru за 21.05.2013 г.

6) Счет-заказ и договор на размещение рекламы в журнале «Материнский паспорт» и сканы страниц этого журнала.

7) Договор на изготовление пластиковых карт для ООО «Мамазин».

8) Договор на размещение рекламы в лифтах.

9) Договор на изготовление и установку вывески.

10) Универсальные передаточные документы на товары ООО «Мамазин».

11) Документы о принадлежности доменного имени.

Правообладатель оспариваемого товарного знака, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, отзыва на него не представил и в заседании коллегии не участвовал. Более того, уведомления, направленные в адрес правообладателя, были возвращены почтой России в адрес федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В дополнение к возражению лицами, подавшими возражение, было представлено пояснение, в котором указано, что в просительной части возражения допущена ошибка и вместо 25 класса МКТУ, был указан 24 класс МКТУ, хотя по тексту возражения речь идет о товарах 25 класса МКТУ, также были приведены ссылки на судебные акты (см. дела №№СИП-937/2020, СИП-363/2021, СИП-391/2021), касающиеся того, что утверждение Роспатента о том, что для применения пункта 8 статьи 1483 ГК РФ в отношении товаров необходимо доказать производство товаров обладателем соответствующего фирменного наименования, основано на неправильном толковании норм материального права. Суд по интеллектуальным правам отмечает, что для целей применения пункта 8 статьи 1483 ГК РФ не имеет значения, чья продукция поставлялась лицом, оспаривающим регистрацию товарного знака, своим контрагентам. Значение имеет сам факт введения этим лицом в гражданский оборот под своим фирменным наименованием товаров определенного класса МКТУ, в отношении которого оспаривается регистрация товарного знака, или однородных им до даты его приоритета.

Кроме того, в дополнении к возражению указано, что лица, подавшие возражение, ведут свою предпринимательскую деятельность путем розничной продажи в офлайн - магазинах, что подтверждается договорами аренды нежилых помещений, также дополнительно предоставляются фотографии фасада и внутреннего устройства магазина. В связи с указанным в дополнении к возражению отмечено, что рядовой потребитель, осуществляющий покупки в магазине, не различает производителя и продавца продукции под обозначением «Мамазин». Также дополнительно представлены следующие документы:

12) Договор на оказание рекламных услуг №076 от 17 октября 2013 г.

13) Договор на оказание услуг по размещению рекламы в лифтах жилых домов №22/13 от 08 августа 2013.

14) Договор аренды нежилого помещения от 01 августа 2013 г.

15) Договор аренды нежилого помещения от 01 июля 2013 г.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными в части.

С учетом даты (18.03.2014) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1486 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров/услуг учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров/услуг одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное буквами русского алфавита словесное обозначение «Мамагазин».

Согласно возражению признание недействительным предоставления правовой охраны данному товарному знаку испрашивается в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, ввиду его несоответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса на основании сходства до степени смешения в отношении однородных товаров/услуг с фирменным наименованием. При этом следует отметить, что заинтересованным лицом в оспаривании товарного знака по свидетельству №547084 по этому основанию является только одно из лиц, подавших возражение, а именно обладатель исключительного права на фирменное наименование – ООО «Мамазин».

Вышеуказанная норма препятствует регистрации обозначения в качестве товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно: обозначение тождественно или сходно до степени смешения с фирменным наименованием или его отдельными элементами; право на фирменное наименование, принадлежащее конкретному юридическому лицу, возникло ранее даты приоритета товарного знака; товары и услуги, в отношении которых используются фирменное наименование и товарный знак, являются однородными.

Анализ материалов возражения с учетом приложенных документов (1-15) показал следующее.

Из представленных в возражении документов (1) следует, что Общество с ограниченной ответственностью «Мамазин» было зарегистрировано в качестве юридического лица 31.05.2013 г. Факт регистрации данного юридического лица является основанием возникновения у него исключительного права на фирменное наименование. Отсюда следует, что лицо, подавшее возражение, получило право на свое фирменное наименование ранее даты (18.03.2014) приоритета оспариваемого товарного знака.

Сравнительный анализ показал, что оспариваемый товарный знак «Мамагазин» является сходным с частью «Мамазин» фирменного наименования лица, подавшего возражение, по фонетическому и графическому признакам сходства словесных обозначений, что обусловлено полным совпадением их начальных частей «Мама-» и конечных частей «-зин», а также использованием при их выполнении стандартного шрифта и букв одного алфавита (русского).

При этом следует отметить, что факт имеющегося более раннего исключительного права на фирменное наименование c учетом его сходства с оспариваемым товарным знаком, еще не является основанием для признания знака несоответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса. Для этого необходимо установить однородность сравниваемых товаров/услуг, в отношении которых используется фирменное наименование и действует правовая охрана оспариваемого товарного знака, поскольку такое использование может привести к смешению средств индивидуализации.

В результате оценки имеющихся в материалах дела доказательств коллегией установлено, что совокупность представленных лицом, подавшим возражение, документов свидетельствует об использовании фирменного наименования ООО «Мамазин» при оказании этим лицом услуг по реализации и продвижению товаров, в том числе различных детских товаров (одежда, коляски, кроватки, пеленки и др.).

В частности, согласно представленным материалам до даты приоритета оспариваемого знака лицом, подавшим возражение, а именно ООО «Мамазин» под своим фирменным наименованием осуществлялись поставки товаров третьим лицам и их продвижение путем распространения рекламно-информационных материалов, оказывались услуги розничной торговли детскими товарами, в том числе предметов верхней одежды, чулочно-носочных изделий, шапок и перчаток, детских пальто, комбинезонов, пинеток, что подтверждается универсальными передаточными актами на товары и товарными накладными (10), договорами на оказание рекламных услуг (12, 13), договорами аренды нежилых помещений для организации розничной торговли детскими товарами (14, 15) и другими материалами. Относительно документов (6-9, 11) следует отметить, что они касаются ИП Туманов и не могут служить доказательством деятельности под фирменным наименованием.

Указанная деятельность под фирменным наименованием однородна следующим услугам 35 классов МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; деловая экспертиза; демонстрация товаров; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; сведения о деловых операциях; службы консультативные по управлению бизнесом; составление рекламных рубрик в газете; телемаркетинг; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]», что обусловлено их отнесением к одной родовой группе услуг по продвижению товаров, общим назначением (стимулирование сбыта товаров с целью получения прибыли), условиями их предоставления (оптом или в розницу) и кругом потребителей.

Услуги по реализации чулочно-носочных изделий, шапок и перчаток, детских пальто, комбинезонов, пинеток под фирменным наименованием признаны коллегией однородными всем товарам 25 класса МКТУ, указанным в свидетельстве, а именно: «апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; ботинки; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; воротники съемные; воротники, пелерины [одежда]; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; кальсоны [одежда]; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; козырьки для головных уборов; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; леггинсы [штаны]; ливреи; лифы; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна (одежда); меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; набойки для обуви; нагрудники детские, за исключением бумажных; накидки меховые; наушники [одежда]; носки; обувь пляжная; обувь спортивная; обувь; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда форменная; одежда; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; плащи непромокаемые; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подтяжки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса-кошельки [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; саронги; сарафаны; сари; свитера; союзки для обуви; стельки; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли гимнастические; туфли комнатные; туфли; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки [головные уборы]; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [одежда]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты» ввиду их принадлежности к одним родовым группам товаров (одежда, обувь, головные уборы), одинакового назначения и одинаковых условий реализации. Указанный вывод сделан коллегией с учетом судебной практики, на которую ссылается лицо, подавшее возражение.

Представленные материалы свидетельствуют об участии юридического лица в гражданском обороте под фирменным наименованием ООО «Мамазин» при оказании услуг по продвижению товаров, в том числе товаров 25 класса МКТУ ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака «Мамагазин», что могло привести к смешению сравниваемых средств индивидуализации в отношении однородных товаров и услуг.

Таким образом, в результате рассмотрения возражения установлено, что исключительное право на фирменное наименование возникло у его обладателя ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с частью фирменного наименования, деятельность, осуществляемая под фирменным наименованием, однородна части товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак.

Наличие совокупности указанных факторов является основанием для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса для всех товаров 25 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, и части вышеуказанных услуг 35 класса МКТУ.

Довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в связи со способностью товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно товара и/или его изготовителя не имеет соответствующего обоснования в возражении и дополнениях к нему.

Анализ материалов возражения показал, что они не содержат каких-либо фактических данных, которые подтверждали бы возникновение и сохранение у российского потребителя до даты приоритета оспариваемого знака стойкой ассоциативной связи товаров/услуг, маркированных оспариваемым товарным знаком, с лицами, подавшими возражение, а не с его правообладателем.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 06.09.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 547084 недействительным для всех товаров 25 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, и услуг 35 класса МКТУ: «агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; деловая экспертиза; демонстрация товаров; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; сведения о деловых операциях; службы консультативные по управлению бизнесом; составление рекламных рубрик в газете; телемаркетинг; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]».