Патентное бюро и оценочная
компания

Задача

Обеспечить правовую охрану техническому решению до и после получения патента.

Проблема

Заявка на изобретение может находиться на экспертизе в ФИПС долгие месяцы и годы. Авторы не получают вознаграждения, лицензионная торговля невозможна, а круг осведомлённых лиц не контролируется.

Решение

Введён режим коммерческой тайны (ст. 1465 ГК РФ) в отношении теплоизоляционного и огнезащитного состава. Режим обеспечил:

• выплату вознаграждения авторам до получения патента;
• возможность лицензионной торговли с определённым предметом договора;
• идентификацию и ограничение круга лиц, имеющих доступ к сведениям о составе;
• материальную ответственность за разглашение.

Результат

Компания не потеряла время в ожидании патента: авторы мотивированы, лицензирование началось сразу, информационная безопасность обеспечена. После публикации патента режим КТ «сгорел» — техническое решение вышло в открытый оборот.

Задача

Зарегистрировать обозначение «НАШ МАССАЖ» для услуг 41 и 44 классов МКТУ (баня, сауна, массаж, депиляция, ароматерапия, обучение, отдых и развлечения).

Проблема

Роспатент вынес предварительный отказ для всех услуг, кроме массажа и центра здоровья: эксперт счёл, что смысл обозначения не соответствует остальным услугам и может ввести потребителей в заблуждение.

Решение

Не согласились с экспертизой и доказали нашу правоту по каждой группе услуг:

• Обучение: нашли школы массажа и уточнили принадлежность услуг к обучению массажу.
• Отдых и развлечения: привели ссылки на отели и статьи, где массаж позиционируется как вид пассивного отдыха.
• Услуги бани: подтвердили ассоциацию купания с массажем статистикой бань с массажем.
• Ароматерапия и депиляция: указали на число салонов, где эти услуги сочетаются с массажем.

Результат

Получено свидетельство на товарный знак «Наш массаж» для всех первоначально заявленных услуг.

Задача

Подать международную заявку на выдачу патента в кратчайший срок.

Проблема

Ст. 1395 ГК РФ: заявка в зарубежное ведомство может быть подана не ранее, чем через 6 месяцев после подачи заявки в Роспатент. Только на патентный поиск в IT-сфере может уйти много времени.

Решение

1. Составили многозвенную формулу с несколькими независимыми пунктами и предпочтительными вариантами — это позволяет корректировать формулу в ходе экспертизы без проведения дорогостоящего поиска заранее.
2. Подали заявку по процедуре PCT одновременно с заявкой в Роспатент — таким образом, ждать 6 месяцев не нужно, а публикация международной заявки состоится раньше.

Результат

Нарушений ст. 1395 ГК РФ нет. Заявка подана в кратчайший срок без предварительного патентного поиска. Клиент уложился в отчётные сроки по грантовому договору.

Задача

Определить справедливую ставку роялти для лицензионных договоров между 5 взаимозависимыми лицами. Сделки между аффилированными компаниями находятся под усиленным контролем налоговых органов — независимая оценка позволяет обосновать размер выплат роялти.

Ход работы

Подготовлен единый отчёт об оценке, включающий:

• расчёт ставки роялти с применением поправок под специфику объекта;
• обоснование релевантных диапазонов ставок на основе анализа рынка и деловой практики;
• размер ежегодного лицензионного платежа, усреднённый для всех лицензиатов.

Расчёты оформлены в отчёте об оценке в соответствии с 135-ФЗ и ФСО.

Результат

Клиент получил обоснованную и защищённую с точки зрения налогового контроля ставку роялти. Один отчёт охватил все пять сделок.

Задача

Зарегистрировать товарный знак для новой пиццерии / кафе для продажи франшиз.

Решение

1. Провели проверку названия. Выявили риск: дескриптор со словом «уральский» попадал под действие товарного знака «Уральских пельменей». Решили подать заявку без изменений, чтобы узнать позицию Роспатента.
2. Подали заявку, указав дескриптор как неохраняемый элемент.
3. Роспатент всё-таки противопоставил упомянутый знак. Вместо затяжного спора согласовали с клиентом исключение дескриптора и подали ходатайство об изменении обозначения.

Результат

После корректировки название ресторана зарегистрировано как товарный знак № 870693.

Задача

Обосновать размер компенсации за незаконное использование товарных знаков по пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ исходя из стоимости права использования, определяемой на основе рыночной ставки роялти.

Ситуация

Исключительные права на совокупность товарных знаков нашего клиента нарушены третьим лицом. Судом установлен период нарушения и выручка нарушителя. Результаты оформлены в формате экспертного заключения (заключения специалиста) — оно может быть признано судом в качестве письменного доказательства.

Что мы сделали

1. Описали порядок расчёта компенсации: ставка роялти × выручка нарушителя за период нарушения × 2.
2. Определили рыночную ставку роялти с учётом узнаваемости знаков, отраслевых данных и иных факторов ценности.
3. После назначения судебной экспертизы оспорили заключение судебного эксперта и защитили нашу позицию в суде.

Результат

Суд при вынесении решения основывался на нашем расчёте компенсации, признав наших специалистов экспертами высокой квалификации.

«Расчёты в рамках экспертного заключения являются объективными и основанными на положениях, дающих возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых научных и практических данных.»
— Постановление арбитражного суда