Патентное бюро и оценочная
компания

Задача

Клиент развивал сервис онлайн-прокторинга — наблюдения за тем, чтобы экзамен или тестирование в интернете сдавались честно. Русскоязычный товарный знак «киберпроктор» у него уже был; требовалось зарегистрировать латинское написание cyberproctor в услугах 38, 41, 42 и 44 классов МКТУ.

Отказ

23 марта 2021 года Роспатент вынес решение об отказе — не предварительное уведомление, а окончательный отказ в регистрации, по всем заявленным услугам. Логика экспертизы была такой: «cyber» в переводе с английского — относящийся к компьютерам и интернету, «proctor» — надзиратель, наблюдающий за студентами на экзамене; вместе слово описывает назначение услуг, а значит не обладает различительной способностью (п. 1 ст. 1483 ГК РФ).

Отказ на этой стадии — это не точка. Его можно оспорить, подав возражение в Палату по патентным спорам.

Что мы доказывали

Ошибка экспертизы была в методе: обозначение разобрали на две английские морфемы и оценили каждую отдельно. Но охраноспособность составного слова оценивается по слову целиком — так, как его увидит потребитель. Мы построили возражение на этом:

• Перевода слова «cyberproctor» не существует ни в одном языке — в том виде, в каком оно заявлено. Есть перевод у частей, но не у целого.
• Обозначение требует домысливания. Оно вызывает образы, связанные с кибернетикой и современностью, и может быть прочитано как «надзиратель за киберпространством», «кибернетический инспектор» — то есть работает через ассоциацию, а не через прямое указание на услугу. Обозначений вроде «киберинспектор» или «кибернадзиратель» в языке нет.
• Слово не используется на рынке никем, кроме клиента — подтвердили выдачей Яндекса и Google и поиском по словарям. Описательный термин, которым пользуется отрасль, выглядел бы иначе.
• У клиента уже есть товарный знак «киберпроктор» (свидетельство № 677717) на те же услуги 38, 41, 42 и 44 классов, а заявленное обозначение — его транслитерация. Признать латиницу описательной там, где кириллица уже охраняется, значит разойтись с собственной практикой ведомства.

Результат

Коллегия согласилась с доводами полностью. Решение по делу № 2021В01103 от 14.07.2021: возражение удовлетворить, решение Роспатента от 23.03.2021 отменить, товарный знак по заявке № 2020701247 зарегистрировать.

Товарный знак № 821758 внесён в реестр 27 июля 2021 года, охрана действует до 16 января 2030 года.

Сроки для ориентира: отказ — 23 марта, возражение подано — 24 мая, заседание коллегии — 2 июля, решение — 14 июля, запись в реестре — 27 июля. От отказа до свидетельства прошло чуть больше четырёх месяцев.

Что из этого следует

Отказ Роспатента — это позиция ведомства, а не приговор. Возражение в Палату по патентным спорам рассматривает другая коллегия, и она регулярно приходит к иным выводам, чем эксперт. Отказ по описательности — из числа тех, что оспариваются чаще всего: граница между «описывает услугу» и «вызывает ассоциации» подвижна, и спор идёт о доводах.

Составное слово оценивается целиком. Если обозначение разложили на части и признали описательным каждую — это повод спорить, а не повод сдаваться.

Получили отказ или уведомление экспертизы — напишите нам: посмотрим мотивы и честно скажем, есть ли что возразить. Если знак ещё не подан, начните с проверки обозначения по реестру.

Задача

Зарегистрировать логотип для администрации города, который планируется использовать на баннерах, сувенирной продукции и т.п.

Решение

1. Провели проверку графического элемента по более 20 основаниям для отказа. Убедились, что регистрации ничего не мешает; словесный элемент (географическое наименование) является неохраняемым и не занимает доминирующего положения.
2. Отобрали необходимые товары по МКТУ, заполнили заявление, помогли оплатить пошлину со скидкой 30%, подали заявку электронно.
3. Сопровождали делопроизводство, получили свидетельство и передали клиенту.

Результат

Товарный знак № 904318 зарегистрирован с исключением из правовой охраны словесного элемента — географического наименования.

Заказчик

ООО «Май» — владелец брендов Richard, Майский чай, Curtis, Лисма и Coffesso.

Задача

• Получить рекомендации по формированию патентной стратегии.
• Выявить восходящие технологические тренды.
• Найти новые технологии, ингредиенты, способы производства.
• Проанализировать активных игроков на рынке.

Ход работы

Согласован регламент: 100 ключевых слов, 50 индексов МПК, 30 наименований организаций, ретроспектива и география исследования.

По итогам поиска систематизированы 4 500 патентных документов (1 300 семейств, 23 НИОКР):

• 4 группы решений упаковок;
• 9 групп составов по типу ключевого компонента;
• 21 технологическое направление производства.

Результат

Технический анализ новых технологий и ингредиентов. Анализ динамики и географии патентной активности. Анализ патентных портфелей более 50 компаний с выявлением стратегий и сильнейших патентов. Рекомендации по патентной стратегии для ООО «Май».

Задача

Для запуска программы поддержки и инвестиций в инновационные проекты в области бурения и заканчивания горизонтальных скважин — найти отраслевых экспертов и исследовательские группы для участия в отборочных комиссиях.

Ход работы

Согласован формат поиска: ключевые слова, критические области. Источники:

• ЕГИСУ НИОКТР;
• ИПС ФИПС;
• Scopus.

Результат

• Определены около 50 ведущих отечественных организаций.
• Отобраны несколько сотен экспертов, исследовательских групп и авторских коллективов.
• Сформирована база контактов с направлениями разработок и координатами.

Задача

Клиенту требовалась оценка крупного портфеля объектов интеллектуальной собственности для последующего отчуждения в пользу другой компании. Сроки проекта были ограничены.

Объём работ

• Более 500 объектов
• Малые архитектурные формы
• Подготовка единого отчёта об оценке

Что мы сделали

1. Организовали параллельную работу команды оценщиков.
2. Стандартизировали сбор и обработку данных.
3. Провели расчёт стоимости по всем объектам в рамках единой методологии.
4. Подготовили консолидированный отчёт в сжатые сроки.

Результат

Оценка более 500 объектов была выполнена в течение 15 рабочих дней. Клиент получил обоснованный и структурированный отчёт, который был использован для сделки отчуждения активов.

Проект реализован в срок без потери качества и с соблюдением всех требований законодательства.

Задача

Определить справедливую ставку роялти для заключения лицензионного договора как основы для досудебного урегулирования конфликта по нарушению прав на объекты интеллектуальной собственности.

Ход работы

В случае определения ставки роялти для сделок с зависимыми лицами существует два варианта:

• составление отчётов для каждого лицензиата отдельно;
• составление одного отчёта без привязки к конкретным лицензиатам.

В данном проекте подготовлен единый отчёт с расчётом ставки роялти и размера ежегодного лицензионного платежа, усреднённого для всех лицензиатов.

При расчёте ставки:

• применены поправки, учитывающие специфику объекта оценки;
• обоснованы релевантные диапазоны ставок роялти;
• проанализированы деловая практика и обычаи делового оборота в отрасли.

Расчёты оформлены в отчёте об оценке в соответствии с 135-ФЗ и ФСО.

Результат

Стороны урегулировали конфликт без суда на основе независимо определённой рыночной ставки роялти.