Патентное бюро и оценочная
компания

Задача

Определить справедливую ставку роялти для заключения лицензионного договора как основы для досудебного урегулирования конфликта по нарушению прав на объекты интеллектуальной собственности.

Ход работы

В случае определения ставки роялти для сделок с зависимыми лицами существует два варианта:

• составление отчётов для каждого лицензиата отдельно;
• составление одного отчёта без привязки к конкретным лицензиатам.

В данном проекте подготовлен единый отчёт с расчётом ставки роялти и размера ежегодного лицензионного платежа, усреднённого для всех лицензиатов.

При расчёте ставки:

• применены поправки, учитывающие специфику объекта оценки;
• обоснованы релевантные диапазоны ставок роялти;
• проанализированы деловая практика и обычаи делового оборота в отрасли.

Расчёты оформлены в отчёте об оценке в соответствии с 135-ФЗ и ФСО.

Результат

Стороны урегулировали конфликт без суда на основе независимо определённой рыночной ставки роялти.

Заказчик

ООО «Май» — владелец брендов Richard, Майский чай, Curtis, Лисма и Coffesso.

Задача

• Получить рекомендации по формированию патентной стратегии.
• Выявить восходящие технологические тренды.
• Найти новые технологии, ингредиенты, способы производства.
• Проанализировать активных игроков на рынке.

Ход работы

Согласован регламент: 100 ключевых слов, 50 индексов МПК, 30 наименований организаций, ретроспектива и география исследования.

По итогам поиска систематизированы 4 500 патентных документов (1 300 семейств, 23 НИОКР):

• 4 группы решений упаковок;
• 9 групп составов по типу ключевого компонента;
• 21 технологическое направление производства.

Результат

Технический анализ новых технологий и ингредиентов. Анализ динамики и географии патентной активности. Анализ патентных портфелей более 50 компаний с выявлением стратегий и сильнейших патентов. Рекомендации по патентной стратегии для ООО «Май».

Задача

Зарегистрировать комбинированный товарный знак — стилизованное изображение дома и буквенный элемент из трёх букв — для производителя огнеупорных, термо- и звукоизоляционных материалов. Перечень широкий: девять классов МКТУ (17, 19, 21, 22, 23, 24, 35, 40, 42) — от стеклоткани, кремнеземных волокон и противопожарных полотнищ до торговых услуг и испытаний негорючих материалов.

Проблема

Экспертиза вынесла уведомление — предварительный отказ сразу по двум основаниям:

• п. 1 ст. 1483 ГК РФ — три буквы сами по себе не обладают различительной способностью: сочетание не имеет словесного характера и не исполнено оригинально.
• п. 3 ст. 1483 ГК РФ — эксперт нашёл в интернете сайт и карточку на картах другой компании, которая использует практически такое же обозначение для однородных товаров, и счёл, что знак введёт потребителя в заблуждение относительно производителя.

Второе основание перекрывало весь перечень — все девять классов. На ответ отводилось шесть месяцев.

Решение

1. С неохраняемостью букв согласились. Спорить было не за что: различительную способность знаку даёт композиция в целом, а бесполезный спор только удлинил бы делопроизводство. Попросили включить буквы в знак как неохраняемый элемент — и сняли половину уведомления одним абзацем.
2. Разобрали, что экспертиза обязана доказать. Практика Суда по интеллектуальным правам исходит из того, что сам факт использования обозначения другим лицом до даты приоритета не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение. Нужны доказательства того, что у потребителя возникла и сохранилась стойкая ассоциативная связь между товаром и этим производителем; вывод, основанный только на найденных в интернете упоминаниях, носит предположительный характер (решение СИП от 16.10.2014 по делу № СИП-610/2014, постановление президиума СИП от 16.02.2017 по делу № СИП-415/2016).
3. Показали, где проходит планка. В деле аптечной сети с выручкой около 4 млрд ₽ и в деле, где обозначение сравнивали с «Детским миром», суд не усмотрел введения потребителя в заблуждение — притом что известность там была на порядки выше. Если такие обозначения планку не проходят, то сайт малоизвестной компании — тем более.
4. Проверили противопоставленное лицо по открытым данным. Выяснилось, что собственный товарный знак эта компания не продлила: срок действия исключительного права истёк, шестимесячный льготный период (п. 2 ст. 1491 ГК РФ) тоже прошёл, сведений о продлении нет. Регистрирующий орган принял решение о её предстоящем исключении из ЕГРЮЛ с публикацией в «Вестнике государственной регистрации», а 70% доли в уставном капитале принадлежит самому обществу — признак того, что контролирующего участника, заинтересованного в деятельности, нет.
5. Измерили известность, а не предположили её. По релевантным запросам в Яндексе и Google сайт компании не появляется на первых страницах выдачи — рядовой потребитель на него не выходит, значит ассоциативной связи взяться не из чего.
6. Сняли претензию к графике. Стилизованные изображения домов и строений широко распространены в реестре Роспатента и сами по себе не монополизируются: приложили подборку зарегистрированных знаков с домами и показали, что охраноспособность заявленного обозначения обеспечивает именно комбинация графики и букв.

Результат

Роспатент снял основание по п. 3 ст. 1483 ГК РФ и принял решение о государственной регистрации товарного знака — по всему заявленному перечню, во всех девяти классах МКТУ, без сокращений. Буквенный элемент вошёл в знак как неохраняемый — именно об этом мы и просили. В решении прямо указано, что оно принято с учётом письма-ответа заявителя. От уведомления экспертизы до решения о регистрации прошло около трёх месяцев.

Что из этого следует

«Нашли в интернете похожее» — одно из самых частых и при этом самых уязвимых оснований предварительного отказа. Оно держится на предположении об ассоциациях потребителя, и если известности у найденной компании нет, предположение разбивается практикой СИП и проверкой открытых данных: реестр товарных знаков, ЕГРЮЛ, отчётность, поисковая выдача.

Получить уведомление — не значит потерять заявку: ответ на него входит в наше сопровождение регистрации. А чтобы понять риски заранее, обозначение стоит проверить до подачи заявки.

Задача

Клиент пришёл регистрировать обозначение SPARK — короткое, звучное, уже используемое в бизнесе. Перечень широкий: шесть классов МКТУ — оборудование и машины (07), электроника и приборы (09), изделия из кожи и аксессуары (18), посуда и хозяйственные товары (21), услуги связи (38), IT- и научно-технические услуги (42).

Что показала проверка

Ровно то, что обычно бывает с короткими англоязычными словами: SPARK занят, и не однажды. Действующих товарных знаков со словом SPARK (и его транслитерацией «Спарк») в российском реестре несколько десятков, больше двадцати из них — в тех же классах, которые нужны клиенту.

Заявка «ещё на один SPARK» почти неизбежно упёрлась бы в отказ по п. 6 ст. 1483 ГК РФ — сходство до степени смешения с ранее зарегистрированными знаками. Пошлины за подачу и экспертизу при отказе не возвращаются, а год ожидания не отматывается назад.

Решение

Не стали подавать заявку «как есть» в надежде, что пройдёт, и не стали предлагать вычеркнуть половину классов. Вместо этого честно сказали клиенту, что обозначение нужно доработать до подачи: добавить элемент, который отводит знак от всего массива SPARK-ов, но сохраняет узнаваемое ядро бренда и не требует переделывать айдентику с нуля.

Клиент согласился — обозначение стало NEWSPARK: белые буквы на красном фоне, комбинированный знак. Дальше обычный порядок: отобрали позиции МКТУ по шести классам, подали заявку электронно со скидкой на пошлину и сопровождали делопроизводство до решения.

Результат

Роспатент провёл заявку без единого запроса и уведомления: ни предварительного отказа, ни требования сократить перечень, ни дискламации. Товарный знак № 1236743 зарегистрирован во всех шести классах МКТУ и целиком — неохраняемых элементов в знаке нет. Охрана действует до 28 сентября 2035 года. От подачи заявки до регистрации прошло девять месяцев.

Почему это стоит решать до подачи

Поменять обозначение на этапе проверки стоит одного разговора. Поменять его после отказа — это заново пошлины, заново год ожидания и заново приоритет: пока вы переделываете, место в реестре может занять кто-то другой. Поэтому предварительная проверка нужна не «для отчёта», а чтобы решение о названии принималось до того, как в него вложены деньги, вывеска и упаковка.

Посмотреть, занято ли ваше обозначение, можно в нашем поиске по реестру товарных знаков, а дальше мы ведём регистрацию под ключ — от проверки и подбора МКТУ до свидетельства.

Задача

Клиент рассматривал возможность ввоза фармацевтического препарата в Россию. Необходимо провести анализ патентной чистоты для постановки продукции на производство и подготовки к реализации на территории РФ.

Ход работы

Согласована программа исследований: ключевые слова и индексы МПК по объектам (препарат, технологии производства, штаммы, способы получения).

Из 12 отобранных патентных документов большинство не затрагивало исследуемый объект. Однако выявлен 1 патент, под действие которого объект попал полностью.

Рекомендации

• заключить лицензионный договор с патентообладателем;
• договориться о безвозмездном использовании при наличии оснований для аннулирования патента;
• оспорить патент в суде (при наличии оснований);
• изменить элемент, лишающий объект патентной чистоты.

Результат

Предотвращён патентный конфликт, убытки от которого при планируемых объёмах реализации относились бы к особо крупному размеру.

Задача

Крупная компания ежегодно проходит аудит и обязана подтверждать стоимость нематериальных активов для проведения теста на обесценение. В портфель входят сотни объектов интеллектуальной собственности.

Объём работ

• От 40 до 100+ объектов ежегодно
• Патенты и заявки на патенты
• Товарные знаки и программы для ЭВМ
• Незавершённые разработки и ноу-хау
• Прочие результаты интеллектуальной деятельности

Что мы сделали

1. Провели комплексную оценку всего портфеля ИС.
2. Подготовили отчёт в соответствии с требованиями аудитора.
3. Обеспечили методологическую обоснованность и прозрачность расчётов.
4. Сопровождали клиента в процессе взаимодействия с аудитором.

Результат

В результате выстроенного и стабильного процесса клиент ежегодно успешно проходит аудит. Определённая нами стоимость активов используется при проведении теста на обесценение.

За годы сотрудничества нам удалось минимизировать риски замечаний со стороны аудиторов и наладить предсказуемый, управляемый процесс оценки с чётко соблюдаемыми сроками.