Патентное бюро и оценочная
компания

Задача

Определить справедливую ставку роялти для заключения лицензионного договора как основы для досудебного урегулирования конфликта по нарушению прав на объекты интеллектуальной собственности.

Ход работы

В случае определения ставки роялти для сделок с зависимыми лицами существует два варианта:

• составление отчётов для каждого лицензиата отдельно;
• составление одного отчёта без привязки к конкретным лицензиатам.

В данном проекте подготовлен единый отчёт с расчётом ставки роялти и размера ежегодного лицензионного платежа, усреднённого для всех лицензиатов.

При расчёте ставки:

• применены поправки, учитывающие специфику объекта оценки;
• обоснованы релевантные диапазоны ставок роялти;
• проанализированы деловая практика и обычаи делового оборота в отрасли.

Расчёты оформлены в отчёте об оценке в соответствии с 135-ФЗ и ФСО.

Результат

Стороны урегулировали конфликт без суда на основе независимо определённой рыночной ставки роялти.

Задача

Зарегистрировать товарный знак «ВЕКТОР» для товаров 11 класса МКТУ с учётом 5 сходных товарных знаков с элементом «ВЕКТОР / VECTOR».

Решение

1. Проанализировали перечень товаров противопоставленных знаков.
2. Определили группу товаров, не зарегистрированную ни в одном из противопоставленных знаков, и скорректировали перечень 11 класса МКТУ.
3. Подготовили ответ на запрос Роспатента с подробным обоснованием неоднородности товаров.
4. Получили положительное решение в отношении скорректированного перечня.

Результат

Товарный знак № 921494 зарегистрирован в отношении узкого перечня товаров 11 класса МКТУ.

Задача

Сеть заведений общественного питания развивает франчайзинговую модель и имеет более 20 действующих договоров коммерческой концессии.

С чем мы работали

В рамках договоров франчайзи передаются права на товарный знак и ноу-хау. При этом ставка роялти была установлена единая — без распределения по объектам интеллектуальной собственности.

В связи с тем что вознаграждение за использование ноу-хау не облагается НДС (в отличие от товарного знака), клиенту требовалось определить экономически обоснованную ставку роялти отдельно по каждому объекту.

Что мы сделали

1. Проанализировали структуру франчайзинговой модели и источники дохода.
2. Оценили вклад товарного знака и ноу-хау в формирование выручки франчайзи.
3. Рассчитали рыночные ставки роялти по каждому объекту.
4. Подготовили обоснование для корректного распределения вознаграждения в рамках действующих договоров.

Результат

Клиент получил расчёт экономически обоснованных ставок роялти отдельно по товарному знаку и ноу-хау. Это позволило:

• корректно применить налоговую льготу,
• выделить часть вознаграждения, не облагаемую НДС,
• снизить налоговую нагрузку без изменения общей бизнес-модели,
• минимизировать налоговые риски при проверках.

Проект обеспечил клиенту прозрачную и защищённую с точки зрения налогообложения структуру франчайзинговых платежей.

Задача

Зарегистрировать слово «Алконизатор», придуманное заказчиком для названия аппарата, в качестве товарного знака.

Решение

1. Провели проверку слова: убедились, что регистрации ничего не мешает — обозначение можно подавать без изменений.
2. Отобрали товары и услуги по МКТУ (кл. 11, 35), подали заявку электронно со скидкой на пошлину.
3. Получили положительное решение без запросов, передали свидетельство клиенту.

Результат

Товарный знак № 916555 зарегистрирован без запросов. Права разработчика под защитой.

Задача

Клиент планировал вывод IT-продукта на территорию США. Задача — провести анализ патентных рисков и определить возможность свободной реализации продукта.

Ход работы

Согласован регламент: ключевые слова, индексы МПК, ведущие разработчики в отрасли.

По результатам поиска выявлено более 20 патентных документов трёх американских компаний, которые полностью перекрывают возможность свободной реализации подобных продуктов в США.

Рекомендации

• заключить лицензионное соглашение;
• договориться о безвозмездном использовании при наличии оснований для аннулирования;
• оспорить мешающие патенты;
• изменить элементы продукта, нарушающие чужие права.

Результат

Клиент узнал о рисках до выхода на рынок. В США патентообладатели активно защищают права, и незаконное использование изобретения может привести к миллионным убыткам и долгим судебным тяжбам.

Заказчик

ГК «Ремедиум».

Задача

• Выявить и сопоставить активных российских и зарубежных патентообладателей на территории РФ в сегменте противоопухолевых препаратов.
• Проанализировать патентно-технологические тренды.

Результат

Динамика: определена динамика патентования действующих / недействующих патентов с 2000 года — выявлены наиболее активные периоды и оценена заинтересованность рынка в поддержании прав.

Конкуренты: определены ведущие отечественные и зарубежные патентообладатели, абсолютные лидеры-монополисты. Проанализированы их патентные портфели, стратегии развития и географическое покрытие.

Материал опубликован в журнале «Ремедиум» №12 (2018).