О компании

Задача

Крупная компания ежегодно проходит аудит и обязана подтверждать стоимость нематериальных активов для проведения теста на обесценение. В портфель входят сотни объектов интеллектуальной собственности.

Объём работ

• От 40 до 100+ объектов ежегодно
• Патенты и заявки на патенты
• Товарные знаки и программы для ЭВМ
• Незавершённые разработки и ноу-хау
• Прочие результаты интеллектуальной деятельности

Что мы сделали

1. Провели комплексную оценку всего портфеля ИС.
2. Подготовили отчёт в соответствии с требованиями аудитора.
3. Обеспечили методологическую обоснованность и прозрачность расчётов.
4. Сопровождали клиента в процессе взаимодействия с аудитором.

Результат

В результате выстроенного и стабильного процесса клиент ежегодно успешно проходит аудит. Определённая нами стоимость активов используется при проведении теста на обесценение.

За годы сотрудничества нам удалось минимизировать риски замечаний со стороны аудиторов и наладить предсказуемый, управляемый процесс оценки с чётко соблюдаемыми сроками.

Задача

Клиенту требовалась оценка исключительного права на программное обеспечение. Предполагалось применение доходного подхода для определения рыночной стоимости актива.

Что мы выявили в ходе работы

При анализе договорной базы было установлено, что вместо лицензионных договоров клиент использовал договоры оказания услуг.

При этом фактическая модель бизнеса предполагала предоставление лицензий на ПО с дополнительными работами по его доработке под нужды заказчиков. Такое несоответствие юридической формы и экономического содержания влияло на выбор методики оценки и могло повлечь методологические ограничения.

Что мы сделали

1. Проанализировали структуру доходов и договорные отношения.
2. Обратили внимание клиента на выявленный риск.
3. Разъяснили влияние договорной модели на корректность оценки.
4. После перезаключения договоров применили метод реальных лицензионных платежей.

Результат

Благодаря корректировке договорной модели в отчёте был применён метод реальных лицензионных платежей вместо метода освобождения от роялти. Это позволило:

• использовать фактические денежные потоки,
• повысить обоснованность расчётов,
• получить более точный и экономически корректный результат оценки.

Клиент не только получил отчёт об оценке, но и привёл свою договорную структуру в соответствие с фактической бизнес-моделью, снизив правовые и финансовые риски.

Задача

Сеть заведений общественного питания развивает франчайзинговую модель и имеет более 20 действующих договоров коммерческой концессии.

С чем мы работали

В рамках договоров франчайзи передаются права на товарный знак и ноу-хау. При этом ставка роялти была установлена единая — без распределения по объектам интеллектуальной собственности.

В связи с тем что вознаграждение за использование ноу-хау не облагается НДС (в отличие от товарного знака), клиенту требовалось определить экономически обоснованную ставку роялти отдельно по каждому объекту.

Что мы сделали

1. Проанализировали структуру франчайзинговой модели и источники дохода.
2. Оценили вклад товарного знака и ноу-хау в формирование выручки франчайзи.
3. Рассчитали рыночные ставки роялти по каждому объекту.
4. Подготовили обоснование для корректного распределения вознаграждения в рамках действующих договоров.

Результат

Клиент получил расчёт экономически обоснованных ставок роялти отдельно по товарному знаку и ноу-хау. Это позволило:

• корректно применить налоговую льготу,
• выделить часть вознаграждения, не облагаемую НДС,
• снизить налоговую нагрузку без изменения общей бизнес-модели,
• минимизировать налоговые риски при проверках.

Проект обеспечил клиенту прозрачную и защищённую с точки зрения налогообложения структуру франчайзинговых платежей.

Задача

Определить справедливую ставку роялти для заключения лицензионного договора как основы для досудебного урегулирования конфликта по нарушению прав на объекты интеллектуальной собственности.

Ход работы

В случае определения ставки роялти для сделок с зависимыми лицами существует два варианта:

• составление отчётов для каждого лицензиата отдельно;
• составление одного отчёта без привязки к конкретным лицензиатам.

В данном проекте подготовлен единый отчёт с расчётом ставки роялти и размера ежегодного лицензионного платежа, усреднённого для всех лицензиатов.

При расчёте ставки:

• применены поправки, учитывающие специфику объекта оценки;
• обоснованы релевантные диапазоны ставок роялти;
• проанализированы деловая практика и обычаи делового оборота в отрасли.

Расчёты оформлены в отчёте об оценке в соответствии с 135-ФЗ и ФСО.

Результат

Стороны урегулировали конфликт без суда на основе независимо определённой рыночной ставки роялти.

Задача

Обосновать размер компенсации за незаконное использование товарных знаков по пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ исходя из стоимости права использования, определяемой на основе рыночной ставки роялти.

Ситуация

Исключительные права на совокупность товарных знаков нашего клиента нарушены третьим лицом. Судом установлен период нарушения и выручка нарушителя. Результаты оформлены в формате экспертного заключения (заключения специалиста) — оно может быть признано судом в качестве письменного доказательства.

Что мы сделали

1. Описали порядок расчёта компенсации: ставка роялти × выручка нарушителя за период нарушения × 2.
2. Определили рыночную ставку роялти с учётом узнаваемости знаков, отраслевых данных и иных факторов ценности.
3. После назначения судебной экспертизы оспорили заключение судебного эксперта и защитили нашу позицию в суде.

Результат

Суд при вынесении решения основывался на нашем расчёте компенсации, признав наших специалистов экспертами высокой квалификации.

«Расчёты в рамках экспертного заключения являются объективными и основанными на положениях, дающих возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых научных и практических данных.»
— Постановление арбитражного суда

Задача

Определить справедливую ставку роялти для лицензионных договоров между 5 взаимозависимыми лицами. Сделки между аффилированными компаниями находятся под усиленным контролем налоговых органов — независимая оценка позволяет обосновать размер выплат роялти.

Ход работы

Подготовлен единый отчёт об оценке, включающий:

• расчёт ставки роялти с применением поправок под специфику объекта;
• обоснование релевантных диапазонов ставок на основе анализа рынка и деловой практики;
• размер ежегодного лицензионного платежа, усреднённый для всех лицензиатов.

Расчёты оформлены в отчёте об оценке в соответствии с 135-ФЗ и ФСО.

Результат

Клиент получил обоснованную и защищённую с точки зрения налогового контроля ставку роялти. Один отчёт охватил все пять сделок.

Задача

В результате инвентаризации у производителя авиационного оборудования выявлено более 100 секретов производства. Требовалось определить рыночную стоимость исключительных прав на каждый из них для бухгалтерского учёта в качестве НМА.

Ход работы

Собрали документацию от правообладателя: ретроспективу и прогноз выручки, затраты на НИОКР.

Доходный подход:

• дисконтирование денежных потоков, приходящихся на оцениваемые секреты производства;
• выделение доли выручки, относящейся к комплексу технической документации;
• обоснование прогноза продаж изделия.

Затратный подход:

• корректировка затрат с учётом фактора времени, устаревания и нормы прибыли.

Итоговая стоимость распределена между секретами производства с использованием коэффициентов значимости каждой составной части изделия.

Результат

Определена рыночная стоимость каждого из 100+ секретов производства. Активы поставлены на баланс предприятия в качестве НМА.

Задача

Поставить на баланс комплекс из 16 товарных знаков по рыночной стоимости. Определить как стоимость всего комплекса, так и каждого знака по отдельности.

Ход работы

Собрали бухгалтерскую отчётность, прогноз выручки, затраты на создание, регистрацию и маркетинг каждого знака.

Доходный подход: капитализация денежных потоков с выделением доли, приходящейся на оцениваемые знаки.

Затратный подход: корректировка затрат с учётом устаревания и нормы прибыли.

Согласование результатов: матрица анализа иерархий, расчёт весов каждого подхода.

Распределение стоимости между 16 знаками: параметры сравнения (значимость, рейтинг, географическое покрытие и др.), расчёт доли каждого знака.

Результат

Определена рыночная стоимость комплекса из 16 товарных знаков в совокупности и каждого знака в отдельности. Активы поставлены на баланс.

Задача

Зарегистрировать логотип для администрации города, который планируется использовать на баннерах, сувенирной продукции и т.п.

Решение

1. Провели проверку графического элемента по более 20 основаниям для отказа. Убедились, что регистрации ничего не мешает; словесный элемент (географическое наименование) является неохраняемым и не занимает доминирующего положения.
2. Отобрали необходимые товары по МКТУ, заполнили заявление, помогли оплатить пошлину со скидкой 30%, подали заявку электронно.
3. Сопровождали делопроизводство, получили свидетельство и передали клиенту.

Результат

Товарный знак № 904318 зарегистрирован с исключением из правовой охраны словесного элемента — географического наименования.

Задача

Зарегистрировать слово «Алконизатор», придуманное заказчиком для названия аппарата, в качестве товарного знака.

Решение

1. Провели проверку слова: убедились, что регистрации ничего не мешает — обозначение можно подавать без изменений.
2. Отобрали товары и услуги по МКТУ (кл. 11, 35), подали заявку электронно со скидкой на пошлину.
3. Получили положительное решение без запросов, передали свидетельство клиенту.

Результат

Товарный знак № 916555 зарегистрирован без запросов. Права разработчика под защитой.

Задача

Зарегистрировать товарный знак «ВЕКТОР» для товаров 11 класса МКТУ с учётом 5 сходных товарных знаков с элементом «ВЕКТОР / VECTOR».

Решение

1. Проанализировали перечень товаров противопоставленных знаков.
2. Определили группу товаров, не зарегистрированную ни в одном из противопоставленных знаков, и скорректировали перечень 11 класса МКТУ.
3. Подготовили ответ на запрос Роспатента с подробным обоснованием неоднородности товаров.
4. Получили положительное решение в отношении скорректированного перечня.

Результат

Товарный знак № 921494 зарегистрирован в отношении узкого перечня товаров 11 класса МКТУ.

Задача

Зарегистрировать товарный знак для нового бренда косметики для выхода на маркетплейсы, продажи франшиз и защиты от недобросовестных конкурентов.

Решение

1. Провели проверку: нашли зарегистрированные похожие названия, которые мешали регистрации. Предложили доработать логотип, добавив оригинальную фразу.
2. Провели дополнительную проверку скорректированного обозначения, убедились в отсутствии рисков.
3. Подобрали косметические товары по МКТУ, подали заявку электронно.
4. Получили положительное решение без запросов, передали свидетельство.

Результат

Новый бренд косметики зарегистрирован как товарный знак № 915088 за 4 месяца без доплат за ускоренную регистрацию.

Задача

Зарегистрировать товарный знак для новой пиццерии / кафе для продажи франшиз.

Решение

1. Провели проверку названия. Выявили риск: дескриптор со словом «уральский» попадал под действие товарного знака «Уральских пельменей». Решили подать заявку без изменений, чтобы узнать позицию Роспатента.
2. Подали заявку, указав дескриптор как неохраняемый элемент.
3. Роспатент всё-таки противопоставил упомянутый знак. Вместо затяжного спора согласовали с клиентом исключение дескриптора и подали ходатайство об изменении обозначения.

Результат

После корректировки название ресторана зарегистрировано как товарный знак № 870693.

Задача

Зарегистрировать товарный знак для маркетингового агентства для защиты от копирования.

Решение

1. Провели проверку: нашли похожие зарегистрированные названия, которые могли помешать. Предложили добавить слово «digital» — это повысило уникальность без снижения объёма охраны.
2. Подобрали маркетинговые услуги по МКТУ, подали скорректированную заявку электронно.
3. Роспатент вынес положительное решение без запросов.

Результат

Изначально имеющее риски название зарегистрировано как товарный знак № 864311 без запросов со стороны Роспатента.

Задача

Зарегистрировать товарный знак для нового бренда одежды для защиты от копирования.

Решение

1. Провели проверку по 20+ основаниям — убедились, что регистрации ничего не мешает.
2. Отобрали товары и услуги по МКТУ, подали заявку электронно.
3. После положительного решения передали свидетельство клиенту.

Результат

Товарный знак № 915988 зарегистрирован за 3 месяца без доплат за ускоренную регистрацию.

Задача

Зарегистрировать слово «ЦЕХ» для барбершопа с целью дальнейшей продажи франшиз.

Проблема

По результатам проверки выявили поданную заявку «ЦЕХ» для однородных услуг — буквально за несколько дней до проведения нашего поиска. Получение отказа из-за неё было практически неизбежным.

Решение

Согласовали с клиентом изменение обозначения на производное — «БАРБЕРЦЕХ». Подали заявку с новым обозначением.

Результат

Товарный знак № 663137 зарегистрирован без запросов со стороны Роспатента.

Выводы

• Пошлины лучше оплачивать после проверки — возможно, придётся скорректировать обозначение.
• Поиск чужих заявок имеет смысл проводить и после подачи своей: реестры обновляются несколько дней.
• Заявку важно подавать максимально быстро — в идеале в день подписания договора.

Задача

Зарегистрировать обозначение «НАШ МАССАЖ» для услуг 41 и 44 классов МКТУ (баня, сауна, массаж, депиляция, ароматерапия, обучение, отдых и развлечения).

Проблема

Роспатент вынес предварительный отказ для всех услуг, кроме массажа и центра здоровья: эксперт счёл, что смысл обозначения не соответствует остальным услугам и может ввести потребителей в заблуждение.

Решение

Не согласились с экспертизой и доказали нашу правоту по каждой группе услуг:

• Обучение: нашли школы массажа и уточнили принадлежность услуг к обучению массажу.
• Отдых и развлечения: привели ссылки на отели и статьи, где массаж позиционируется как вид пассивного отдыха.
• Услуги бани: подтвердили ассоциацию купания с массажем статистикой бань с массажем.
• Ароматерапия и депиляция: указали на число салонов, где эти услуги сочетаются с массажем.

Результат

Получено свидетельство на товарный знак «Наш массаж» для всех первоначально заявленных услуг.

Задача

Разработать курс по товарным знакам для предпринимателей для журнала Контур.Эльба. Доступным языком раскрыть темы «как защитить свой бренд» и «как не нарушить чужие права».

Процесс

Собрали все вопросы, которые нам задавали клиенты за годы работы. Определили наиболее популярные, добавили обязательные темы. Структурировали материал совместно с командой Контур.Эльба.

Курс включает 4 урока:

1. Зачем нужен товарный знак.
2. Частые вопросы и заблуждения о регистрации.
3. Как выбрать название с шансами на регистрацию.
4. Пошаговая инструкция для самостоятельной подачи заявки.

Результат

Курс опубликован в журнале Контур.Эльба и доступен предпринимателям.

Задача

Защитить привлекательный пользовательский интерфейс программы от копирования конкурентами.

Проблема

Авторское право защищает программу для ЭВМ как таковую, но не идеи, принципы и визуальные творческие решения интерфейса. Копирование концепции UI при этом остаётся практически безнаказанным.

Решение

Регистрация промышленного образца — он охраняет внешний вид (визуальный дизайн) программы: графический пользовательский интерфейс.

В ходе работы:

• выявили наиболее привлекательные для копирования разделы (главное меню, функциональные страницы);
• сформулировали предложения по корректировке экранных копий — удалили несущественные признаки, чтобы не сужать объём охраны.

Результат

Получен патент на промышленный образец № 116 345.

Задача

Получить патент на настольную игру, чтобы запрещать конкурентам её использование.

Проблема

Согласно ст. 1350 ГК РФ правила и методы игр не являются изобретениями. Роспатент с высокой вероятностью выносит отказ по таким заявкам.

Решение

Настольную игру заявили не как набор правил, а как комплект — игровое поле с новым расположением клеток и фигуры с особенностями конструкции. Эксперт ФИПС усомнился в патентоспособности ряда признаков, направил уведомление.

В ответе мы разобрали каждый признак формулы и доказали, что конкретное выполнение игрового поля и конструкция фигур являются техническим решением, приводящим к объективному техническому эффекту.

Результат

Получен патент на изобретение № 2 690 572.

Задача

Обеспечить правовую охрану техническому решению до и после получения патента.

Проблема

Заявка на изобретение может находиться на экспертизе в ФИПС долгие месяцы и годы. Авторы не получают вознаграждения, лицензионная торговля невозможна, а круг осведомлённых лиц не контролируется.

Решение

Введён режим коммерческой тайны (ст. 1465 ГК РФ) в отношении теплоизоляционного и огнезащитного состава. Режим обеспечил:

• выплату вознаграждения авторам до получения патента;
• возможность лицензионной торговли с определённым предметом договора;
• идентификацию и ограничение круга лиц, имеющих доступ к сведениям о составе;
• материальную ответственность за разглашение.

Результат

Компания не потеряла время в ожидании патента: авторы мотивированы, лицензирование началось сразу, информационная безопасность обеспечена. После публикации патента режим КТ «сгорел» — техническое решение вышло в открытый оборот.

Задача

Подать международную заявку на выдачу патента в кратчайший срок.

Проблема

Ст. 1395 ГК РФ: заявка в зарубежное ведомство может быть подана не ранее, чем через 6 месяцев после подачи заявки в Роспатент. Только на патентный поиск в IT-сфере может уйти много времени.

Решение

1. Составили многозвенную формулу с несколькими независимыми пунктами и предпочтительными вариантами — это позволяет корректировать формулу в ходе экспертизы без проведения дорогостоящего поиска заранее.
2. Подали заявку по процедуре PCT одновременно с заявкой в Роспатент — таким образом, ждать 6 месяцев не нужно, а публикация международной заявки состоится раньше.

Результат

Нарушений ст. 1395 ГК РФ нет. Заявка подана в кратчайший срок без предварительного патентного поиска. Клиент уложился в отчётные сроки по грантовому договору.

Задача

Клиенту в рамках ОКР необходимо разработать новый состав для защиты графитированных электродов дуговых сталеплавильных печей. Задача — найти и проанализировать все современные технологии защиты, описанные в патентных документах.

Ход работы

Согласован регламент патентного поиска: ключевые слова, индексы МПК, страны исследования. Результаты оформлены в аналитическом отчёте по ГОСТ Р 15.011-96.

Результат

• Отобрано 64 технических решения с современными методами защиты электродов.
• Выявлено 5 наиболее ценных решений (по формулам, цитированию, географии).
• Определены 15 ведущих отечественных и зарубежных производителей.
• Выявлено 7 основных технических способов для задач ОКР.

Задача

Клиент рассматривал возможность ввоза фармацевтического препарата в Россию. Необходимо провести анализ патентной чистоты для постановки продукции на производство и подготовки к реализации на территории РФ.

Ход работы

Согласована программа исследований: ключевые слова и индексы МПК по объектам (препарат, технологии производства, штаммы, способы получения).

Из 12 отобранных патентных документов большинство не затрагивало исследуемый объект. Однако выявлен 1 патент, под действие которого объект попал полностью.

Рекомендации

• заключить лицензионный договор с патентообладателем;
• договориться о безвозмездном использовании при наличии оснований для аннулирования патента;
• оспорить патент в суде (при наличии оснований);
• изменить элемент, лишающий объект патентной чистоты.

Результат

Предотвращён патентный конфликт, убытки от которого при планируемых объёмах реализации относились бы к особо крупному размеру.

Задача

Клиент планировал вывод IT-продукта на территорию США. Задача — провести анализ патентных рисков и определить возможность свободной реализации продукта.

Ход работы

Согласован регламент: ключевые слова, индексы МПК, ведущие разработчики в отрасли.

По результатам поиска выявлено более 20 патентных документов трёх американских компаний, которые полностью перекрывают возможность свободной реализации подобных продуктов в США.

Рекомендации

• заключить лицензионное соглашение;
• договориться о безвозмездном использовании при наличии оснований для аннулирования;
• оспорить мешающие патенты;
• изменить элементы продукта, нарушающие чужие права.

Результат

Клиент узнал о рисках до выхода на рынок. В США патентообладатели активно защищают права, и незаконное использование изобретения может привести к миллионным убыткам и долгим судебным тяжбам.

Заказчик

ООО «Май» — владелец брендов Richard, Майский чай, Curtis, Лисма и Coffesso.

Задача

• Получить рекомендации по формированию патентной стратегии.
• Выявить восходящие технологические тренды.
• Найти новые технологии, ингредиенты, способы производства.
• Проанализировать активных игроков на рынке.

Ход работы

Согласован регламент: 100 ключевых слов, 50 индексов МПК, 30 наименований организаций, ретроспектива и география исследования.

По итогам поиска систематизированы 4 500 патентных документов (1 300 семейств, 23 НИОКР):

• 4 группы решений упаковок;
• 9 групп составов по типу ключевого компонента;
• 21 технологическое направление производства.

Результат

Технический анализ новых технологий и ингредиентов. Анализ динамики и географии патентной активности. Анализ патентных портфелей более 50 компаний с выявлением стратегий и сильнейших патентов. Рекомендации по патентной стратегии для ООО «Май».

Результаты опубликованы в журнале Ремедиум №12 (2018).

Заказчик

ГК «Ремедиум».

Задача

• Выявить и сопоставить активных российских и зарубежных патентообладателей на территории РФ в сегменте противоопухолевых препаратов.
• Проанализировать патентно-технологические тренды.

Результат

Динамика: определена динамика патентования действующих / недействующих патентов с 2000 года — выявлены наиболее активные периоды и оценена заинтересованность рынка в поддержании прав.

Конкуренты: определены ведущие отечественные и зарубежные патентообладатели, абсолютные лидеры-монополисты. Проанализированы их патентные портфели, стратегии развития и географическое покрытие.

Подробнее — в журнале Ремедиум №12 (2018).