Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 24.09.2008 за №360489 по заявке №2006722903/50 с приоритетом от 08.08.2006 на имя компании Каффе Неро Груп Плк, 3 Ниэл Стрит, 2нд Флор, Лондон, ВС2Х 9ПУ, Великобритания (далее - правообладатель) для услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Регистрация данного товарного знака действует до 08.08.2016.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «CAFFE NERO», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Словосочетание переводится с итальянского языка как «черный кофе».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 30.06.2009, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №360489 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак «CAFFE NERO» по свидетельству №360489 с приоритетом от 08.08.2006 является сходным до степени смешения в отношении услуг 43 класса МКТУ с товарным знаком «КОФЕНЭРО» по свидетельству №325929 с 2 приоритетом от 21.04.2006, принадлежащим компании ГРИФФИТС КОРПОРЕЙШН;

- сравниваемые знаки фонетически сходны, поскольку словесный элемент «КОФЕНЭРО» является транслитерацией словесного элемента «CAFFE NERO»;

- словесное обозначение «CAFFE NERO» с большинства европейских языков (итальянского, французского и испанского) переводится как «черный кофе», и, следовательно, транслитерация этого обозначения «КОФЕНЭРО» также переводится на русский язык как «черный кофе», то есть сравниваемые обозначении имеют одинаковую семантику;

- оспариваемый товарный знак выполнен стандартным шрифтом без каких-либо особенностей заглавными буквами латинского алфавита;

- товарный знак по свидетельству №325929 является комбинированным, включает изобразительный элемент, а словесный элемент выполнен художественным шрифтом заглавными буквами русского алфавита;

- буквы, которыми выполнен словесный элемент «КОФЕНЭРО» в противопоставленном товарном знаке, хорошо читаются, поэтому при визуальном восприятии знака в целом в первую очередь внимание потребителя концентрируется именно на этом элементе;

- практически все буквы сравниваемых обозначений «CAFFE NERO» и «КОФЕНЭРО» совпадают по звучанию и начертанию в латинском и русском алфавитах, то есть знаки в целом визуально сходны;

- анализ фонетического, семантического и визуального сходства позволяет сделать вывод о том, что указанные товарные знаки сходны;

- оба товарных знака зарегистрированы в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №360489 недействительной полностью.

3 Правообладатель товарного знака по свидетельству №360489, ознакомившись в установленном порядке с поступившим возражением, в отзыве от 29.03.2010, изложил следующее мнение:

- товарный знак по свидетельству №360489 представляет собой словосочетание «CAFFE NERO», которое транслитерируется как «кафе неро», а не «КОФЕНЭРО», как полагает лицо, подавшее возражение;

- словосочетание «CAFFE NERO» переводится с итальянского языка как «черный кофе»;

- приведенное в возражении утверждение о том, что данное словосочетание переводится как «черный кофе» также с французского и испанского языков, не соответствует действительности;

- словесный элемент «КОФЕНЭРО» имеет искусственное происхождение;

- таким образом, оспариваемый товарный знак имеет определенное смысловое значение, а словесный элемент противопоставленного товарного знака является фантазийным, то есть товарные знаки не сходны по семантическому критерию;

- данное обстоятельство является основанием для вывода о том, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения;

- также товарные знаки не являются сходными ни фонетически, ни графически;

- отсутствие фонетического сходства обусловлено существенным различием в произношении начальных частей словесных обозначений;

- начальная часть товарного знака по свидетельству №360489 произносится как «каффе» (ударение на «е»: в оспариваемом обозначении присутствует знак ударения);

- ввиду фантазийного характера словесного элемента противопоставленного товарного знака «КОФЕНЭРО» невозможно однозначно утверждать, на какой слог в данном слове приходится ударение; 4 - вместе с тем, начальная часть указанного слова представляет собой хорошо известное российскому потребителю слово «КОФЕ» (с ударением на «О»), логично предположить, что второй слог слова «КОФЕНЭРО» будет безударным;

- довод возражения о том, что все буквы сравниваемых обозначений являются совпадающими по начертанию в латинском и русском алфавитах, является необоснованным, поскольку совпадают только две буквы - «Е» и «О»;

- кроме того, оспариваемый товарный знак является словесным, а противопоставленный – комбинированным, включающим словесные и изобразительные элементы;

- правомерность изложенного выше подхода к сравнительному анализу товарных знаков по свидетельствам №360489 и №325929 подтверждается судебной практикой, а именно решением Арбитражного суда г. Москвы от 16 августа 2005 года по делу №А40-36100/05-93-308;

- названным судебным актом было установлено отсутствие сходства обозначений «МАК КАФЕ» и «McCoffee».

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №360489.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (08.08.2006) приоритета товарного знака по свидетельству №360489 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;

- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;

- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №360489 представляет собой словесное обозначение «CAFFE NERO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета.

Предоставление правовой охраны указанному товарному знаку оспаривается по пункту 1 статьи 7 Закона из-за наличия ранее зарегистрированного на имя другого лица товарного знака по свидетельству №325929.

Противопоставленный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее графический элемент в виде черного квадрата, на фоне которого выполнено изображение темнокожего человека в белых брюках, и словесные элементы «кофейня» и «кофенеро», размещенные, соответственно, в верхней и нижней части квадрата. Справа от квадрата расположен словесный элемент «КОФЕНЭРО», выполненный оригинальным шрифтом черного цвета со светлым контуром буквами русского 7 алфавита. При этом размер шрифта этого слова значительно больше размера шрифта словесных элементов, размещенных в квадрате. Словесный элемент «кофейня» является неохраняемым элементом товарного знака.

В противопоставленном знаке основным элементом, по которому знак (и, как следствие, товар/услуга и их производитель) идентифицируется потребителем, является словесный элемент «КОФЕНЭРО». Данный факт обусловлен тем, что слова легче воспринимаются и запоминаются человеком, а также выполнением данного элемента крупным шрифтом и его местоположением.

Анализ противопоставленных товарных знаков показал, что сопоставляемые знаки включают в свой состав в качестве основных индивидуализирующих элементов слова «КОФЕНЭРО» и «CAFFE NERO», которые имеют сходное звучание (к-о-ф-е-н-э-р-о/ к-а-ф-е-н-э-р-о), однако данное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений, поскольку они производят разное зрительное восприятие в целом.

Указанное достигается за счет того, что слова выполнены буквами различных алфавитов. При этом слово «КОФЕНЭРО» является фантазийным, поскольку анализ общедоступных словарно-справочных источников показал, что в русском языке отсутствует лексическая единица «КОФЕНЭРО». Кроме того, оно выполнено буквами русского алфавита, в силу чего будет прочитываться российскими потребителями, и восприниматься как абстрактное, оригинальное слово.

Напротив, элемент «CAFFE NERO» представляет собой устойчивое словосочетание, поскольку имеет определенное смысловое значение (в переводе с итальянского на русский язык означает «черный кофе», см. http://lingvo.yandex.ru). Его перевод для российского потребителя не составит труда, в силу частого употребления составляющих его слов в речевом обороте. В этой связи указанный элемент способен порождать вполне яркие, четкие смысловые ассоциации, обуславливающие его принципиальное отличие от противопоставленного знака.

8 Усугубляет несходство знаков и присутствие вспомогательных графических элементов в противопоставленном знаке.

Учитывая вышеизложенное, следует вывод об отсутствии сходства сравниваемых знаков до степени смешения, и соответственно коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает нарушений по пункту 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 30.06.2009, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №360489.