Анализ патентных рисков для IT-продукта

При выводе продукта на зарубежный рынок важно убедиться, не будет ли он нарушать патенты третьих лиц

Задачи клиента

При выводе продукта в другие страны ключевым является полноценный анализ рынка, который учитывает не только маркетинговые аспекты, но и правовые в т. ч. по вопросам интеллектуальной собственности.

Клиент решил вывести свой IT-продукт на территорию США. Для этого перед нами была поставлена задача провести анализ патентных рисков на территории США разработанного продукта и определить возможность его реализации.

Ход проведения исследования

Подготовительные работы

С клиентом согласован регламент проведения патентного поиска, который учитывал состав разработанного продукта, определены различные ключевые слова, индексы МПК и ведущих разработчиков в данной области.

Патентный поиск

По результатам проведенного патентного поиска выявлено более 20 патентных документов, принадлежавших 3 американским компаниям, которые полностью перекрывают возможность свободной реализации подобных IT-продуктов на территории США.

Рекомендации

В качестве рекомендаций по беспрепятственной реализации IT-продукта на территории США Клиенту были предложены следующие меры:

изменение (усовершенствование) элемента, который лишает объект проверки патентной чистоты;
опротестование или оспаривание мешающего патента в суде, если не истек срок исковой давности, на основании, например, отсутствия новизны, изобретательского уровня или наличия в формуле признаков, отсутствующих в первичных материалах заявки и др.;
договоренность с патентообладателем о безвозмездном использовании запатентованного технического решения в объекте проверки в случае достаточных оснований для аннулирования его патента;
подписание лицензионного договора с патентообладателем на право использования мешающего патента в объекте проверки с регистрацией в патентном ведомстве.

Польза от проекта

Выполнение проекта дало клиенту действительно ценную информацию о патентной ситуации на рынке, на котором планировалась реализация продукции.

На территории США правообладатели намного активнее следят за нарушениями своих патентами, чем в России. Незаконное использование изобретения в США может привести к миллионным убыткам и долгим судебным тяжбам. Крайне важно знать о таких рисках заранее, чтобы была возможность их предотвратить.