Регистрация договора в Роспатенте: какие сделки обязательно регистрировать

Почему подписанного договора мало

Компания продаёт бренд, даёт на него лицензию или закладывает его под кредит — стороны подписывают договор и считают дело сделанным. Но если договор касается товарного знака, патента или другого объекта из государственного реестра, одной подписи мало: само распоряжение правом нужно отдельно зарегистрировать в Роспатенте.

Регистрируют при этом не сам договор, а переход или предоставление права по нему. Пока в реестре значится прежний правообладатель, для всех третьих лиц хозяином знака остаётся он — что бы стороны ни подписали между собой.

Цена вопроса прямо в законе. По пункту 6 статьи 1232 ГК РФ при несоблюдении требования о регистрации переход исключительного права, его залог или предоставление права использования считаются несостоявшимися: договор связывает стороны, но вещного эффекта — права, которое можно противопоставить третьим лицам, — не возникает.

Какие договоры подлежат регистрации, а какие — нет

Общее правило сформулировано в п. 2 ст. 1232 ГК РФ: если сам результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации зарегистрировано, то и распоряжение исключительным правом на него нужно регистрировать. Лицензия — лишь один из таких договоров: одинаково регистрируют и продажу знака, и залог, и передачу прав во франшизе, а фиксируют при этом не текст договора, а сам факт распоряжения. Полная картина — в таблице.

Всё упирается в один вопрос: занесён ли сам объект в государственный реестр. Товарный знак, изобретение, полезная модель, промышленный образец там есть — значит, распоряжение правом на них регистрируют, в том числе по сублицензии и по договору коммерческой концессии. У произведения, ноу-хау или незарегистрированной программы реестра нет — лицензию на них в Роспатент нести не нужно; это же касается большинства SaaS, подписочных и коробочных продуктов, а также коммерческих обозначений. Программа для ЭВМ — пограничный случай: если правообладатель добровольно внёс её в реестр, распоряжение регистрируется на общих основаниях, если нет — договор действует без регистрации.

Юридически значимым для третьих лиц распоряжение делает запись в реестре — о предоставлении, переходе или обременении права. Подписанный договор без такой записи связывает только его стороны.

Дальше — подробно о самом частом из регистрируемых договоров, лицензии. При отчуждении исключительного права Роспатент может не разрешить продажу знака, названного так же, как компания-владелец, — из-за риска ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя; коммерческая концессия передаёт вместе с товарным знаком целый комплекс прав.

Распоряжения не будет без регистрации, но есть нюансы 

Согласно п. 2 ст. 1232 ГК РФ, при несоблюдении требования о регистрации предоставление права считается несостоявшимся. Это означает, что для третьих лиц лицензиат юридически не обладает правом использования объекта. Он не может противопоставить свои права покупателю товарного знака, другому лицензиату или нарушителю.

Предоставление права по незарегистрированному лицензионному договору считается несостоявшимся для третьих лиц, но сам договор порождает обязательства между его сторонами с момента подписания.

Верховный Суд РФ в п. 37 Постановления Пленума № 10 от 23.04.2019 г. разъяснил, что несоблюдение требования о регистрации не влечёт недействительности самого договора. Обязательства сторон по отношению друг к другу возникают с момента заключения договора и действуют независимо от последующей регистрации. Это подтверждается и практикой: в деле А40-222097/2020 лицензиат пытался отказаться от выплаты вознаграждения, ссылаясь на отсутствие регистрации, но суд обязал его исполнить обязательства.

Тем не менее для лицензиата отсутствие регистрации несёт серьёзные практические риски. Исключительный лицензиат без записи в реестре не сможет от своего имени защищать права на товарный знак или патент. Если правообладатель продаст объект третьему лицу, новый правообладатель не будет связан условиями незарегистрированной лицензии. Кроме того, использование товарного знака без записи о лицензии в реестре создаёт риск привлечения лицензиата к ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ за незаконное использование средства индивидуализации.

Для лицензиара последствия тоже неприятны. Расходы на выплату роялти по незарегистрированному договору могут быть оспорены налоговым органом как экономически необоснованные. Кроме того, правообладатель теряет возможность ссылаться на факт лицензирования как на доказательство использования товарного знака, что актуально при угрозе его аннулирования по ст. 1486 ГК РФ за неиспользование.

Смотрит ли Роспатент коммерческие условия договора

Перечень документов, которые необходимо подготовить для регистрации, зависит от того, кто подаёт заявление — обе стороны совместно или одна из них.

При совместном обращении обеих сторон пакет документов минимален. Роспатенту достаточно заявления по установленной форме, в котором указаны все существенные условия предоставления права. Это наиболее простой и распространённый вариант. Обе стороны даже могут уполномочить одного представителя, он сам все подпишет и отправит в Роспатент.

При обращении одной стороны к заявлению необходимо приложить один из документов, подтверждающих заключение договора: подписанное обеими сторонами уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом, нотариально удостоверенную выписку из договора, либо оригинал самого договора.

Независимо от варианта подачи потребуются также:

• документ, подтверждающий уплату патентной пошлины (квитанция, платёжное поручение);
• согласие на обработку персональных данных лиц, указанных в заявлении;
• доверенность на представителя (если заявление подаёт не сторона договора лично);
• нотариально заверенный перевод документов, представленных на иностранном языке.

В заявлении указываются данные сторон, реквизиты объекта интеллектуальной собственности (номер свидетельства или патента), вид лицензии (исключительная или неисключительная), срок действия, территория и способы использования. Размер вознаграждения и прочие коммерческие условия сделки Роспатент не интересуют.

При этом ведомство готовит реестр среднеотраслевых ставок роялти, а собрать его, не заглядывая в суммы поступающих договоров, невозможно. Снимается это обещанием Роспатента: публиковать он будет только усреднённые по отраслям ставки, без привязки к конкретным сделкам, — условия отдельного договора остаются закрытыми.

Сколько стоит процедура

Размер пошлины за регистрацию предоставления права использования по лицензионному договору зависит от вида объекта интеллектуальной собственности и количества объектов, включённых в договор. Пошлины установлены Положением о патентных и иных пошлинах (Постановление Правительства РФ от 10.12.2008 № 941 с последующими изменениями).

Дополнительно взимается 3 000 руб. за выдачу свидетельства о регистрации на бумажном носителе по ходатайству правообладателя. Эта опция не обязательна — по умолчанию Роспатент направляет уведомление о регистрации.

Пошлину следует оплачивать строго по реквизитам Роспатента. Ошибки в платёжных документах или невозможность идентифицировать платёж по информации из заявления могут стать основанием для отказа в регистрации. Актуальные реквизиты доступны на официальном сайте ведомства, также Роспатент предоставляет калькулятор пошлин для точного расчёта.

Сколько занимает времени

Формальный срок предоставления государственной услуги по регистрации предоставления права составляет 68 рабочих дней со дня поступления заявления в Роспатент. По факту, обычно можно успеть за пару месяцев, если все сделать правильно.

Процедура проходит несколько последовательных этапов. Сначала проверяется пошлина, потом корректность заполнения всех полей и полнота представленных сведений. При обнаружении неточностей Роспатент присылает запрос, что на 1-2 увеличит общий срок регистрации.

По результатам положительного рассмотрения сведения о предоставлении права использования вносятся в соответствующий реестр (Государственный реестр товарных знаков, Государственный реестр изобретений и т. д.), а заявителю направляется уведомление о регистрации.

Роспатент не предоставляет услугу ускоренной регистрации договоров. Если сделка срочная, закладывайте на процедуру не менее трёх месяцев с учётом возможных запросов ведомства.

Из-за чего отказывают — и как пройти с первого раза

Роспатент в своей процедуре ультра щепетильно проверяет вообще все. Поэтому, не смотря на кажущуюся простоту, ошибиться при подаче заявления не составляет никакого труда.

Пошлины. Посмотрите еще раз на табличку с пошлинами выше и обратите внимание: для разных объектов, их разных комбинаций и разных действий — разные пошлины.

Кроме суммы, Роспатент может прикопаться и к назначению платежа. Важно, чтобы оно толковалось однозначно, четко содержало реквизиты объектов и процедуру, за которую вы платите. Для надежности идентификации: копию платежного поручения следует прикреплять к заявлению.

Актуальность реестра. Ведомство не может просто так взять и зарегистрировать распоряжение правами для правообладателя, у которого поменялся, например, юридический адрес. Роспатент переживает, что если адрес другой, то и вы — не правообладатель. В итоге, при неактуальном реестре не получится зарегистрировать вообще никакое юридически значимое действие.

Но если вы обнаружили несоответствие заранее, то можно действовать на опережение и отправить заявления на актуализацию и на регистрацию распоряжения одновременно. Тогда Роспатент их рассмотрит практически одновременно, и общий срок увеличится не в два раза, а на пару недель. 

Обременения на объект: если товарный знак передан в залог, регистрация лицензии допускается только с согласия залогодержателя. Если на объект наложены обеспечительные меры по судебному акту, регистрация приостанавливается до их снятия.

Неуполномоченное лицо подало заявление (доверенность отсутствует, оформлена ненадлежащим образом или её срок истёк) — Роспатент все это тщательно проверяет.

Изменения и прекращение лицензии

Государственной регистрации подлежат не только первоначальное предоставление права, но и любые существенные изменения в зарегистрированном договоре, а также его прекращение.

Если стороны договорились изменить условия действующей лицензии — расширить или сузить территорию, добавить классы МКТУ, изменить размер роялти или срок действия — такие изменения необходимо зарегистрировать в Роспатенте. Для этого подаётся отдельное заявление по соответствующей форме и уплачивается пошлина.

Отдельная процедура предусмотрена для расширения предмета договора — например, когда стороны включают в действующий лицензионный договор дополнительные товарные знаки или патенты. В этом случае подаётся заявление специальной формы с уплатой дополнительной пошлины.

При прекращении лицензионного договора (истечение срока, расторжение по соглашению сторон, односторонний отказ) также необходимо обратиться в Роспатент для внесения записи о прекращении предоставления права. Это важно для обеих сторон: правообладатель получает возможность свободно распоряжаться объектом, а лицензиат снимает с себя обязательства перед третьими лицами. При одностороннем расторжении Роспатент не проверяет соблюдение порядка расторжения, предусмотренного договором, — это компетенция суда в случае спора.

Частые вопросы

Регистрируют сам договор или только переход права?

Регистрируют распоряжение — переход, предоставление или залог права. Сам текст договора в реестр не вносят: к заявлению достаточно приложить подписанное сторонами уведомление о распоряжении или нотариальную выписку.

Может ли подать заявление одна сторона?

Да, заявление вправе подать любая из сторон. Если его подписывают обе, к заявлению можно вообще ничего не прикладывать; если одна — понадобится уведомление, выписка или сам договор.

Сколько занимает регистрация и от чего зависит пошлина?

По административному регламенту — до 68 рабочих дней с даты поступления документов, около трёх месяцев. Пошлина зависит от вида договора и числа объектов в нём: например, за лицензию на один товарный знак — 15 000 рублей.