Лицензионный договор на объект интеллектуальной собственности, зарегистрированный в Роспатенте, сам по себе начинает действовать между сторонами с момента подписания. Однако для третьих лиц предоставление права по такому договору считается несостоявшимся до тех пор, пока оно не внесено в государственный реестр. Это правило прямо установлено ст. 1232 ГК РФ и подтверждено многочисленной судебной практикой.
В этом материале разберём, какие договоры подлежат обязательной регистрации, как подготовить документы и пройти процедуру в Роспатенте, какие пошлины предстоит уплатить и что произойдёт, если регистрацию проигнорировать.
Какие лицензионные договоры подлежат регистрации в Роспатенте
Общее правило сформулировано в п. 2 ст. 1232 ГК РФ: если сам результат интеллектуальной деятельности (РИД) или средство индивидуализации зарегистрировано, то и распоряжение исключительным правом на него тоже необходимо регистрировать. Применительно к лицензионным договорам это означает, что регистрация в Роспатенте обязательна при предоставлении права использования следующих объектов:
- товарные знаки и знаки обслуживания — вне зависимости от вида лицензии (исключительная или неисключительная), территории действия и количества классов МКТУ;
- изобретения, полезные модели, промышленные образцы — на весь срок действия патента или его часть;
- зарегистрированные в Роспатенте программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем — только в том случае, если сам объект был добровольно внесён в соответствующий реестр Роспатента.
Требование о регистрации распространяется не только на лицензионные, но и на сублицензионные договоры, если они заключены с согласия лицензиара и касаются перечисленных объектов. Аналогичный порядок действует для договоров коммерческой концессии (франчайзинга), предметом которых выступает комплекс прав, включающий товарный знак.
Важно понимать: регистрируется не сам лицензионный договор как документ, а факт предоставления права использования по нему. Именно это действие фиксируется в реестре и становится юридически значимым для третьих лиц.
Особый случай — программы для ЭВМ и базы данных. Регистрация самих программ в Роспатенте является добровольной, и большинство правообладателей её не проходят. Если программа не зарегистрирована, лицензионный договор на неё регистрировать в Роспатенте не нужно — достаточно соблюсти общие требования ГК РФ к форме и содержанию. А вот если правообладатель всё же внёс программу в реестр, распоряжение правами на неё через лицензию подлежит регистрации на общих основаниях.
Когда регистрация лицензии не требуется
Не все лицензионные договоры необходимо нести в Роспатент. Регистрация не требуется, если предметом договора являются объекты, не проходившие государственную регистрацию. Прежде всего это касается объектов авторского права: литературных, музыкальных, аудиовизуальных произведений, фотографий, дизайна и т.д. Исключительное право на них возникает в момент создания без какой-либо регистрации, и лицензионные договоры на такие объекты оформляются без участия Роспатента.
Аналогичная ситуация с секретами производства (ноу-хау): их правовая охрана не связана с регистрацией, а определяется установленным режимом коммерческой тайны. Лицензионный договор на ноу-хау заключается в простой письменной форме и не требует регистрации.
Не подлежат регистрации и лицензионные договоры на незарегистрированные программы для ЭВМ и базы данных. Поскольку депонирование программ в Роспатенте — право, а не обязанность, подавляющее большинство лицензий на ПО (включая SaaS, подписочные модели и коробочные продукты) обходятся без обращения в ведомство.
Наконец, коммерческие обозначения (фирменные наименования, не зарегистрированные как товарные знаки) также не являются объектами регистрации, а значит лицензионные договоры на них не нужно регистрировать.
Правовые последствия отсутствия регистрации
Вопрос о том, что произойдёт, если стороны подписали лицензионный договор на товарный знак или патент, но не зарегистрировали предоставление права в Роспатенте, долгое время оставался дискуссионным. Сейчас позиция высших судов достаточно определённа, хотя и содержит важные нюансы.
Согласно п. 2 ст. 1232 ГК РФ, при несоблюдении требования о регистрации предоставление права считается несостоявшимся. Это означает, что для третьих лиц лицензиат юридически не обладает правом использования объекта. Он не может противопоставить свои права покупателю товарного знака, другому лицензиату или нарушителю.
Предоставление права по незарегистрированному лицензионному договору считается несостоявшимся для третьих лиц, но сам договор порождает обязательства между его сторонами с момента подписания.
Верховный Суд РФ в п. 37 Постановления Пленума № 10 от 23.04.2019 г. разъяснил, что несоблюдение требования о регистрации не влечёт недействительности самого договора. Обязательства сторон по отношению друг к другу возникают с момента заключения договора и действуют независимо от последующей регистрации. Это подтверждается и практикой: в деле А40-222097/2020 лицензиат пытался отказаться от выплаты вознаграждения, ссылаясь на отсутствие регистрации, но суд обязал его исполнить обязательства.
Тем не менее для лицензиата отсутствие регистрации несёт серьёзные практические риски. Исключительный лицензиат без записи в реестре не сможет от своего имени защищать права на товарный знак или патент. Если правообладатель продаст объект третьему лицу, новый правообладатель не будет связан условиями незарегистрированной лицензии. Кроме того, использование товарного знака без записи о лицензии в реестре создаёт риск привлечения лицензиата к ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ за незаконное использование средства индивидуализации.
Для лицензиара последствия тоже неприятны. Расходы на выплату роялти по незарегистрированному договору могут быть оспорены налоговым органом как экономически необоснованные. Кроме того, правообладатель теряет возможность ссылаться на факт лицензирования как на доказательство использования товарного знака, что актуально при угрозе его аннулирования по ст. 1486 ГК РФ за неиспользование.
Документы для регистрации лицензионного договора
Перечень документов, которые необходимо подготовить для регистрации, зависит от того, кто подаёт заявление — обе стороны совместно или одна из них.
При совместном обращении обеих сторон пакет документов минимален. Роспатенту достаточно заявления по установленной форме, в котором указаны все существенные условия предоставления права. Сам лицензионный договор или выписку из него представлять не обязательно. Это наиболее простой и распространённый вариант.
При обращении одной стороны к заявлению необходимо приложить один из документов, подтверждающих заключение договора: подписанное обеими сторонами уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом, нотариально удостоверенную выписку из договора, либо оригинал самого договора.
Независимо от варианта подачи потребуются также:
- документ, подтверждающий уплату патентной пошлины (квитанция, платёжное поручение);
- согласие на обработку персональных данных лиц, указанных в заявлении;
- доверенность на представителя (если заявление подаёт не сторона договора лично);
- нотариально заверенный перевод документов, представленных на иностранном языке.
Заявление заполняется по форме, утверждённой Роспатентом. На сайте ведомства размещены как сами формы, так и примеры их заполнения для различных типов договоров. В заявлении указываются данные сторон, реквизиты объекта интеллектуальной собственности (номер свидетельства или патента), вид лицензии (исключительная или неисключительная), срок действия, территория и способы использования.
Перед подачей заявления стоит проверить, что сведения о правообладателе в реестре Роспатента актуальны. Если, к примеру, у организации изменился адрес или наименование, сначала необходимо внести соответствующие изменения в реестр, и лишь после этого подавать заявление о регистрации лицензии.
Размеры патентных пошлин
Размер пошлины за регистрацию предоставления права использования по лицензионному договору зависит от вида объекта интеллектуальной собственности и количества объектов, включённых в договор. Пошлины установлены Положением о патентных и иных пошлинах (Постановление Правительства РФ от 10.12.2008 № 941 с последующими изменениями).
Дополнительно взимается 3 000 руб. за выдачу свидетельства о регистрации на бумажном носителе по ходатайству правообладателя. Эта опция не обязательна — по умолчанию Роспатент направляет уведомление о регистрации.
Пошлину следует оплачивать строго по реквизитам Роспатента. Ошибки в платёжных документах или невозможность идентифицировать платёж по информации из заявления могут стать основанием для отказа в регистрации. Актуальные реквизиты доступны на официальном сайте ведомства, также Роспатент предоставляет калькулятор пошлин для точного расчёта.
Порядок подачи документов
Документы на регистрацию лицензионного договора можно подать тремя способами: нарочно (лично), почтовым отправлением или в электронном виде через официальный сайт Роспатента и портал Госуслуг.
Личная подача осуществляется по адресу: Москва, Бережковская набережная, д. 30, корп. 1. Приём документов ведётся в рабочие дни с 9:30 до 17:45 (в пятницу — до 16:45) с перерывом с 12:30 до 13:00. Этот способ удобен тем, что позволяет на месте уточнить полноту комплекта документов и получить отметку о приёме.
Почтовое отправление направляется на тот же адрес: Роспатент, Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993. Рекомендуется использовать заказное письмо с описью вложения и уведомлением о вручении.
Электронная подача — через официальный сайт Роспатента или через Единый портал государственных услуг. Для электронной подачи потребуется квалифицированная электронная подпись.
Независимо от способа подачи максимальный срок приёма и регистрации входящих документов составляет 5 рабочих дней с даты их поступления.
Сроки регистрации и этапы рассмотрения
Общий срок предоставления государственной услуги по регистрации предоставления права составляет 68 рабочих дней со дня поступления заявления в Роспатент. Однако фактический срок рассмотрения до принятия решения — не более 45 рабочих дней. Оставшееся время отводится на оформление документов и внесение записи в реестр.
Процедура проходит несколько последовательных этапов. После приёма и регистрации входящих документов (до 5 рабочих дней) специалисты Роспатента проводят проверку уплаты пошлины. На это отводится 10 рабочих дней. Если пошлина не оплачена или оплачена не в полном объёме, заявителю направляется уведомление с предложением устранить недостаток.
Далее следует проверка документов по существу. Роспатент анализирует полноту представленных сведений, соответствие данных в заявлении данным реестра, наличие необходимых подписей и полномочий. Если в документах обнаружены недочёты, заявителю направляется уведомление (запрос) с предложением представить разъяснения или недостающие документы. На ответ отводится определённый срок, а максимальный срок проверки ответа — 40 рабочих дней.
По результатам положительного рассмотрения сведения о предоставлении права использования вносятся в соответствующий реестр (Государственный реестр товарных знаков, Государственный реестр изобретений и т.д.). В течение 5 рабочих дней после этого заявителю направляется уведомление о регистрации.
Роспатент не предоставляет услугу ускоренной регистрации договоров. Если сделка срочная, закладывайте на процедуру не менее трёх месяцев с учётом возможных запросов ведомства.
Основания для отказа в регистрации
Роспатент может отказать в регистрации предоставления права использования по лицензионному договору по ряду оснований. Наиболее распространённые из них связаны с ошибками при подготовке документов и несоответствием сведений.
Отказ последует, если пошлина не уплачена или уплачена в неполном размере. Также Роспатент откажет, если невозможно идентифицировать платёж — например, в платёжном поручении указаны неверные реквизиты или отсутствует ссылка на номер патента или товарного знака.
Ведомство проверяет соответствие сведений в заявлении данным реестра. Если данные о правообладателе устарели (изменилось наименование, адрес, реквизиты), а соответствующие изменения не были внесены в реестр, регистрация лицензии невозможна до актуализации данных.
Основанием для отказа может стать наличие обременений на объект: если товарный знак передан в залог, регистрация лицензии допускается только с согласия залогодержателя. Если на объект наложены обеспечительные меры по судебному акту, регистрация приостанавливается до их снятия.
Отказ также возможен, если заявление подано неуполномоченным лицом (доверенность отсутствует, оформлена ненадлежащим образом или её срок истёк), либо если в заявлении указан объект, правовая охрана которого прекращена (истёк срок действия патента, товарный знак аннулирован).
При отказе в регистрации уплаченная пошлина не возвращается. Поэтому тщательная подготовка документов и предварительная проверка данных реестра — не формальность, а реальная экономия.
Регистрация изменений и прекращения лицензионного договора
Государственной регистрации подлежат не только первоначальное предоставление права, но и любые существенные изменения в зарегистрированном договоре, а также его прекращение.
Если стороны договорились изменить условия действующей лицензии — расширить или сузить территорию, добавить классы МКТУ, изменить размер роялти или срок действия — такие изменения необходимо зарегистрировать в Роспатенте. Для этого подаётся отдельное заявление по соответствующей форме и уплачивается пошлина.
Отдельная процедура предусмотрена для расширения предмета договора — например, когда стороны включают в действующий лицензионный договор дополнительные товарные знаки или патенты. В этом случае подаётся заявление специальной формы с уплатой дополнительной пошлины.
При прекращении лицензионного договора (истечение срока, расторжение по соглашению сторон, односторонний отказ) также необходимо обратиться в Роспатент для внесения записи о прекращении предоставления права. Это важно для обеих сторон: правообладатель получает возможность свободно распоряжаться объектом, а лицензиат снимает с себя обязательства перед третьими лицами. При одностороннем расторжении Роспатент не проверяет соблюдение порядка расторжения, предусмотренного договором, — это компетенция суда в случае спора.
Практические рекомендации: как избежать проблем при регистрации
Практика сопровождения лицензионных сделок показывает, что большинство задержек и отказов вызваны типовыми ошибками, которых можно избежать при должной подготовке.
Прежде всего, проверьте актуальность данных реестра до подачи заявления. Наименование и адрес правообладателя в реестре должны совпадать с данными в договоре и заявлении. Если компания прошла реорганизацию, сменила юридический адрес или руководителя — сначала актуализируйте сведения в реестре, а затем подавайте заявление на регистрацию лицензии.
При заполнении заявления указывайте все существенные условия лицензии: вид (исключительная или неисключительная), территорию, срок, способы использования, размер вознаграждения. Неполнота сведений — частая причина запросов со стороны Роспатента, каждый из которых удлиняет процедуру на несколько недель.
Оптимальный вариант подачи — совместное заявление обеих сторон. Это избавляет от необходимости прикладывать договор или нотариальную выписку и существенно упрощает процедуру. Если совместная подача невозможна, заранее подготовьте нотариально удостоверенную выписку из договора, содержащую все необходимые сведения.
Отдельное внимание уделите правильному оформлению платёжного поручения. Укажите в назначении платежа номер свидетельства или патента, вид юридически значимого действия и соответствующий подпункт Положения о пошлинах. Ошибки в платёжных реквизитах — одна из самых обидных причин задержек.
Если лицензионный договор включает несколько объектов (например, группу товарных знаков), заранее рассчитайте полную сумму пошлины с учётом доплат за каждый объект свыше первого. Калькулятор пошлин на сайте Роспатента поможет определить точную сумму.
Особенности регистрации для разных объектов ИС
Хотя общий порядок регистрации един, практика работы с разными объектами имеет свои нюансы.
Товарные знаки — наиболее частый объект лицензирования. При регистрации лицензии в заявлении необходимо указать номер свидетельства, классы МКТУ, способы использования знака и территорию. Если лицензия распространяется не на все зарегистрированные классы, это нужно прямо указать. Пошлина за регистрацию лицензии на один товарный знак составляет 15 000 руб. и является наиболее высокой среди всех объектов.
Для патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы пошлина существенно ниже — 4 000 руб. за первый патент. Однако следует учитывать, что срок лицензионного договора не может превышать срок действия патента. Если патент прекратил действие (в том числе из-за неуплаты пошлин за его поддержание), регистрация лицензии на него невозможна.
Зарегистрированные программы для ЭВМ и базы данных — относительно редкий объект для регистрации лицензий в Роспатенте. Пошлина составляет 5 000 руб. Важно различать: если программа не зарегистрирована в Роспатенте (что является нормой), лицензионный договор на неё не подлежит регистрации. Но если правообладатель всё же зарегистрировал программу, лицензия должна пройти установленную процедуру.
Нормативная база
Процедура регистрации распоряжения исключительным правом по договору опирается на несколько ключевых нормативных актов. Основополагающие нормы содержатся в части четвёртой Гражданского кодекса РФ: ст. 1232 (общие правила регистрации), ст. 1235 (лицензионный договор), ст. 1369 (распоряжение правами на изобретение), ст. 1490 (распоряжение правами на товарный знак).
Порядок регистрации детализирован в Постановлении Правительства РФ от 24.12.2015 № 1416, которым утверждены Правила государственной регистрации распоряжения исключительным правом по договору и перехода исключительного права без договора. Административный регламент предоставления государственной услуги утверждён Приказом Минэкономразвития РФ.
Размеры пошлин определены Постановлением Правительства РФ от 10.12.2008 № 941 (Положение о патентных и иных пошлинах) с последующими изменениями. Формы заявлений размещены на официальном сайте Роспатента.
Из судебной практики ключевое значение имеет Постановление Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвёртой Гражданского кодекса РФ», в частности пункты 37–38 о последствиях отсутствия регистрации.
