Права по лицензионному договору: объём и способы

«Получил лицензию» не значит «можно всё»

Компания заключила лицензионный договор на программу, платит вознаграждение, спокойно работает. Через год выкладывает продукт в облако и открывает к нему доступ клиентам по подписке — а правообладатель предъявляет претензию: в лицензии было только воспроизведение, доведение до всеобщего сведения ей никто не давал. Формально лицензиат оказался таким же нарушителем, как посторонний пират.

Права по лицензионному договору лицензиат получает не «на объект вообще», а строго теми способами, которые в договоре прямо перечислены. Правило прямое: право использования, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату (п. 1 ст. 1235 ГК РФ). Молчание договора работает не в пользу лицензиата, а против него: чего в тексте нет — того нет и в объёме прав.

Раздел о способах использования очерчивает границу дозволенного. Он определяет, что именно лицензиат вправе делать с чужим результатом интеллектуальной деятельности, и одновременно задаёт зону, выход за которую превращает пользователя в нарушителя исключительного права. Ниже — из чего складывается объём прав, как его правильно описать и на каких формулировках чаще всего спотыкаются стороны.

Способы использования — существенное условие, без которого договора нет

Закон относит способы использования к существенным условиям договора. Лицензионный договор должен предусматривать способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации наряду с указанием на сам предмет — реквизиты охранного документа (п. 6 ст. 1235 ГК РФ). Пока стороны не согласовали способы, существенное условие не считается согласованным, а сам договор рискует быть признанным незаключённым.

Последствия у этого жёсткие. Незаключённый договор не порождает прав: лицензиат не получает разрешения на использование, а уплаченное вознаграждение может быть истребовано обратно как неосновательное обогащение. Хуже того, всё фактическое использование объекта в этот период оказывается бездоговорным — то есть нарушением исключительного права правообладателя.

Каждый способ использования — это самостоятельное правомочие внутри исключительного права, и распоряжаться ими можно порознь. Одному лицензиату можно передать право на производство, другому — на продажу, третьему — на переработку. Более того, в одном договоре в отношении разных способов использования допустимы условия разных видов лицензии: например, исключительная лицензия на изготовление продукта по патенту и неисключительная — на его продажу (п. 3 ст. 1236 ГК РФ).

Из чего складывается объём прав: перечень способов по видам объектов

Единого списка способов использования на все объекты интеллектуальной собственности в законе нет. Для каждого вида объекта Гражданский кодекс даёт собственный перечень, и терминология в них не совпадает. Смешивать формулировки из разных статей нельзя: способы патента не заменяют способы товарного знака.

Произведения и программы для ЭВМ (ст. 1270 ГК РФ)

Для произведений — а к ним относятся программы для ЭВМ, базы данных, тексты, дизайн, аудиовизуальные произведения — перечень способов в ст. 1270 ГК РФ открытый: помимо названных, правообладатель может разрешать и иные действия. Практически значимые для лицензий на ПО:

• Воспроизведение — изготовление экземпляра в любой материальной форме. Для ПО это в том числе запись в память, установка на сервер, копирование на носитель. Базовый способ, без которого лицензиат просто не запустит продукт.
• Распространение — продажа или иное отчуждение оригинала либо экземпляров. Речь о передаче материального экземпляра, а не о выкладывании в сеть.
• Доведение до всеобщего сведения — предоставление доступа из любого места и в любое время, прежде всего через интернет. Ключевой способ для SaaS, облачных сервисов и онлайн-платформ; именно его чаще всего забывают вписать.
• Переработка (модификация) — создание производного произведения: изменение кода, кастомизация, доработка функционала.

Отдельная ловушка ПО: правомерный владелец экземпляра программы и без лицензии вправе совершать действия, необходимые для её работы по назначению (ст. 1280 ГК РФ). Но это следствие владения экземпляром, а не лицензионное право. Фраза «лицензиат вправе использовать программу по функциональному назначению» способы использования не согласовывает — под требования п. 6 ст. 1235 ГК РФ она не подходит.

Изобретения, полезные модели, промышленные образцы (ст. 1358 ГК РФ)

У патентных объектов структура прав иная. Использованием изобретения или полезной модели считается ввоз в РФ, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использован запатентованный объект. Если патент выдан на способ, использованием будет и само применение способа, и те же действия с продуктом, полученным непосредственно этим способом. Для промышленного образца — аналогичные действия с изделием, в котором он воплощён.

Способы здесь привязаны к звеньям цепочки создания стоимости, и их можно разводить между лицензиатами. Правообладатель вправе разрешить только изготовление продукта по патенту, оставив продажу за собой или другим лицензиатом; можно, наоборот, отдать лицензию только на продажу и импорт. Такие развязки типичны для международных сделок, где производство в одной юрисдикции, а сбыт — в другой.

Важный ориентир для объёма прав: изобретение считается использованным в продукте, если продукт содержит каждый признак независимого пункта формулы либо эквивалентный ему. Если лицензиат меняет продукт так, что хотя бы один признак формулы исчезает, он выходит за пределы запатентованного решения — и лицензия на такой продукт ему уже может не требоваться.

Товарные знаки (ст. 1484 ГК РФ)

Использованием товарного знака признаётся его размещение на товарах, этикетках, упаковке, на документации, в предложениях о продаже, в рекламе, в интернете, в том числе в доменном имени. Перечень тоже открытый.

В лицензии на знак объём прав определяется не только списком способов, но и перечнем товаров и услуг: регистрация знака привязана к классам МКТУ, и лицензия может охватывать все классы или их часть. Разумно уточнять и каналы — размещение на самом товаре, в рекламе, на вывеске, в доменном имени, в соцсетях.

Есть и обязательное условие именно для знака: качество товаров лицензиата должно быть не ниже качества товаров лицензиара, а лицензиар вправе это контролировать (ст. 1489 ГК РФ). Условие о контроле качества обязательно включается в договор. И ещё один эффект: использование знака лицензиатом по договору приравнивается к использованию самим правообладателем (п. 2 ст. 1486 ГК РФ), поэтому лицензия помогает удержать регистрацию от досрочного прекращения по неиспользованию.

Территория и срок: как объём прав ограничивается по умолчанию

Перечень способов отвечает на вопрос «что можно делать». Территория и срок отвечают на «где» и «как долго» — и, если стороны о них умолчали, закон подставляет свои значения, которые не всегда выгодны сторонам.

Территория. Если она в договоре не указана, лицензиат вправе использовать объект на всей территории Российской Федерации (п. 3 ст. 1235 ГК РФ). То есть отсутствие условия о территории не сужает права, а расширяет их до всей страны — что для правообладателя может быть неожиданностью. Отдельно для товарных знаков: лицензия не может дать прав за пределами территории, где знак зарегистрирован, — охрана национальна.

Срок. Он не может превышать срок действия исключительного права, и с его окончанием договор прекращается (п. 4 ст. 1235 ГК РФ). Если срок в договоре не определён, договор считается заключённым на пять лет. Пятилетний срок «по умолчанию» устраивает не всех: одним сторонам нужен более долгий горизонт, другим — короткий пилотный период.

К способам, территории и сроку добавляются количественные и целевые пределы — тираж, число пользователей или точек продаж, объём производства, разрешённые цели. Из перечня способов и всех этих ограничений и складывается итоговый объём прав по лицензии.

Как описать объём прав, чтобы он работал

Задача формулировки — попасть между двумя крайностями. Слишком общие слова грозят незаключённостью договора, слишком узкие — лишают лицензиата возможности нормально пользоваться объектом. Три правила помогают удержать баланс.

Первое — говорить терминами Гражданского кодекса. Для произведений это понятия ст. 1270 (воспроизведение, распространение, переработка, доведение до всеобщего сведения), для патентов — ст. 1358 (изготовление, применение, продажа, ввоз), для знаков — ст. 1484 (размещение на товарах, в документации, в рекламе, в интернете). Обороты «использовать по назначению», «применять в коммерческих целях», «эксплуатировать в производстве» юридически способами не являются и перечень не заменяют.

Второе — раскрывать каждый способ под конкретный объект. Если разрешено воспроизведение ПО — уточнить, на скольких серверах или рабочих станциях, с правом резервных копий или без. Если распространение товарного знака — на каких товарах, в каких каналах, в каком регионе.

Третье — сверять способы с бизнес-моделью лицензиата. Большая часть споров рождается из разрыва между тем, что лицензиат реально делает, и тем, что записано. Компания берёт патент под производство и продажу — в договоре должны стоять оба способа. Планирует продавать знак на маркетплейсах — это следует предусмотреть отдельно.

Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования
Товарного знака по свидетельству № ______ (класс 25 МКТУ —
одежда) следующими способами:
  - размещение на производимой продукции, её этикетках и упаковке;
  - использование в рекламных материалах;
  - использование на сайте Лицензиата в сети «Интернет».
Территория использования: Российская Федерация.
Срок: в пределах срока действия исключительного права на
Товарный знак, но не более срока настоящего договора.

Сублицензия: объём прав не может вырасти в цепочке

Когда лицензиат вправе выдавать сублицензии, он не может передать больше, чем получил сам. Сублицензиату предоставляются только те способы использования и в тех пределах, которые предусмотрены основным лицензионным договором (п. 2 ст. 1238 ГК РФ). Если в основной лицензии на знак — только размещение на товарах определённого класса, сублицензиат не вправе использовать знак в рекламе или доменном имени; срок и территория сублицензии тоже не могут выйти за рамки основного договора.

Поэтому формулировки основного договора задают «потолок» прав для всей цепочки. По умолчанию, к слову, права выдавать сублицензии у лицензиата нет — оно возникает, только если прямо разрешено договором (п. 1 ст. 1238 ГК РФ).

Выход за пределы способов — это нарушение исключительного права

Здесь проходит граница, которую стоит просчитать до подписания. Если лицензиат использует объект способом, не предусмотренным договором, это квалифицируется не как нарушение договора, а как нарушение исключительного права — с ответственностью по правилам ст. 1252 ГК РФ.

Разница в деньгах существенная. За нарушение условий договора взыскивают убытки и неустойку — то, что стороны согласовали. За внедоговорное использование правообладатель вправе требовать компенсацию, размер которой закон позволяет считать в том числе в двукратном размере стоимости права использования, и она может оказаться заметно выше договорных санкций. Проще говоря, «лишний» способ, не вписанный в лицензию, лицензиат применяет на свой страх и риск, как если бы договора не было вовсе.

Типичные ошибки объёма прав

Договорная практика даёт несколько устойчивых промахов при описании способов использования.

• Нет конкретных способов. «Предоставляется право использования товарного знака» без перечня способов не отвечает п. 6 ст. 1235 ГК РФ — риск признания договора незаключённым и возврата вознаграждения.
• Устаревшая терминология. Часть четвёртая ГК разграничивает отчуждение исключительного права (полная передача) и предоставление права использования (лицензия). Формулировка «передаются исключительные права на программу» создаёт неопределённость: это отчуждение или исключительная лицензия?
• Способы не совпадают с реальным использованием. В лицензии — «воспроизведение», а по факту продукт в облаке с доступом клиентов; или на знак дано размещение на товарах, а знак живёт в интернет-рекламе. Формально это другие способы.
• Механическое копирование чужого договора. Способы патента, товарного знака и ПО принципиально разные; перенос формулировок из одного договора в другой без привязки к виду объекта оставляет пробелы в объёме прав.

Проверить объём прав перед подписанием проще, если понимать, сколько эти права стоят: ширина способов, эксклюзивность, территория и срок напрямую влияют на обоснованный размер вознаграждения. Лицензия на производство, продажу и экспорт стоит дороже, чем лицензия только на продажу, а рыночную ставку под конкретный набор способов удобно проверять по накопленной практике вознаграждений.

Что проверить в разделе о способах до подписания

Перед тем как поставить подпись, объём прав стоит прогнать по короткому списку. Все ли способы, нужные для реальной деятельности, названы словами Кодекса — а не общими оборотами «по назначению». Указаны ли территория и срок или стороны сознательно оставляют значения по умолчанию (вся РФ, пять лет). Согласуется ли перечень с видом объекта — патент, знак или произведение. Есть ли для товарного знака условие о контроле качества, а для сублицензии — прямое разрешение и совпадение пределов с основным договором.

Лицензиату выгоднее перечислить способы «с запасом»: лишний способ в договоре рисков не создаёт, а недостающий способен парализовать деятельность или обернуться ответственностью за нарушение исключительного права. Лицензиару, наоборот, важно не отдать лишнего и сохранить за собой то, что он планирует использовать сам или передать другим. Сложные сделки, где в одном договоре и патент на технологию, и товарный знак для маркировки продукции, разумнее собирать вместе со специалистами по интеллектуальной собственности — цена ошибки в объёме прав здесь выше всего.