Способы использования объекта интеллектуальной собственности — одно из существенных условий любого лицензионного договора. Если стороны не согласовали, что именно лицензиат вправе делать с произведением, патентом или товарным знаком, договор может быть признан незаключённым. В этой статье разбираем, какие способы использования предусматривает Гражданский кодекс для разных объектов ИС, как правильно формулировать этот раздел в договоре и какие ошибки чаще всего приводят к спорам.
Почему способы использования — ключевое условие лицензии
Согласно п. 6 ст. 1235 ГК РФ лицензионный договор должен содержать указание на способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Это не рекомендация, а обязательное требование закона наряду с определением предмета договора. Без согласования способов использования договор считается незаключённым — а значит, лицензиат не получает никаких прав, даже если фактически платит вознаграждение и пользуется объектом.
Принципиально важно понимать, что лицензиат вправе использовать объект ИС только теми способами и в тех пределах, которые прямо предусмотрены договором. Отсутствие запрета на определённый способ использования не означает разрешения — такова логика исключительных прав в российском законодательстве. Если в лицензионном договоре на программу для ЭВМ указано только право воспроизведения, лицензиат не вправе её распространять, модифицировать или доводить до всеобщего сведения через интернет, даже если эти запреты не прописаны в тексте договора.
Лицензионный договор без согласованных способов использования считается незаключённым. Лицензиат может применять объект ИС только теми способами, которые прямо перечислены в договоре.
Каждый способ использования представляет собой самостоятельное правомочие в составе исключительного права, и право использования произведения каждым из способов может быть предметом отдельного лицензионного договора. Это означает, что правообладатель может выдать одному лицензиату право на воспроизведение программы, другому — на её распространение, третьему — на переработку. Более того, в силу п. 3 ст. 1236 ГК РФ в одном лицензионном договоре в отношении различных способов использования могут содержаться условия разных видов: например, исключительная лицензия на производство продукта с запатентованной технологией и неисключительная — на его продажу.
Способы использования произведений и программ для ЭВМ
Авторские произведения — самая обширная категория объектов ИС по количеству возможных способов использования. Статья 1270 ГК РФ устанавливает открытый перечень таких способов, а это значит, что помимо прямо перечисленных в законе, правообладатель может разрешать и иные действия, которые могут появиться с развитием технологий.
К произведениям в контексте лицензирования относятся программы для ЭВМ, базы данных, литературные и научные тексты, аудиовизуальные произведения, дизайнерские проекты и другие объекты авторского права. Для каждого из них набор практически значимых способов использования будет своим, хотя юридическая основа одна.
Воспроизведение — это изготовление одного или более экземпляра произведения или его части в любой материальной форме. Применительно к программам для ЭВМ воспроизведением считается в том числе запись программы в память компьютера, установка на сервер, копирование на носитель. Это базовый способ использования, без которого лицензиат фактически не сможет работать с программным продуктом.
Распространение произведения означает продажу или иное отчуждение его оригинала или экземпляров. Для ПО это право продавать копии программы на материальных носителях. Важно отличать распространение от доведения до всеобщего сведения: первое предполагает передачу материального экземпляра, второе — размещение в интернете.
Доведение до всеобщего сведения — предоставление доступа к произведению из любого места и в любое время по выбору пользователя, прежде всего через интернет. Для SaaS-сервисов, облачных решений и онлайн-платформ это ключевой способ использования, который обязательно следует указывать в лицензионном договоре.
Переработка (модификация) — создание производного произведения на основе существующего. Для программ это любые изменения кода, кастомизация, доработка функционала. Если лицензиат планирует адаптировать ПО под свои нужды, право на переработку должно быть прямо указано в договоре.
Среди других способов, которые могут быть актуальны в зависимости от объекта: публичный показ, публичное исполнение, сообщение в эфир и по кабелю, перевод, импорт, прокат. Для программ для ЭВМ характерна ещё одна особенность: правомерный владелец экземпляра программы вправе без согласия правообладателя совершать действия, необходимые для функционирования программы в соответствии с её назначением (ст. 1280 ГК РФ). Однако указание в договоре на право «использовать программу по функциональному назначению» не является надлежащим согласованием способов использования с точки зрения закона — это следствие владения экземпляром, а не лицензионное право.
При лицензировании ПО недостаточно написать «лицензиат вправе использовать программу по функциональному назначению». Необходимо перечислить конкретные способы в терминах ст. 1270 ГК РФ: воспроизведение, модификация, распространение и другие.
Способы использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов
Патентные объекты — изобретения, полезные модели и промышленные образцы — имеют принципиально иную структуру способов использования по сравнению с авторскими произведениями. Статья 1358 ГК РФ определяет, что патентообладатель вправе использовать объект любым не противоречащим закону способом, и приводит перечень ключевых действий.
Для изобретений и полезных моделей использованием считается: ввоз на территорию РФ, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использован запатентованный объект. Если патент получен на способ, то использованием также считаются все перечисленные действия в отношении продукта, полученного непосредственно этим способом, а также само применение способа.
Для промышленных образцов использованием являются аналогичные действия в отношении изделия, в котором воплощён промышленный образец, — ввоз, изготовление, продажа, предложение о продаже и хранение.
На практике при составлении лицензионного договора на патент важно учитывать, что способы использования привязаны к конкретным действиям в цепочке создания стоимости. Лицензиар может разрешить лицензиату только изготовление продукта по патенту, но не его продажу — тогда лицензиат будет производить продукцию, а реализовывать её станет сам правообладатель или другой лицензиат. Можно, наоборот, выдать лицензию только на продажу и импорт, оставив за собой производство. Такие комбинации часто используются в международных лицензионных сделках, когда производство сосредоточено в одной юрисдикции, а сбыт — в другой.
Изобретение признаётся использованным в продукте, если продукт содержит каждый признак, приведённый в независимом пункте формулы изобретения, либо эквивалентный ему признак. Это важно для понимания объёма прав по лицензии: если лицензиат модифицирует продукт так, что хотя бы один признак формулы перестаёт присутствовать, формально он выходит за пределы запатентованного решения — и ему может уже не требоваться лицензия.
Способы использования товарного знака
Товарные знаки занимают особое место среди объектов ИС, поскольку их использование неразрывно связано с индивидуализацией товаров и услуг в гражданском обороте. Статья 1484 ГК РФ закрепляет перечень способов использования товарного знака, который, как и в случае с авторскими правами, не является исчерпывающим.
Использованием товарного знака признаётся его размещение на товарах, включая этикетки и упаковку товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот. Товарный знак может размещаться при выполнении работ и оказании услуг, на документации, связанной с введением товаров в оборот, в предложениях о продаже товаров, а также в сети Интернет, в том числе в доменном имени.
При составлении лицензионного договора на товарный знак особенно важно конкретизировать перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставляется право использования. Регистрация товарного знака всегда привязана к определённым классам МКТУ, и лицензия может охватывать как все классы, так и их часть. Помимо классов, стоит уточнять и конкретные виды деятельности: размещение на самом товаре, использование в рекламных материалах, на вывеске, в доменном имени, в социальных сетях.
Ещё один практически значимый аспект — контроль качества со стороны лицензиара. Статья 1489 ГК РФ обязывает лицензионный договор на товарный знак содержать условие о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара, и что лицензиар вправе осуществлять соответствующий контроль. Хотя это не способ использования в узком смысле, данное требование напрямую влияет на то, как лицензиат может применять знак на практике.
Для целей сохранения правовой охраны товарного знака его использование лицензиатом по надлежащим образом оформленному договору приравнивается к использованию самим правообладателем (п. 2 ст. 1486 ГК РФ). Это значит, что лицензионный договор может быть не только источником дохода, но и инструментом поддержания регистрации знака в силе — достаточно, чтобы лицензиат фактически использовал обозначение.
Использование товарного знака по лицензии приравнивается к использованию самим правообладателем. Это важно для защиты от досрочного прекращения регистрации в связи с неиспользованием.
Как правильно формулировать способы использования в договоре
Грамотная формулировка раздела о способах использования — это баланс между полнотой и точностью. Слишком общие формулировки создают риск признания договора незаключённым, а чрезмерно узкие могут лишить лицензиата возможности полноценно использовать объект в своей деятельности.
Первое правило — использовать терминологию Гражданского кодекса. Для авторских произведений следует оперировать понятиями из ст. 1270 ГК РФ (воспроизведение, распространение, переработка, доведение до всеобщего сведения и т.д.), для патентов — из ст. 1358 (изготовление, применение, продажа, ввоз), для товарных знаков — из ст. 1484 (размещение на товарах, в документации, в рекламе, в интернете). Формулировки вроде «использовать по назначению», «применять в коммерческих целях» или «эксплуатировать в производстве» — не способы использования в юридическом смысле и не заменяют их.
Второе правило — раскрывать содержание каждого способа применительно к конкретному объекту. Если в лицензии на программу разрешено воспроизведение, полезно уточнить: на каком количестве серверов или рабочих станций, с правом создания резервных копий или без него. Если речь идёт о праве распространения товарного знака — указать, на каких именно товарах, в каких каналах продаж, в каком регионе.
Третье правило — согласовывать способы использования с бизнес-моделью лицензиата. Практика показывает, что значительная часть споров возникает именно из-за несоответствия между тем, что лицензиат реально делает с объектом, и тем, что написано в договоре. Если компания приобретает лицензию на патент для производства и продажи продукции, в договоре должны быть прямо указаны оба способа — и изготовление, и продажа. Если лицензиат планирует размещать товарный знак в интернет-магазине и на маркетплейсах — это нужно предусмотреть.
Примеры корректных формулировок для лицензионных договоров различных типов можно представить следующим образом. Для ПО: «Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования Программы следующими способами: (а) воспроизведение — установка и запуск Программы на серверном оборудовании Лицензиата в количестве не более 3 экземпляров; (б) модификация — адаптация интерфейса и настроек Программы для внутренних нужд Лицензиата без права изменения исходного кода ядра». Для товарного знака: «Лицензиат вправе использовать Товарный знак путём его размещения на продукции (класс 25 МКТУ — одежда), на этикетках и упаковке данной продукции, в рекламных материалах, на сайте Лицензиата в сети Интернет».
Ограничения и пределы прав лицензиата
Определение способов использования — это только часть задачи. Не менее важно установить пределы, в которых лицензиат может применять каждый из согласованных способов. Объём прав по лицензии формируется не только перечнем способов, но и совокупностью ограничений: по территории, по сроку, по объёму производства, по каналам сбыта и другим параметрам.
Территориальные ограничения определяют, в каких географических границах лицензиат вправе использовать объект ИС. Если в договоре территория не указана, по умолчанию действует вся территория Российской Федерации (п. 3 ст. 1235 ГК РФ). Для товарных знаков территория особенно важна: регистрация действует только в тех странах, где она получена, и лицензия не может предоставлять право использования за пределами территории охраны.
Количественные ограничения могут касаться объёма производства (не более N единиц продукции в год), числа пользователей (для ПО), тиража (для издательских лицензий) или числа точек продаж (для товарных знаков). Такие ограничения напрямую влияют на размер лицензионного вознаграждения и должны быть экономически обоснованы.
Целевые ограничения определяют, для каких целей лицензиат может использовать объект. Например, лицензия на патент может быть выдана исключительно для производства продукции гражданского назначения, или лицензия на программу — только для внутреннего использования без права сублицензирования. Запрет на предоставление сублицензий действует по умолчанию (ст. 1238 ГК РФ), если в договоре не указано иное.
На практике мы в Patent Family неоднократно сталкивались с ситуациями, когда слишком широкий объём прав по лицензии приводил к занижению стоимости объекта ИС для самого правообладателя, а слишком узкий — к невозможности лицензиата полноценно вести бизнес. Правильное определение объёма прав — это всегда компромисс, основанный на понимании бизнес-модели обеих сторон.
Связь способов использования с размером вознаграждения
Объём предоставляемых прав — один из главных факторов, определяющих размер лицензионного вознаграждения. Чем больше способов использования предусмотрено в договоре и чем шире пределы каждого из них, тем выше экономическая ценность лицензии для лицензиата и, соответственно, тем выше обоснованный размер платежей.
При определении ставки роялти или фиксированного платежа эксперты-оценщики и стороны сделки учитывают несколько ключевых параметров. Во-первых, количество способов использования: лицензия, включающая право на производство, продажу и экспорт, стоит дороже, чем лицензия только на продажу готовой продукции. Во-вторых, эксклюзивность: исключительная лицензия по конкретному способу использования предполагает более высокую ставку, чем неисключительная. В-третьих, территория и срок: чем шире география и дольше период, тем значительнее объём прав.
Для оценки рыночного вознаграждения за лицензию часто используется метод освобождения от роялти, при котором моделируются денежные потоки лицензиата от использования объекта ИС и определяется справедливая доля, причитающаяся правообладателю. Способы использования напрямую влияют на прогноз выручки: лицензиат, получивший право только на внутреннее использование технологии, генерирует иной денежный поток, чем тот, кто может производить и продавать продукцию.
Типичные ошибки при определении способов использования
Анализ судебной практики и договорной работы показывает несколько устойчивых категорий ошибок, которые допускают стороны при согласовании способов использования.
Наиболее распространённая ошибка — отсутствие конкретных способов в тексте договора. Формулировки «предоставляется право использования товарного знака» или «лицензиат получает право на использование программы» без указания конкретных способов не отвечают требованиям п. 6 ст. 1235 ГК РФ. В случае спора суд может признать такой договор незаключённым, что влечёт за собой возврат уплаченного вознаграждения и, потенциально, ответственность лицензиата за бездоговорное использование.
Вторая ошибка — использование устаревшей терминологии. До 2008 года действовал Закон «Об авторском праве и смежных правах», в котором использовались термины «передача исключительных прав» и «передача неисключительных прав». Часть четвёртая ГК РФ разграничивает отчуждение исключительного права (полная передача) и предоставление права использования (лицензия). Когда в лицензионном договоре написано «передаются исключительные права на программу», это создаёт правовую неопределённость: имеется ли в виду отчуждение или исключительная лицензия?
Третья ошибка — несоответствие способов реальному использованию. Например, в лицензии на программу указано только «воспроизведение», а лицензиат размещает программу в облаке и предоставляет к ней доступ клиентам — это уже доведение до всеобщего сведения, которое не покрывается правом на воспроизведение. Или в лицензии на товарный знак указано право размещения на товарах, а лицензиат использует знак преимущественно в интернет-рекламе — формально это другой способ использования.
Четвёртая ошибка связана с неучётом специфики объекта. Способы использования патента и товарного знака принципиально различаются, и механическое копирование формулировок из одного договора в другой недопустимо. Для патентных лицензий ключевые способы — изготовление, применение, продажа, для товарных знаков — размещение на товарах и в рекламе, для ПО — воспроизведение, модификация, распространение.
Формулировки «передаются права на использование» или «предоставляется право применять по назначению» — не являются надлежащим согласованием способов использования и создают риск признания договора незаключённым.
Способы использования и сублицензирование
Когда лицензиат получает право предоставлять сублицензии, возникает вопрос об объёме прав, который он может передать дальше. Гражданский кодекс устанавливает чёткое правило: по сублицензионному договору сублицензиату могут быть предоставлены только те способы использования и в тех пределах, которые предусмотрены основным лицензионным договором (п. 2 ст. 1238 ГК РФ).
Это означает, что сублицензиат не может получить более широкие права, чем лицензиат. Если в основной лицензии на товарный знак предусмотрено только размещение на товарах определённого класса МКТУ, сублицензиат не вправе использовать знак в рекламе или в доменном имени. Аналогично, срок и территория сублицензии не могут выходить за пределы основного договора. Правообладателю следует особенно внимательно подходить к формулированию способов использования в основном договоре, поскольку эти формулировки определяют «потолок» прав для всей цепочки лицензиатов.
Судебная практика: когда способы использования становятся предметом спора
Суд по интеллектуальным правам неоднократно подчёркивал, что перечень способов использования товарного знака в ст. 1484 ГК РФ не является исчерпывающим. Изготовление товара в форме товарного знака также признаётся использованием, что важно для лицензиатов, работающих с объёмными знаками или дизайнерской продукцией.
Отдельную категорию составляют споры о выходе за пределы лицензии. Если лицензиат использует объект ИС способом, не предусмотренным договором, это квалифицируется не как нарушение договора, а как нарушение исключительного права — со всеми вытекающими последствиями, включая возможность взыскания компенсации по правилам ст. 1252 ГК РФ. Разница существенна: при договорном нарушении взыскиваются убытки и неустойка, при нарушении исключительного права — компенсация, размер которой может быть значительно выше.
Сводная таблица способов использования по объектам ИС
Практические рекомендации для сторон лицензионного договора
Качественное согласование способов использования начинается с понимания бизнес-процессов лицензиата. Прежде чем фиксировать условия в договоре, стороны должны ответить на вопрос: что именно лицензиат будет делать с объектом ИС на каждом этапе своей деятельности?
Для правообладателя принципиально определить, какие способы использования он готов предоставить, а какие оставить за собой или передать другим лицензиатам. Если правообладатель сохраняет за собой право на производство, а лицензиату разрешает только продажу — это должно быть чётко зафиксировано. Если компания лицензирует товарный знак для использования на определённой категории товаров — нет смысла включать в договор избыточные способы использования, не связанные с этой категорией.
Для лицензиата критически важно убедиться, что все необходимые для его деятельности способы использования включены в договор. Лучше перечислить «с запасом» — наличие в договоре способа, который лицензиат не будет применять, не создаёт юридических рисков, в то время как отсутствие необходимого способа может парализовать деятельность или привести к ответственности за нарушение исключительного права.
Обеим сторонам рекомендуется привлекать к согласованию условий лицензии специалистов по интеллектуальной собственности, которые понимают специфику каждого вида объектов и могут выстроить формулировки в соответствии с требованиями закона и судебной практики. Особенно это актуально для сложных сделок, в которых лицензируются одновременно разные объекты: например, патент на технологию и товарный знак для маркировки продукции, произведённой по этой технологии.
