Оспариваемый товарный знак по заявке №2001712211/50 с приоритетом от 23.04.2001 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 17.04.2003 за №243929 на имя Закрытого акционерного общества Научно-производственное предприятие «ГЕРДА», 123308, Москва, Хорошевская 3-я ул., 2 (далее - правообладатель), в отношении товаров 06, 09, 11 и услуг 37, 38 классов МКТУ.
В соответствии с данными Госреестра 21.11.2006 перечень товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №243929, был изменен следующим образом: 06 - обычные металлы и их сплавы; металлические строительные материалы; передвижные металлические конструкции и сооружения; металлические материалы для рельсовых путей; металлические тросы и проволока; скобяные и замочные изделия; металлические трубы; сейфы; изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам; руды; 09 - кабели коаксиальные, кабели оптико-волоконные, кабели электрические; провода магнитные; провода электрические; проводники электрические; проволока медная изолированная; проволока плавкая из металлических сплавов; 11 - устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические; 37 - строительство; ремонт; установка оборудования; 38 - связь, включая телевизионное, кабельное вещание, радиовещание.
Сведения о внесении указанных изменений в перечнь регистрации №243929 опубликованы 12.01.2007.
Согласно описанию, приведенному в заявке, товарный знак представляет собой сочетание заглавных букв «М», «К», «Э», «Ш», «В», которые несут следующую смысловую нагрузку: «М» - монтажный, «К» - кабель, «Э» - экранированный, «Ш» - шланг, «В» - виниловый. В целом слово «МКЭШВ» означает “кабель монтажный экранированный с виниловым шлангом”.
В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 20.07.2007 изложено мнение о том, что регистрация №243929 словесного товарного знака «МКЭШВ» произведена в нарушение требований, установленных статьей 1 и пунктами 1, 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, №3520-1, введенного в действие 17.10.1992 (далее — Закон), а также пунктом 1 статьи 6-ter Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее - Парижской конвенции).
Мотивы возражения сводятся к следующему:
- товарный знак «МКЭШВ» по свидетельству №243929 представляет собой отдельные буквы русского алфавита, не имеющие словесного характера, выполненные стандартным шрифтом;
- оспариваемое обозначение применительно к кабельной продукции не является фантазийным;
- товарный знак «МКЭШВ» является общепринятым обозначением кабелей монтажных и представляет собой сокращение марки кабелей монтажных многожильных, а именно кабеля с изоляцией и оболочкой из поливинилхлорида экранированного - МКЭШ и указание на тип защитного покрытия - В;
- марка кабеля МКЭШВ была включена в ГОСТ 10348-71 в 1971 г. и в ГОСТ 7006-72 в 1972 г., в 1980 г. взамен ГОСТ 10348-71 был принят ГОСТ 10348-80, в котором также используется аббревиатура МКЭШ, указывающая на марку кабеля;
- на основании требований указанных выше ГОСТов различными производителями изготавливаются монтажные многожильные кабели с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, предназначенные для фиксированного межприборного монтажа устройств, маркированных МКЭШВ;
- то есть знак «МКЭШВ» служит подтверждением характеристик продукции, а не средством индивидуализации, как это установлено статьей 1 Закона;
- данное обозначение введено во всеобщее употребление в качестве общепринятого сокращения марки кабеля и широко используется в качестве наименования товара - кабеля монтажного многожильного с поливинилхлоридной изоляцией специалистами электротехнической отрасли производства, работниками торговли и потребителями;
- оспариваемый знак включает в себя элемент «МКЭШ», также вошедший во всеобщее употребление для обозначения кабеля экранированного;
- правомерность отнесения аббревиатуры «МКЭШВ» к общепринятым обозначениям кабелей монтажных многожильных подтверждена также Постановлением федерального арбитражного суда Московского округа от 05 августа 2005 г. №КГ-А41/6995-05;
- в соответствии с РД 16.287-85 марка кабельного изделия представляет собой сочетание согласных и гласных букв, цифр и определяет их применение, материал токопроводящей жилы, материал оболочки;
- в соответствии с ОСТ 160.800.365-76 и ГОСТ 7006-72 буквы в маркировке кабельной продукции МКЭШ и МКЭШВ означают: М - монтажный; К - комбинированная изоляция из поливинилхлоридного пластика и пленки; Э - экранированный; ШВ - выпресованный поливинилхлоридный защищенный шланг;
- соответственно маркой «МКЭШВ» в течение длительного периода времени маркируется продукция, вошедшая во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида и ставшего для различных производителей и потребителей видовым понятием товара, указывающим на его назначение и качественные характеристики;
- в этой связи обозначение «МКЭШВ» указывает на вид, качество и назначение продукции;
- буква «В» не придает марке «МКЭШВ» каких-либо существенных различительных особенностей по отношению к марке «МКЭШ», поскольку в указанных обозначениях она воспринимается специалистами как дополнительное указание на тип защитного покрытия - выпресованный поливинилхлоридный защитный шланг;
- обозначение «МКЭШВ» будет ложным (способным ввести в заблуждение) в отношении всех товаров, относящихся к электрооборудованию (кроме кабелей), в число которых согласно Постановлению «О правилах проведения сертификации электрооборудования» входит широкая номенклатура электротехнических устройств изделий, а также арматура;
- соответственно обозначение «МКЭШВ» будет восприниматься производителями и потребителями не как фантазийное, а как правдоподобное, достоверное указание на вид, назначение и характер товара (для кабелей), при этом для других товаров, относящихся к электрооборудованию, в том числе товаров 6, 11, 37 и услуг 38 классов МКТУ, указанных в свидетельстве №243929 данное обозначение является ложным;
- кабельная продукция, маркированная обозначением «МКЭШВ», а также продукция, маркированная обозначением «МКЭШ», как базовым элементом оспариваемого обозначения, производится и реализуется на территории Российской Федерации различными организациями (ЗАО «МПО Электромонтаж», ЗАО «Москабельмет», ЗАО «Энергомет», ЗАО «Связь угольной промышленности», ЗАО ПКП «Электротехника», ОАО «Дивногорский завод низковольтовой аппаратуры», Электротехническая компания «Электрострой Плюс», ЗАО «Электрокабель», ЗАО «Томский кабельный завод», ОАО «Амурский кабельный завод», ЗАО «Камкабель», Электротехническая компания «ФБН Сервис», Компания «Элком-Электро» и др.);
- ни одна из приведенных организаций, предоставляя сведения о производителях и поставщиках кабельной продукции «МКЭШ», не указывала на правообладателя товарного знака «МКЭШВ» по свидетельству №243929 - ЗАО Научно-производственное предприятие «ГЕРДА»;
- из Дополнительного соглашения №2 к договору №03/86-671 от 22 мая 2003 г., заключенного между ЗАО «Кабельный завод «Кавказкабель» и НПП «Герда», следует, что НПП «Герда» получает право на реализацию монтажного кабеля марок МКЭКШВ, МКЭШВ;
- товарный знак «МКЭШВ» и базовый элемент марки многожильного кабеля «МКЭШ» являются фонетически сходными (совпадает четыре звука из пяти, словесные элементы состоят из одинакового количества слогов), что касается последней буквы «В» в товарном знаке «МКЭШВ», то она является глухой и практически не слышится при озвучивании всего слова, то есть не меняет восприятие обозначения в целом;
- наряду с фонетическим сходством, отсутствие в товарном знаке «МКЭШВ» по свидетельству №243929 стилизованного шрифта и/или особенностей дизайна, а также цветового оформления позволяет говорить об идентичности обеих обозначений и об отсутствии различительной способности у обозначения «МКЭШВ», не позволяющей обеспечивать функцию индивидуализации товаров, маркируемых этим обозначением.
Лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:
- ГОСТ 10348-80, на 7 л. [1];
- Выдержки из «Общероссийского классификатора продукции (ОКП)», на 5 л. [2];
- Постановление Государственного комитета РФ по стандартизации и метрологии «О правилах проведения сертификации электрооборудования» (в редакции Постановлений Госстандарта РФ от 03.01.2001 N 1, от 21.08.2002 N 80), на 42 л. [3];
- ОСТ 160.800.365-76, на 40 л. [4];
- Кабель монтажный парной скрутки экранированный в ПВХ шланге для стационарной прокладки, ТУ16.К13-027-2001, на 15 л. [5];
- ГОСТ 7006-72 (ИПК Издательство стандартов), на 16 л. [6];
- ГОСТ 7006-72 (Комитет стандартизации и метрологии СССР), на 24 л. [7];
- Информация из сети Интернет о продукции МКЭШ и компаниях, ее производящих и реализующих [8]:
- ООО «Кабельные технологии», на 4 л.,
- ООО «Донкабель», на 4 л.,
- Финансово-промышленная компания, на 3 л.,
- ЗАО «МПО Электромонтаж», на 6 л.;
- ЗАО «Энергомет», на 4 л.;
- ЗАО «Связь угольной промышленности», на 4 л.;
-ЗАО ПКП «Электротехника», на 5 л.;
-Электротехническая компания «Электрострой Плюс», на 4 л.;
- Компания «Универсал Техно», на 6 л.;
-Электротехническая компания «ФБП Сервис», на 5 л.;
- Компания «Секоин-кабель», на 5 л.;
- Компания «Выбор-максимум», на 2 л.;
- Компания «Элком-Электре», на 5 л.;
- Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 05 августа 2005 г. №КГ-А41/6995-05, на 4 л. [8];
- Договор №03/86-671 от 22 мая 2003 г., заключенный между ЗАО «Кабельный завод «Кавказкабель» и НПП «Герда», на 5 л. [9].
На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку «МКЭШВ» по свидетельству №243929 недействительным полностью.
Правообладатель товарного знака по свидетельству №243929 в установленном порядке был ознакомлен с поступившим возражением и на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 01.10.2007, представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами, изложенными в возражении.
При этом в отзыве указывается следующее:
- в соответствии с пунктом 3 статьи 2 Федерального закона от 11 декабря 2002 г. №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в отношении заявок на регистрацию товарного знака, знака обслуживания, заявок на регистрацию и предоставление права пользования наименованием места происхождения товара, заявок на предоставление права пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения товара, поданных до даты вступления в силу данного Федерального закона, а также в отношении зарегистрированных до даты вступления в силу данного Федерального закона товарных знаков и знаков обслуживания применяются переходные положения, в том числе заключающиеся в том, что к обозначениям, заявленным на регистрацию до даты вступления в силу данного Федерального закона, применяются требования, предусмотренные законодательством, действовавшим на дату подачи заявки;
- в возражении в нарушение этого положения рассматриваются правовые нормы и фактические обстоятельства по состоянию на дату подачи возражения, а не на дату подачи заявки;
- как в возражении, так и в приложениях к нему, к этой дате относятся только ГОСТы и ОСТ, в которых обозначение «МКЭШВ» не упоминается;
- таким образом, нельзя считать доказанным вхождение обозначения во всеобщее употребление или существование других обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 статьи 6 Закона, по состоянию именно на дату подачи заявки - 23 апреля 2001 г.;
- по состоянию на данный момент не доказано независимое производство или импорт продукции под рассматриваемым обозначением множеством предприятий;
- большинство из упомянутых в возражении организаций, в том числе и лицо, подавшее возражение, представляет собой не производителей, а торгующие организации, предлагающие к продаже продукцию заводов, связанных с правообладателем.
Правообладателем были представлены следующие материалы:
- письмо ООО «ДОНКАБЕЛЬ» за №827 от 27.09.2007, на 1 л. [10];
- письмо ЗАО НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» за №В-5/3419 от 25.09.2007, на 1 л. [11].
Учитывая вышеизложенное, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №243929.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.
С учетом даты приоритета (23.04.2001) заявки №2001712211/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака по свидетельству №243929 включает в себя упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Минюсте России 08.12.1995 за №989, введенные в действие с 29.02.1996 (далее – Правила).
Согласно пункту 1 статьи 28 Закона регистрация товарного знака может быть признана недействительной полностью или частично в течение всего срока ее действия, если она была произведена в нарушение требований, установленных статьей 6 Закона.
В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью, вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида, являющихся общепринятыми символами и терминами или указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.
Согласно пункту 2.3. (1.1) Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности:
- обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера;
- общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров.
Пунктом 2.3 (1.3) Правил определено, что под обозначениями, вошедшими во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара того же вида различными производителями стало видовым понятием.
В соответствии с пунктом 2.3 (1.4) Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.
К обозначениям, характеризующим товары, согласно пункту 2.3 (1.5) Правил отнесены, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.
Согласно абзацу второму пункта 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.
К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности (пункт 2.3 (2.1) Правил).
Обозначение признается ложным или вводящим потребителя в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.
Товарный знак по свидетельству №243929 с приоритетом от 23.04.2001 является словесным и представляет собой сочетание заглавных букв русского алфавита «М», «К», «Э», «Ш», «В», выполненных стандартным шрифтом черного цвета без какого-либо характерного графического исполнения.
Поскольку указанное буквосочетание неудобопроизносимо с точки зрения русского языка, довод, изложенный в возражении о том, что обозначение «МКЭШВ» не обладает различительной способностью, является обоснованным. Так, отсутствие графической проработки буквенных элементов не позволяет воспринимать обозначение как композицию элементов, отличную по уровню восприятия от сочетания расположенных на одной строке букв «М», «К», «Э», «Ш», «В». Оно является сложным для восприятия и запоминания, в силу чего не способно породить ассоциаций, достаточных для запоминания.
В связи с изложенным, оспариваемый товарный знак подпадает по действие пункта 1 статьи 6 Закона и пункта 2.3. (1.1) Правил, поскольку представляет собой обозначение, не обладающее различительной способностью, то есть лишенное отличительных признаков.
При этом, материалы [10-11], представленные правообладателем, не позволяют прийти к выводу о том, что на дату подачи заявки обозначение «МКЭШВ» воспринималось исключительно как средство индивидуализации выпускаемых ЗАО Научно-производственное объединение «ГЕРДА» товаров 06, 09, 11 и оказываемых услуг 37, 38 классов МКТУ.
Анализ представленных лицом, подавшим возражение, материалов [1-9] показал следующее.
Отраслевым стандартом (ОСТ 160.800.365-76 [4]) определено, что обозначение марки провода должно состоять из букв и двух чисел, разделенных тире. При этом буквенная часть маркировки означает следующее: М – монтажный, П, С, К – конструкцию изоляции: соответственно пленочную, сплошную, комбинированную, Э – экран, О – защитное покрытие.
В соответствии с Государственным стандартом союза ССР (ГОСТ 7006-72 [7]) защитные покровы кабелей, предназначенные для защиты кабелей от механических повреждений и от коррозии, могут состоять из следующих элементов: подушки, брони, наружного покрова. При этом указанные элементы в зависимости от конструктивных особенностей и состава также обозначаются буквой или буквосочетанием.
Например, буква К является указанием на броню из стальных оцинкованных круглых проволок, а буквосочетание Шв – на наружный покров, имеющий следующие особенности: а) битумный состав, вязкий подклеивающий состав или битум, б) ленту полиэтилентерефталатную, в) выпресованный поливинилхлоридный защитный шланг.
То есть, по существу, буквенное обозначение маркировки проводов/кабелей представляет собой аббревиатуру, используемую производителями для указания их технических характеристик.
Так, в ГОСТе 10348-80 [1] содержится аббревиатура МКЭШ, определяющая марку кабеля экранированного с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика.
Наличие приведенной информации обуславливает вывод о восприятии знака «МКЭШВ» как марки монтажного кабеля экранированного с изоляцией, имеющего особенности защитного покрытия.
Довод правообладателя о том, что ГОСТы и ОСТы не содержат буквосочетания «МКЭШВ», что не позволяет рассматривать его в качестве марки кабелей, не может быть признан обоснованным ввиду следующего.
Приведенные в возражении ГОСТы и ОСТы содержат общие правила маркировки кабелей/проводов и закрепляют за каждой буквой или буквосочетанием указание на определенную техническую характеристику продукции. При этом состав букв варьируется в зависимости от конкретных характеристик. Упоминание в нормативных документах буквосочетаний «МКЭШ» и «ШВ» дает основание для вывода о том, что буквосочетание в целом «МКЭШВ» воспринимается как указание на характеристики продукции (наличие буквы В не привносит фантазийности), которое должно быть свободным для использования всеми производителями данного вида продукции.
Неся в себе информацию относительно свойств товара, обозначение «МКЭШВ» не способно выполнять основную индивидуализирующую функцию товарного знака – отличать продукцию различных производителей.
Указанный вывод подтверждается Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 05 августа 2005 г. №КГ-А41/6995-05 [8], в котором отмечено, что ОАО «Экспокабель» использует обозначение «МКЭШВ» не как товарный знак, принадлежащий ЗАО Научно-производственное предприятие «ГЕРДА», а как марку кабельной продукции.
Кроме того, описание товарного знака, приведенное в материалах заявки №2001712211/50 самим правообладателем оспариваемой регистрации, также содержит указание на то, что буквенные элементы «МКЭШВ» несут смысловую нагрузку, связанную с техническими характеристиками изделий – “кабель монтажный экранированный с виниловым шлангом”.
Таким образом, применительно к товарам 09 класса МКТУ - кабели коаксиальные, кабели оптико-волоконные, кабели электрические; провода магнитные; провода электрические; проводники электрические; проволока медная изолированная; проволока плавкая из металлических сплавов, в отношении которых действует оспариваемая регистрация, элемент «МКЭШВ» носит описательный характер, указывая на вид продукции (кабель) и её свойства (провод электрический – неизолированный или изолированный проводник электрического тока, состоящий из одной или нескольких проволок, провод монтажный – провод электрический для фиксированного и гибкого монтажа электро- и радиоаппаратуры, Политехнический словарь, А.Ю. Ишлинский, Москва, «Советская энциклопедия», 1989, с.416, 417 [12], кабель – один или несколько герметически изолированных проводов, употребляется для передачи на расстояние электрической энергии или электрических сигналов, Словарь русского языка, С.И. Ожегов, Москва, «Русский язык», 1990, с. 260 [13]).
При этом для товаров 06 класса МКТУ (обычные металлы и их сплавы; металлические строительные материалы; передвижные металлические конструкции и сооружения; металлические материалы для рельсовых путей; металлические тросы и проволока; скобяные и замочные изделия; металлические трубы; сейфы; изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам; руды), представляющих собой товары другого вида, элемент «МКЭШВ» является ложным.
Для товаров 11 класса МКТУ (устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические) оспариваемый товарный знак способен нести информацию об их комплектации, при этом в случае использования составляющих с другими техническими параметрами обозначение «МКЭШВ» будет ложным.
Что касается сопровождения рассматриваемым знаком услуг 37 (строительство; ремонт; установка оборудования) и 38 (связь, включая телевизионное, кабельное вещание, радиовещание) классов МКТУ, то для перечисленных услуг исследуемый элемент указывает на то, что при их оказании используются кабели определенной марки или является ложным.
Резюмируя изложенное, товарный знак «МКЭШВ» по свидетельству №243929 противоречит требованиям пункта 1 статьи 6 Закона, поскольку указывает на вид и свойства товара, а также требованиям пункта 2 статьи 6 Закона.
Вместе с тем Палата по патентным спорам считает неубедительным доводы лица, подавшего возражение, в отношении несоответствия оспариваемого знака абзацу 6 пункта 1 статьи 6 Закона и пункта 2.3 (1.4) Правил, так как материалами возражения не доказано, что обозначение «МКЭШВ» является общепринятым термином.
Согласно источнику информации [13] понятие “термин” означает в русском языке “слово или словосочетание, являющееся названием определенного понятия какой-нибудь специальной области науки, техники, искусства (технические термины, словарь музыкальных терминов)”.
В возражении не представлена словарно-справочная литература, содержащая указание на то, что буквосочетание «МКЭШВ» является именно термином в области электротехники.
Также, Палатой по патентным спорам не установлено наличие признаков, характеризующих товарный знак по свидетельству №243929, как обозначение, вошедшее во всеобщее употребление для товаров определенного вида.
Утверждение лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый знак для кабельной продукции до даты подачи заявки перешел в категорию обозначения вида товара, носит декларативный характер, поскольку никаких документов, позволяющих оценить объем и период выпуска товаров предприятиями, приведенными в возражении, представлено не было.
В отношении довода возражения о регистрации оспариваемого товарного знака в нарушение стати 6-ter Парижской конвенции Палата по патентным спорам отмечает следующее.
Абзац 3 пункта 1 статьи 6 Закона устанавливает запрет на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, предусмотренных статей 6-ter Парижской конвенции.
На основании указанных статей Парижской конвенции и Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих из обозначений, представляющих собой государственные гербы, флаги и эмблемы; официальные названия государств, эмблемы, сокращенные или полные наименования межправительственных организаций; официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия или сходных с ними до степени смешения.
В связи с тем, что материалами возражения не подтверждено отношение элемента «МКЭШВ» к государственной символике, а именно, к официальным контрольным, гарантийным и пробирным клеймам, ссылка на нарушение приведенной нормы не обоснована.