Товарный знак по заявке №2005724372/50 с приоритетом от 26.09.2005 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 20.06.2007 за №328249 на имя ООО «Ультрамар», Россия (далее – правообладатель) в отношении услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации до 26.09.2015.

Товарный знак по свидетельству №328249 представляет собой словесное обозначение «LAFEI-NIER», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 04.09.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №328249, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктами 3, 6 статьи 1483 Кодекса и подпунктом 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- китайская компания (один из представителей лица, подавшего возражение) является правообладателем товарного знака «LAFEI-NIER» по свидетельству №228658, имеющего более ранний приоритет, зарегистрированного в отношении товаров 25 класса МКТУ. Для продвижения своей продукции китайская компания осуществляла различные хозяйственные сделки с предпринимателями и организациями России. С 2000 года товары под товарным знаком «LAFEI-NIER» широко и массово поставлялись, реализовывались и рекламировались на территории Российской Федерации как продукция китайской компании. В связи с чем, по мнению лица, подавшего возражение, регистрация оспариваемого товарного знака на имя российской компании способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги под товарным знаком «LAFEI-NIER», а также с местом их происхождения.

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с комбинированным товарным знаком по свидетельству №228658, включающим словесный элемент «LAFEI NIER», зарегистрированным на имя китайской компании, поскольку словесные элементы сравниваемых товарных знаков тождественны фонетически и семантически, а товары 25 класса МКТУ однородны услугам 35 класса МКТУ;

- лицо, подавшее возражение, отмечает, что согласно статье 6-septies Парижской конвенции по охране промышленной собственности «если агент или представитель того, кто является владельцем знака в одной из стран Союза, подает без разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от своего собственного имени в одной или нескольких таких странах, владелец имеет право воспрепятствовать регистрации или потребовать ее аннулирования либо, если закон страны это разрешает, переоформления регистрации в свою пользу, если только агент или представитель не представит доказательств, оправдывающих его действие»;

- при выходе на российский рынок правообладатель противопоставленной регистрации и правообладатель оспариваемой регистрации имели хозяйственные отношения по поставкам, ввозу, рекламе и реализации в Российской Федерации продукции 25 класса МКТУ под товарным знаком «LAFEI-NIER». Однако до подачи заявки на регистрацию товарного знака «LAFEI-NIER» на имя ООО «Ультрамар» правообладатель противопоставленной регистрации не был уведомлен об этом, а при вынесении решения по ней на имя российской компании был введен в заблуждение относительно возможности регистрации.

В обоснование своих доводов, лицо, подавшее возражение, представило следующие документы:

- распечатки с сайта Роспатента (товарные знаки №228658 и №328249) на 3 л. - [1];

- распечатки свидетельств на товарные знаки, зарегистрированных в других патентных ведомствах на 126 л. - [2];

- публикации из сети Интернет на 21 л. - [3];

- страницы из каталогов на 14 л. - [4];

- договор №048/ВКО от 29.03.2005 на 1 л. - [5];

- сертификаты соответствия на имя ИП Железняк У.П. и приложения к ним на 6 л. - [6];

- декларации о соответствии изделий швейных женских на 3 л. - [7];

- санитарно-эпидемиологическое заключение от 02.03.2005 на 1 л. - [8];

- санитарно-эпидемиологическое заключение от 21.03.2005 на 1 л. - [9];

- санитарно-эпидемиологическое заключение от 21.03.2005 на 1 л. - [10];

- товарные накладные на 2 л. - [11];

- счет-фактуру на 1 л. - [12];

- накладную от 05.03.2002 на 1 л. - [13];

- таможенные декларации и приложения к ним на 10 л. - [14];

- расходную накладную № 64 от 20.05.2003 на 3 л. - [15].

Дополнительно лицом, подавшим возражение, были представлены следующие пояснения к возражению:

- китайская компания (правообладатель товарного знака по свидетельству №228658) не давала ООО «Ультрамар» согласия на регистрацию товарного знака, сходного с товарным знаком по свидетельству №228658, в отношении однородных товаров и услуг;

- договор купли-продажи с точки зрения своего оформления и содержания не является и не может рассматриваться как согласие правообладателя товарного знака по свидетельству №228658 на регистрацию на имя иного лица сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству №328249 в отношении однородных товаров и услуг.

Также лицом, подавшим возражение, были представлены следующие копии документов для приобщения их при рассмотрении данного возражения, а именно:

- исковое заявление ООО «Ультрамар» о защите прав на товарный знак и взыскании денежной компенсации в Мещанский районный суд г.Москвы, определение суда на 8 л. - [16];

- исковое заявление ООО «Ультрамар» о защите прав на товарный знак и взыскании денежной компенсации в Арбитражный суд Московской области, определение арбитражного суда на 9 л. - [17];

- исковые заявления компании Шантоу С.Е.З. ЙЕ-Шенг Гармент Ко ЛТД от 21.09.2009 и от 17.08.2009 в Арбитражный суд г.Москвы, определение арбитражного суда на 20 л. - [18];

- постановление № 77/11/18063/ 6АС/2009 от 13.08.2009 на 2 л. - [19];

- акты о наложении ареста (описи имущества) от 24.08.2009 и от 20.08.2009 на 7 л. - [20];

- акты совершения исполнительных действий от 14.08.2009 и от 24.08.2009 на 4 л. - [21];

- исполнительный лист Мещанского районного суда г.Москвы на 4 л. - [22];

- заявления ООО «Ультрамар» исх.№136/2009 от 26.06.2009, исх.№44/2009 от 24.06.2009, исх.№62/2009 от 24.06.2009, исх.№03/2009 от 25.05.2009 на 4 л. - [23];

- лицензионные договоры на использование товарного знака по свидетельству №228658: №01 от 15.01.2009, №02 от 15.01.2009, №03 от 15.01.2009 на 13 л. - [24];

- заявление компании Шантоу С.Е.З. ЙЕ-Шенг Гармент Ко ЛТД в ОБЭП от 25.08.2009 на 3 л. - [25];

- протоколы осмотров сайтов LAFEINIER.RU и LAFEI-NIER.RU на 47 л. - [26];

- справки ООО «Гарант-Парк-Телеком»: от 05.11.2009 и от 16.09.2009 на 3 л. - [27];

- постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 03.09.2009 на 4 л. - [28];

- постановление от 16.09.2009 и протокол к нему на 4 л. - [29];

- нотариальные удостоверения на 18 л. - [30];

- материалы заявки №2009713725 на 3 л. - [31];

- материалы заявлений представителей китайской компании «Шаньтоу С.Е.З. Е-Шен Гармент Ко. ЛТД» на 10 л.[32];

- экспертное заключение переводчика китайского языка на 1 л.- [33];

- постановление №09 АП-26710/20099-ГК от 26.01.2010 Девятого Арбитражного Апелляционного суда на 4 л. - [34];

- постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству от 10.09.2009 на 1 л. - [35];

- письмо МВД России ГУВД по г.Москве №06/6-Ж-1 от 19.05.2010 на 1л. - [36];

- протокол очной ставки от 04.03.2010 на 16 л. - [37];

- постановление УВД г.Новосибирска об отказе в возбуждении уголовного дела от 04.05.2010 на 3 л. - [38];

- письмо ООО «Ультрамар» №16/03 от 16.03.2010 на 3 л. - [39];

- постановление УВД г.Новосибирска об отказе в возбуждении уголовного дела от 07.05.2010 на 2 л. - [40];

- материалы объяснения от 16.03.2010 на 3 л.- [41];

- письмо ТПП России в Восточной Азии и приложение к нему на 13 л. - [42];

- страницы публикации «Введение в интеллектуальную собственность», ВОИС, 1998 на 4 л. - [43].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №328249 недействительной полностью.

Правообладатель, ознакомленный с материалами возражения от 04.09.2009, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- представленные материалы возражения не содержат пояснений, подтверждающих заинтересованность каждого из лиц, подавших возражение, в оспаривании правовой охраны товарного знака по основаниям пункта 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон);

- возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному подпунктом 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, подано рядом лиц, а именно ИП Железняк Е.В., ИП Седых Н.А., ООО «Управляющая компания «Проект+», которые не только не являются заинтересованными лицами, но и не являются обладателями исключительного права на товарный знак в одном из государств – участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности;

- правообладатель отмечает, что в возражении и в ряде приложенных документов из государств-участников Парижской конвенции имеются разночтения и, поскольку в возражении не указана, какая из этих регистраций рассматривается как правовое основание подачи возражения по подпункту 3 пункта 1 статьи 28 Закона, то «нельзя считать доказанным, что лицо, подавшее возражение, и правообладатель охранных документов иностранных государств являются одним и тем же лицом»;

- анализ большинства приложенных к возражению копий охранных документов, выполненных на иностранном языке, не может быть проведен, ввиду отсутствия их перевода;

- доверенность, копия которой приложена к возражению от имени китайской компании, не легализована в установленном порядке; полномочия ее подписавшего – ВУ Вен Чао ничем не подтверждены, никем не удостоверены, то есть данная доверенность не соответствует установленным требованиям и не может быть признана в качестве документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего возражение.

На основании изложенного, в соответствии с положениями пункта 5.1 Правил ППС правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №328249.

К отзыву правообладателем представлены копии документов:

- нотариальные свидетельства (выписка об изменении регистрационных данных предприятия и устав компании) на 24 л. - [44];

- договор купли-продажи товаров народного потребления с правом эксклюзивной поставки от 01.03.2005 на 12 л. - [45].

Признавая заинтересованность лиц в подаче данного возражения, коллегия руководствовалась следующими нормами.

В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным:

- подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 Кодекса (пункт 3 статьи 6, пункт 1 статьи 7 Закона), может быть подано в палату по патентным спорам заинтересованным лицом;

- подпунктом 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса (подпункт 3 пункта 1 статьи 28 Закона), может быть подано в палату по патентным спорам заинтересованным обладателем исключительного права на товарный знак в одном из государств-участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

На основании пункта 2.1 Правил ППС возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку на имя агента или представителя лица, которое является обладателем исключительного права на этот товарный знак в одном из государств-участников Парижской конвенции, подается заинтересованным обладателем исключительного права на этот товарный знак.

Оценив документы, представленные лицами, подавшими возражение, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность каждого из них в подаче данного возражения по основаниям противоречия регистрации требованиям пункта 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона в связи со следующим.

Подача возражения была осуществлена от имени «Шантоу С.Е.З. Йе Шенг Гармент Ко.», ЛТД, ИП Железняк Е.В., ИП Седых Н.А., ООО «Управляющая компания «Проект+». При этом «Шантоу С.Е.З. Йе Шенг Гармент Ко.», ЛТД является правообладателем исключительных прав на товарный знак по свидетельству №228658, а иным лицам предоставлено право использования данного знака на основании зарегистрированных в установленном порядке лицензионных договоров. При этом из представленных документов усматривается, что основанием для обращения за защитой интеллектуальных прав, связанных с государственной регистрацией товарного знака по свидетельству №328249, явилось предъявление в судебном порядке ООО «Ультрамар» претензий к ИП Железняк Е.В., ООО «Управляющая компания «Проект+», о нарушении ими исключительных прав на товарный знак по свидетельству №228658, а также осуществление ООО «Ультрамар» иных действий, направленных на воспрепятствование хозяйственной деятельности указанных лиц. Таким образом, в распоряжении коллегии Палаты по патентным спорам имеется информация, иллюстрирующая обстоятельства, связанные с тем, что существование оспариваемого товарного знака ущемляет права (создает реальную угрозу ущемления прав) указанных выше лиц как хозяйствующих субъектов.

Относительно оспаривания регистрации по подпункту 3 пункта 1 статьи 28 Закона установлено следующее.

Возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с неправомерностью такого предоставления по указанным выше основаниям может быть подано заинтересованным обладателем исключительного права на товарный знак в одном из государств-участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности (пункт 3 статьи 1513 Кодекса). Поскольку ни Железняк Е.В., ни Седых Н.А., ни ООО «Управляющая компания «Проект+» таковыми не являются, то они не вправе инициировать оспаривание регистрации товарного знака по данному основанию. В этой связи возражение в данной части подлежит отклонению.

На заседании коллегии, состоявшемся 24.05.2010, от правообладателя было представлено ходатайство о переносе даты заседания коллегии на более поздний срок, мотивированное тем, что в судебном порядке рассматривается иск о применении последствий недействительности ничтожной сделки к решению о регистрации товарного знака «LAFEI-NIER» №2005724372 от 22.02.2007г., т.е. те же требования, что и Палатой по патентным спорам. Решение судом вопроса о действительности договора [45] имеет непосредственное значение для принятия коллегией правильного решения.

Данное ходатайство было коллегией Палаты по патентным спорам отклонено ввиду того, что предмет споров, рассматриваемых в судебном порядке и палате по патентным спорам, различен (действительность договора и правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку). Отказывая в удовлетворении указанного ходатайства, коллегия также исходила из того, что наличие судебного спора не препятствует рассмотрению возражения с точки зрения охраноспособности знака с учетом имеющихся в деле документов на момент обращения за защитой права.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета заявки (26.09.2005) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №328249 включает в себя Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883, пересмотренную в Брюсселе 14.12.1900, в Гааге 06.11.1925, в Лондоне 02.06.1934, в Лиссабоне 31.10.1958 и Стокгольме 14.07.1967 и измененную 02.10.1990 (далее – Парижская конвенция), Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированные Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила) и вышеуказанный Кодекс.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно подпункту 2.5.1 Правил к обозначениям, представляющим собой или содержащим элементы, которые являются ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в данном пункте, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с абзацем 3 пункта 1 статьи 28 Закона предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью в течение всего срока действия правовой охраны, если она была предоставлена на имя агента или представителя лица, которое является обладателем исключительного права на этот товарный знак в одном из государств-участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности, с нарушением требований, установленных данной конвенцией.

Согласно статье 6-septies Парижской конвенции, если агент или представитель того, кто является владельцем знака в одной из стран Союза, подает без разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от своего собственного имени в одной или в нескольких таких странах, владелец имеет право воспрепятствовать регистрации или потребовать ее аннулирования либо, если закон страны это разрешает, переоформления регистрации в свою пользу, если только агент или представитель не представит доказательств, оправдывающих его действие.

Владелец знака имеет право, при наличии условий, предусмотренных выше, воспрепятствовать использованию знака агентом или представителем, если только он не давал согласия на такое использование.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2005724372/50 является словесным и состоит из элементов «LAFEI» и «NIER», выполненных заглавными буквами латинского алфавита с простановкой знака дефиса между ними.

Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №328249 предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ: продажа, реализация товаров народного потребления (текстильной промышленности).

Анализ знака на соответствие положениям пункта 3 статьи 6 Закона показал следующее.

Представленные материалы [2-15] иллюстрируют, что до даты подачи заявки, по крайней мере с 2002 года, на российском рынке присутствовали товары 25 класса МКТУ «одежда», сопровождаемые обозначением «LAFEI-NIER» совместно с изображением короны. При этом в качестве производителя указывалась китайская компания. Согласно же сведениям сети Интернет история торговой марки «LAFEI-NIER» началась с 1993 года [3]. Оценивая представленные материалы в совокупности (в том числе и сведения о наличии исключительных прав у ШАНТОУ С.Е.З. ЙЕ ШЕНГ ГАРМЕНТ КО.,ЛТД на территории иностранных государств), коллегия приходит к выводу, что производителем их выступала китайская компания ШАНТОУ С.Е.З. ЙЕ ШЕНГ ГАРМЕНТ КО., ЛТД.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам имеются основания полагать, что до даты подачи заявки у российского потребителя имелась устойчивая ассоциативная связь между товарами одежда, маркированными обозначением «LAFEI-NIER», и китайской компанией.

Коллегия отмечает, что оспариваемый знак содержит в своем составе словесный элемент «LAFEI-NIER», фонетически тождественный словесному элементу «LAFEI NIER», используемому китайской компанией. Услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, представляют собой услуги, связанные с продажей, реализацией товаров народного потребления (текстильной промышленности), то есть оказываются, в том числе и в отношении товаров 25 класса МКТУ одежда, что предопределяет совместную встречаемость исследуемых обозначений в гражданском обороте.

Высокая степень сходства обозначения, используемого ШАНТОУ С.Е.З. ЙЕ ШЕНГ ГАРМЕНТ КО., ЛТД, и обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака по свидетельству №328249, достигаемая путем включения в их состав тождественного элемента «LAFEI NIER», и пересечение деятельности производителей одежды и продавцов одежды позволяют усмотреть, что в данном случае потребитель будет идентифицировать источник происхождения товаров и услуг, как один и тот же. При этом не имеет значения наличие или отсутствие согласия на регистрацию, поскольку введение в заблуждение обусловлено сложившейся репутацией и узнаваемостью марки «LAFEI NIER» у российского потребителя, не осведомленного о контрагентах производителя одежды.

Принимая во внимание изложенное, коллегия полагает, что регистрация товарного знака по свидетельству №328249 противоречит требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, а, следовательно, является неправомерной полностью.

Учитывая, что для признания регистрации товарного знака неправомерной достаточно несоблюдения хотя бы одного из критериев его охраноспособности, коллегия полагает, что в данном случае доводы сторон относительно несоответствия регистрации товарного знака по свидетельству №328249 требованиям пункта 1 статьи 7 и абзаца 3 пункта 1 статьи 28 Закона не имеют принципиального значения для решения спора.

Относительно доводов правообладателя по поводу недостатков доверенностей на представление интересов ШАНТОУ С.Е.З. ЙЕ ШЕНГ ГАРМЕНТ КО., ЛТД. П.Н.Пермяковым, необходимо отметить следующее.

Осуществление делопроизводства в палате по патентным спорам происходит в административном порядке (пункты 2, 3 статьи 1248 Кодекса), в основе которого лежит разрешение спорных вопросов применения материально-правовых норм, регулирующих правоотношения, в частности, по предоставлению исключительных прав на товарные знаки. Доверенность представляет собой разновидность гражданско-правовой сделки, требования к которой регламентируются материально-правовыми нормами, которые федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не администрирует. Таким образом, при проверке полномочий представителей лиц, обратившихся за защитой нарушенного права в палату по патентным спорам, достаточным является убедиться, что такие лица действуют с ведома лица, от чьего имени подается возражение. При этом коллегия исходит из добросовестности поведения сторон.

В этой связи коллегия располагает документами, свидетельствующими об осведомленности компании ШАНТОУ С.Е.З. ЙЕ ШЕНГ ГАРМЕНТ КО., ЛТД. о находящемся на рассмотрении в палате по патентным спорам возражении и полномочиях П.Н.Пермякова на представление ее интересов по данному делу. Напротив, ООО «Ультрамар», являясь, согласно их заявлению, контрагентом данной китайской компании, не представило прямых доказательств того, что П.Н.Пермяков действует по собственной инициативе. Справка, выданная за подписью заместителя директора Консульского департамента МИД России А.Дудка, касается банка данных консульского отдела, который не является исчерпывающим.

Относительно документов [32, 33], представленных от 22.03.2010 лицом, подавшим возражение, и являющихся дополнением к возражению, следует отметить следующее.

В соответствии с требованиями пункта 2.1 Правил ППС действия, связанные с подачей возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, иностранные юридические лица совершают через патентных поверенных, зарегистрированных в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В данном случае материалы [32, 33] представлены представителем китайской компании, который не является патентным поверенным. В связи с чем они не подлежат учету в рамках рассмотрения возражения от 04.09.2009.

По завершению заседания коллегии Палаты по патентным спорам со стороны правообладателя товарного знака по свидетельству №328249 было представлено особое мнение от 26.05.2010, доводы которого повторяют доводы представленного им отзыва, проанализированного выше, в связи с чем не требующее дополнительных комментариев.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 04.09.2009, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №328249 недействительным полностью.