Регистрация товарного знака «ИКО» по заявке № 2000731649/50 с приоритетом от 09.12.2000 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 10.09.2002 за № 220704 на имя Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙТЕХКОНСАЛТИНГ», г. Екатеринбург, в отношении товаров 04, 06, 07, 09, 12, 16, 17, 19, 25, 28 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне свидетельства. Наименование правообладателя было изменено на ООО «ИКО Холдинг» (далее – правообладатель), соответствующие изменения внесены в Госреестр 18.03.2008.
В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.07.2010 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 220704 в отношении товаров 07 и 12 классов МКТУ в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.
Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с заявлением от 05.07.2010, представил отзыв по его мотивам, содержащий следующие доводы:
- товарный знак «ИКО» на протяжении многих лет используется для индивидуализации товаров, работ, услуг, продвигаемых на рынок Российской Федерации правообладателем и компаниями, использующими товарный знак «ИКО» по лицензионному договору;
- товарный знак «ИКО» используется на деловой документации, демонстрируется на специализированных выставках, в рекламе, указывается на товарах, предлагаемых к продаже;
- сопоставимое словесное обозначение «IKO» используется правообладателем в качестве доменного имени в сети Интернет и в адресе электронной почты;
- удовлетворение заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ИКО» приведет к утрате индивидуализации и смешению товаров, работ и услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован.
На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 27.09.2010, правообладателем представлены следующие материалы:
- конверт, календарь с нанесенным товарным знаком [1];
- распечатка сведений о товарном знаке «ИКО» на 1 л. [2];
- распечатка сведений о доменном имени IKO.RU на 1 л. [3];
- копия зарегистрированного в установленном порядке лицензионного договора в отношении товарного знака по свидетельству № 220704 на 3 л. [4];
- копия договора купли-продажи № П-9 от 08.12.2008 с приложением на 3 л. [5];
- копия договора оказания услуг № 15-К от 11.08.2009 с приложением (презентация) на 22 л. [6].
Лицом, подавшим заявление, в свою очередь представлены материалы, подтверждающие его заинтересованность в подаче заявления от 05.07.2010.
Заседание коллегии 27.09.2010 было перенесено по просьбе правообладателя на 17.11.2010.
На заседании коллегии, состоявшемся 17.11.2010, от обеих сторон поступили ходатайства о переносе заседания коллегии Палаты по патентным спорам в связи с проведением переговоров о мирном урегулировании спора, которые были удовлетворены.
Результатом указанных переговоров явилось ходатайство об ограничении объема притязаний по заявлению от 05.07.2010, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.12.2010, в соответствии с которым лицо, подавшее заявление, просит рассматривать заявление от 05.07.2010 в отношении следующих товаров:
класс 07 – блоки [детали машин]; бобины [детали машин]; валки прокатных станков; валы машин; валы передаточные, за исключением используемых для наземных транспортных средств; вкладыши подшипников [детали машин]; втулки подшипников [для шеек осей и валов]; коленчатые валы; колесные [зубчатые] механизмы машин; кривошипы [детали машин]; направляющие машин, станков; опоры для подшипников [детали машин]; оси машин; передачи силовые для машин; передачи зубчатые машин; пневматические механизмы управления моторами и двигателями; опоры, подвески для подшипников [детали машин]; приводы [трансмиссии] для машин; сцепления валов [детали машин]; шарниры универсальные, карданные;
класс 12 – башмаки тормозные для транспортных средств; валы карданные для наземных транспортных средств; гидравлические системы для транспортных средств; зубчатые передачи для наземных транспортных средств; колодки тормозные для транспортных средств; коробки передач для наземных транспортных средств; муфты сцепления для наземных транспортных средств; накладки тормозные для транспортных средств; обшивки тормозные для транспортных средств; оси транспортных средств; передачи для наземных транспортных средств; редукторы для наземных транспортных средств; ступеньки для транспортных средств; тормозные колодки, башмаки для транспортных средств; тормозные накладки, обшивки, ленты для транспортных средств; сцепления для наземных транспортных средств; трансмиссии для наземных транспортных средств; цепи приводные для наземных транспортных средств.
На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 09.12.2010, правообладателем представлено дополнение к отзыву, содержащее следующие доводы:
- товарный знак «ИКО» используется группой компаний «ИКО»;
- правообладателем были заключены лицензионные договоры на использование товарного знака «ИКО» со следующими компаниями: ООО «ИКО Север» (г. Сургут), ООО «ИКО Северо-Запад» (г. Санкт-Петербург), ООО «ИКО Восток» (г. Хабаровск), ООО «ИКО Сервис» (г. Екатеринбург), ООО «ИКО Сибирь» (г. Красноярск), ООО «ИКО Юг» (г. Краснодар), ООО «ИКО Волга» (г. Новокуйбышевск), ООО «ИКО Оборудование» (г. Екатеринбург), ООО «ИКО Инвест» (г. Екатеринбург);
- имеются доказательства оплаты вознаграждения ООО «ИКО Холдинг» за использование товарного знака за период с августа 2007 года по 31 декабря 2008 года;
- ООО «ИКО Холдинг» имеет сайт ИКО.RU, где размещает информацию о деятельности группы ИКО (35 класс МКТУ);
- договор на разработку рекламного продукта от 02.03.2009 и акт приема-передачи подтверждают деятельность по 42 классу МКТУ;
- для индивидуализации товаров, работ, услуг с товарным знаком «ИКО» в гражданском обороте заключен договор на участие в выставке «Сибирский бизнес-форум»;
- договор на обслуживание оргтехники от 29.12.2007, акты от 31.10.2008, от 30.11.2008 и подтверждение оплаты подтверждают деятельность по 09 классу МКТУ;
- ООО «ИКО Инвест» принадлежит производственный цех на праве собственности;
- ООО «ИКО Инвест» имеет производственную площадку, оснащенную необходимыми станками и оборудованием для ремонта и восстановления узлов и агрегатов специализированной техники, кроме того, осуществляет изготовление необходимых деталей и запасных частей (04, 06, 07, 09, 12, 17, 19 классы МКТУ), за исключением части товаров 07 и 12 классов МКТУ;
- в рамках достигнутого соглашения с лицом, подавшим заявление, правообладатель не возражает против прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству № 220704 для части товаров 07 и 12 классов МКТУ, в отношении которых просит рассматривать заявление лицо, его подавшее.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления от 05.07.2010, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.
Правовая база для рассмотрения заявления от 05.07.2010 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон) и упомянутые выше Кодекс и Правила.
В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 Закона.
Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.
В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона при решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.
В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса использованием товарного считается размещение товарного знака
- на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;
- при выполнении работ, оказании услуг;
- на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
- в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
- в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.
На основании статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.
В соответствии с пунктом 2 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.
В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.
Товарный знак по свидетельству № 220704 представляет собой словесное обозначение «ИКО», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.
Заявление о досрочном прекращении правовой охраны вышеуказанного товарного знака поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.07.2010. В этой связи срок, в течение которого правообладателем должно быть подтверждено использование принадлежащего ему товарного знака, составляет три года, предшествующих указанной дате, то есть с 05.07.2007 по 04.07.2010 включительно.
В связи с ограничением лицом, подавшим заявление, объема притязаний по заявлению от 05.07.2010 представленные правообладателем материалы [1] – [6] не являются доказательствами использования спорного товарного знака, поскольку относятся к сведениям общего характера или касаются товаров и услуг, не являющихся предметом рассмотрения заявления от 05.07.2010.
Кроме того, как указано в отзыве, правообладатель не возражает против прекращения правовой охраны товарного знака «ИКО» по свидетельству № 220704 в отношении части товаров 07 и 12 классов МКТУ.
Таким образом, не располагая доказательствами надлежащего использования товарного знака по свидетельству № 220704 в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для отказа в удовлетворении заявления от 05.07.2010.