Регистрация товарного знака «» с приоритетом от 11.08.2016 по заявке №2016729434 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 15.01.2018 за №641748 на имя Индивидуального предпринимателя Баранника Павла Евгеньевича, Москва (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 14 и услуг 35, 36, 39, 45 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.12.2019, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №641748 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Возражение содержит следующие доводы:

- ООО «Даймонд клаб» была подана заявка №2019711187 на регистрацию товарного знака со словесным элементов «Diamond club» для товаров и услуг 14, 35, 37, 40 классов МКТУ, в ходе экспертизы которой оспариваемый товарный знак выявлен в качестве препятствия для регистрации товарного знака лица, подавшего возражение;

- лицо, подавшее возражение, использовало обозначение «Diamond club» до даты приоритета оспариваемого товарного знака, использует обозначение в настоящее время и намеревается продолжать его использование для индивидуализации реализуемых им товаров и оказываемых им услуг;

- лицо, подавшее возражение, считает, что услуги 36 и 39 классов МКТУ, которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, также следует признать однородными товарам и услугам 14, 35, 37, 40 классов МКТУ, поскольку они являются сопутствующими услугам, оказывающим лицом, подавшим возражение;

- регистрация оспариваемого товарного знака может вводить потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги;

- приложенные к возражению документы (свидетельство о регистрации доменного имени; аккаунты лица, подавшего возражение в социальных сетях Instagram, Facebook; Вконтакте; рекламные и другие материалы с использованием обозначения «Diamond club»: визитная карточка 2014 года, договор аренды 2013 года, упаковочные материалы для ювелирных изделий) свидетельствуют о том, что к августу 2016 года лицо, подавшее возражение, было известно потребителям и имело фирменное наименование ООО «Даймонд клаб» и коммерческое обозначение «Diamond club»;

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем фирменного наименования и коммерческого обозначения, права на которые возникл у него до даты приоритета сходного до степени смешения оспариваемого товарного знака;

- согласно выписке из ЕГЮРЛ основным видом деятельности лица, подавшего возражение, является торговля оптовая драгоценными камнями, к дополнительным видам деятельности относятся: производство драгоценных металлов, производство ювелирных изделий и аналогичных изделий, обработка алмазов, обработка драгоценных, полудрагоценных, поделочных и синтетических камней, кроме алмазов и янтаря; производство изделий из полудрагоценных, поделочных и синтетических камней, кроме янтаря, производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней, торговля оптовая ювелирными изделиями, торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами, торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах, торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах, ремонт часов и ювелирных изделий;

- виды деятельности лица, подавшего возражение, корреспондируют товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

- лицо, подавшее возражение, использует обозначение «Diamond club» начиная с 2013 года, о чем свидетельствуют приложенные материалы.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 647748 недействительным в отношении товаров 14 класса МКТУ и услуг 35, 36, 39 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Выписка из реестра заявок на товарные знаки по заявке на регистрацию товарного знака № 2019711187;

2. Уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства № 2019711187/50;

3. Выписка из государственного реестра товарных знаков по товарному знаку № 641748, принадлежащему правообладателю;

4. Свидетельство о регистрации доменного имени diamondclub.su;

5. Протокол осмотра письменного доказательства от 03.12.2019 № 77 АГ 3159094;

6. Распечатка с сайта instagram.com (аккаунт лица, подавшего возражение в социальной сети Instagram);

7. Первая запись в аккаунте лица, подавшего возражение в социальной сети Instagram, датированная 12.05.2014;

8. Визитная карточка лица, подавшего возражение 2014 года;

9. Договор аренды нежилых помещений № 22 от 10.06.2013 между ООО «ЦИиСР» и лицом, подавшим возражение;

10. Фото упаковочных материалов для ювелирных изделий (пакет, футляры для ювелирных изделий);

11. Распечатка с сайта facebook.com (аккаунт лица, подавшего возражение в социальной сети Facebook);

12. Распечатка с сайта vk.com по ссылке https://vk.com/diamondclub official (сообщество лица, подавшего возражение в социальной сети ВКонтакте);

13. Первая запись в сообществе лица, подавшего возражение в социальной сети ВКонтакте, датированная 27.01.2016;

14. Распечатка сайта правообладателя оспариваемого товарного знака diamondclub.moscow;

15. Распечатка сайта web.archive.org - архивный снимок сайта правообладателя оспариваемого товарного знака, датированный 31.08.2018;

16. Распечатка с сайта instagram.com по ссылке (аккаунт правообладателя оспариваемого товарного знака в социальной сети Instagram);

17. Первая запись в аккаунте правообладателя оспариваемого товарного знака в социальной сети Instagram, датированная 15.11.2019;

18. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц об ООО «Даймонд клаб»;

19. Распечатка с сайта instagram.com по ссылке https://www.instagram.com/diamondsforwomen/ (аккаунт лица, подавшего возражение в социальной сети Instagram);

20. Первая запись датирована в аккаунте лица, подавшего возражение в социальной сети Instagram, датированная 31.03.2017;

21. Отзывы потребителей в социальной сети Instagram по ссылкам;

22. Упаковочные материалы для ювелирных изделий: пакеты, фото коробов для ювелирных изделий;

23. Распечатка поисковых запросов «diamond club», «даймонд клаб» Google;

24. Распечатка поисковых запросов «diamond club», «даймонд клаб» Яндекс;

25. Визитные карточки, используемые лицом, подавшим возражение в настоящее время;

26. Буклеты с коммерческим обозначением «Diamond club»;

27. Договор аренды № П-43/1.09.19 от 01.09.2019;

28. Фото магазина «Diamond club» по адресу г. Москва, ул. Лесная, д.30;

29. Снимки экрана Интернет-ресурса Яндекс.Карты;

30. Снимки экрана Интернет-ресурса 2GIS;

31. Договор № 252 от 10.05.2016 между ИП Осиповым Ю.В. и лицом, подавшим возражение, на веб-разработку сайта diamondclub.su;

32. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей об ИП Бараннике П.Е.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, 17.03.2020 представил два отзыва по мотивам возражения, доводы которых сводятся к следующему:

- представленные лицом, подавшим возражение, документы не подтверждают ни введение товаров в гражданский оборот с обозначением «Diamond club», ни возникновение у потребителей стойкой ассоциативной связи между самими товарами и услугами под данным обозначением и лицом, подавшим возражение;

- представленные лицом, подавшим возражение, материалы не подтверждают затрат на рекламу товаров под спорным обозначением, объемы, длительность и территорию использования обозначения, реализации товаров и услуг под спорным обозначением, участие в выставках и профессиональных конкурсах, спонсорство различных мероприятий, принятие иных мер на повышение известности обозначения «Diamond club»;

- отсутствуют товарные накладные, чеки и другие документы, которые подтвердили бы факты реализации продукции и введение товаров в гражданский оборот;

- не представлены документы, подтверждающие возникновение у потребителя ассоциации между обозначением «Diamond club» и лицом, подавшим возражение, в том числе результаты социологического опроса, которое свидетельствовали бы о том что потребители в действительности смешивали сравниваемые средства индивидуализации и были тем самым, введены в заблуждение;

- экспертиза правомерно зарегистрировала товарный знак № 641748, не противопоставив при регистрации средства индивидуализации лица, подавшего возражение, так как на дату приоритета они не были известны потребителю;

- довод лица, подавшего возражение, о неиспользовании и неизвестности потребителям правообладателя и его товарного знака не соответствуют действительности;

- Баранник Павел Евгеньевич является известным в России и мире экспертом-геммологом, основателем Московской геммологической лаборатории и ее генеральным директором, учредителем ООО «Кехле» - ювелирного магазина, постоянным участником и гостем российских и международных конференций, а также является спонсором различных социально-значимых и культурных мероприятий, таких как, например, фестиваль «Каннские львы», который состоялся 25.11.2019;

- лицо, подавшее возражение, не представило ни одного доказательства реального ведения деятельности на дату приоритета товарного знака №641748 под своим фирменным наименованием, а также не доказал возникновение у него исключительного права на коммерческое обозначение «Diamond club»;

- факт того, что ООО «Даймонд Клаб» является коммерческой организацией сам по себе не подтверждает, что оно ведет реальную коммерческую деятельность и известно потребителям на рынке;

- представленные лицом, подавшим возражение, доказательства возникновения исключительного права на коммерческое обозначение не могут быть соотнесены с датой приоритета товарного знака №641748, поскольку не может быть установлена дата, с которой у лица, подавшего возражение, предположительно возникло или могло возникнуть исключительное право на коммерческое обозначение;

- правообладатель оспариваемого товарного знака считает, что товары и услуги, для которых зарегистрирован товарный знак №641748, не однородны уставным видам деятельности лица, подавшего возражение.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.12.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №641748.

К отзыву приложены следующие материалы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ - ООО «Даймонд клаб» 1127746513058;

2. Выписка из ЕГРЮЛ - ООО «Даймонд клаб» 5117746058843;

3. Скриншоты отзывов на «Даймонд клаб» и «Diamond club» в Otzovik.ru;

4. Скриншоты отзывов на «Даймонд клаб» и «Diamond club» в lrecommend.ru;

5. Записи выступлений Баранника П.Е. и скриншоты;

6. Заключение Палаты по патентным спорам касательно товарного знака №667805.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (11.08.2016) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно пункту 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Согласно пункту 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Согласно пункту 1 статьи 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

В соответствии с порядком оспаривания и признания неправомерным предоставления правовой охраны, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Материалы возражения свидетельствует о том, что на имя лица, подавшего возражение, на государственную регистрацию в качестве товарного знака подана заявка №2019711187 на обозначение «».

В возражении отмечается, что оспариваемый товарный знак ассоциируется с обозначением, используемым ООО «Даймонд клаб» в гражданском обороте, в силу чего способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги. К возражению приложены публикации из сети Интернет, касающиеся деятельности лица, подавшего возражение.

Лицо, подавшее возражение, согласно его доводам, занимается производством, а также розничной и оптовой продажей драгоценных металлов, ювелирных изделий и обладает правом на сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком фирменное наименование и коммерческое обозначение, возникшие ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №641748.

Вышеизложенное позволяет его признать заинтересованным лицом в подаче возражения по основаниям, изложенным в пунктах 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №641748 представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде крепостного зубца по центру которого расположено изображение ограненного драгоценного камня белого цвета, а также расположенные справа словесные элементы «Diamond Club» и «MOSCOW», выполненные в две строки стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в белом, черном, светло-бежевом, бежевом, светло-коричневом, коричневом цветом сочетании в отношении товаров 14 и услуг 35, 36, 39, 45 классов МКТУ, перечисленных в свидетельстве.

Лицо, подавшее возражение, указывает на то, что способность оспариваемого обозначения вводить потребителей в заблуждение основана на ассоциациях этого обозначения с лицом, подавшим возражение, как производителем товаров/услуг, основанных на предшествующем опыте потребителей.

Для вывода о возникновении указанной ассоциации, связанной с иным производителем товаров (лицом, оказывающем услуги), необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем (либо подтверждающих факт оказания услуг иным лицом с использованием спорного обозначения), но и подтверждающих возникновение у потребителей стойкой ассоциативной связи между товаром (услугой) и его производителем.

Сам по себе товарный знак по свидетельству №641748 не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Материалы, представленные лицом, подавшим возражение (4, 5), касающиеся домена и сайта, не свидетельствуют о том, что потребитель ассоциирует обозначение, используемое в домене, с его правообладателем, не подтверждают факт использования домена самим лицом, подавшим возражение, в своей коммерческой деятельности для реализации товаров и услуг. Материалы (6, 11-13, 19-20), касающиеся аккаунтов социальных сетей, не доказывают факта использования обозначения «Diamond club», поскольку не имеют даты или датированы позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака. Также следует отметить, что наличие аккаунтов в социальных сетях не подтверждает ведение хозяйственной деятельности организации и введение товаров и услуг в гражданский оборот. Представленные материалы (8, 22, 26, 29, 30) не позволяют определить дату изготовления, в связи с чем они не могут быть соотнесены с датой приоритета оспариваемого товарного знака №641748.

Учитывая вышеизложенное, коллегия усматривает, что представленные материалы не свидетельствуют о длительном и широком использовании обозначения «Diamond club» в различных регионах Российской Федерации, в связи с чем, у среднего российского потребителя могла бы сформироваться однозначная ассоциация между рассматриваемым обозначением «Diamond club» и лицом, подавшим возражение.

Помимо прочего, в распоряжение коллегии не было представлено материалов, свидетельствующих о фактическом введении потребителя в заблуждение относительно производителя товаров при восприятии оспариваемого товарного знака.

Также не было представлено и данных социологического опроса, который бы подтверждал соответствующие доводы лица, подавшего возражение.

Таким образом, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, указывает на несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как являющегося сходным с его фирменным наименованием ООО «Даймонд клаб», которое использовалось до даты приоритета оспариваемого товарного знака в отношении товаров и услуг 14, 35, 36, 39, 45 классов МКТУ.

Сравнительный анализ фирменного наименования «Даймонд клаб» и оспариваемого товарного знака «» показал, что они являются сходными ввиду следующего. Словесные элементы оспариваемого товарного знака «Diamod Club» согласно правилам чтения английского языка произносятся как «даймонд клаб» и переводятся с английского языка на русский язык как «алмазный клуб» (см. Интернет-переводчик: https://translate.google.com/). Словесный элемент «MOSCOW» в переводе с английского языка на русский «Москва», включен в оспариваемый товарный знак в качестве неохраняемого элемента.

Учитывая вышеизложенные, сравниваемые словесные элементы «Diamond club»/ «Даймонд клаб» фонетически и семантическими тождественными.

Графически сравниваемые обозначения следует признать несходными, поскольку они производит различное зрительное впечатления за счет использования разных букв алфавитов латинского и русского, однако данный факт не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве в целом.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, были представлены документы (18) Выписка из ЕГРЮЛ от 04.12.2019, согласно которой ООО «Даймонд клаб» было создано 03.07.2012.

Основным видом деятельности указанного общества является оптовая и розничная торговля драгоценными камнями (ОКВЭД 46.76.4).

Следовательно, право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, ООО «Даймонд клаб», возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Однако, наличие более раннего права на фирменное наименование, часть которого фонетически и семантически тождественна оспариваемому товарному знаку, еще не позволяет прийти к выводу о неправомерности предоставления правовой охраны данному знаку, поскольку внесение кодов ОКВЭД в ЕГЮРЛ свидетельствуют только о намерениях осуществлять данные виды деятельности.

Представленные лицом, подавшим возражение, скриншоты из социальных сетей (6, 11-13, 19-20), печатные материалы (8, 22, 25, 26), договоры аренды нежилых помещений (9, 27) не подтверждают фактической деятельности лица, подавшего возражение. Отсутствуют товарные накладные, чеки и другие документы, которые подтвердили бы факты реализации продукции и введении товаров в гражданский оборот.

Учитывая изложенное, коллегия приходит к выводу о необоснованности доводов возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как являющегося сходным с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на которое возникло ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №641748 в отношении товаров и услуг 14, 35, 36, 39, 45 классов МКТУ.

Относительно несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как произведенного в нарушении права иного лица на коммерческое обозначение, коллегией установлено следующее.

На территории Российской Федерации действует исключительное право на коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации предприятия, находящегося на территории Российской Федерации (пункт 1 статьи 1540 Кодекса).

В соответствии с пунктом 1 статьи 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности, и предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

Из представленного договора аренды (27) следует, что имущественный комплекс лица, подавшего возражение, расположен по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д. 30. Однако данный договор не содержит макетов, позволяющих установить, какое обозначение размещалось на вывеске предприятие по данному адресу. Договор на изготовление вывески не представлен. Отсутствуют фактические данные, свидетельствующие о том, что по данному адресу велась какая либо коммерческая деятельность по продаже и изготовлению драгоценных металлов и украшений. Следовательно, невозможно сделать вывод о том, что указанное коммерческое обозначение стало известно на определенной территории и непрерывно использовалось на российском рынке.

Фото магазина (28) содержит обозначение «DIAMOND CLUB», однако фото невозможно соотнести с датой его изготовления и адресом. Распечатки из сети Интернет (29, 30) могут служить косвенным подтверждением существования магазина «DIAMOND CLUB», однако факт осуществления такой деятельности до 11.08.2016 должен быть доказан соответствующими документами.

Размещение указанного обозначения на визитках и упаковочных материалах (8, 10, 22, 25, 26) не является основанием для признания такого обозначения средством индивидуализации предприятия как имущественного комплекса.

Таким образом, представленные материалы не являются достаточными для вывода о возникновении до 11.08.2016 у лица, подавшего возражение, исключительного права на коммерческое обозначение, включающее словосочетание «DIAMOND CLUB».

С учетом вышеизложенных обстоятельств, приведенные в поступившем возражении аргументы лица, его подавшего, о несоответствии товарного знака по свидетельству №641748 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть признаны убедительными.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.12.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №641748.