Товарный знак «
» по свидетельству № 645908 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 26.02.2018 по заявке № 2017716831 с приоритетом от 27.04.2017 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ВЕДО Рус», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 08 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.
В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.07.2019, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 645908 предоставлена в нарушение требований подпункта 1 пункта 3, пункта 8 статьи 1483 Кодекса, а также в нарушение положений статьи 6-septies и 10-bis Конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г., пересмотренной в Брюсселе 14 декабря 1900 г., в Вашингтоне 2 июня 1911 г., в Гааге 6 ноября 1925 г., в Лондоне 2 июня 1934 г., в Лиссабоне 31 октября 1958 г., в Стокгольме 14 июля 1967 г. и измененной 2 октября 1979 г. (далее – Парижская конвенция).
Возражение содержит следующие доводы:
- словесный элемент «ВЕДО» оспариваемого товарного знака является сходным до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение – WEDO TOOLS CO., LTD;
- правообладатель являлся дистрибьютором лица, подавшего возражение, на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- компания WEDO TOOLS CO., LTD. зарегистрирована 18 июля 2011 года за унифицированным кодом кредитной истории № 91120104578321759Н в городе Тяньцзинь (Китай);
- лицо, подавшее возражение, является известным производителем профессионального ручного инструмента в Китае, России, а также в иных странах мира;
- для продвижения реализуемых товаров и оказываемых услуг лицо, подавшее возражение, создало и активно использует обозначение «
» с момента своего образования в 2011 году;
- видами экономической деятельности лица, подавшего возражение, являются в том числе оптовая и розничная продажа аппаратного оборудования, электрических материалов, механического оборудования (за исключением автомобилей), инструментов и измерителей; технологическое развитие аппаратного оборудования; услуги по импорту и экспорту; изготовление ручных инструментов;
- лицо, подавшее возражение, с 2013 года активно использует сайт http://wedotools.com, который также имеет англоязычную версию http://en.wedotools.com, администратором доменного имени является лицо, подавшее возражение;
- сайт содержит подробный каталог продукции с описанием каждого реализуемого товара – ручных инструментов, включая инструменты из титана, нержавеющей стали, стали, выкованной с помощью уникального прессующего станка (медные искробезопасные ручные инструменты, в том числе гаечные ключи, молоты, пики, топоры, ножницы, ножи, отвертки, сверла, пилы, масляные насосы; алюминиевые искробезопасные ручные инструменты, в том числе гаечные ключи, молоты, пики, топоры, ножницы, ножи, отвертки, сверла, пилы, масляные насосы; бронзовые искробезопасные ручные инструменты, в том числе гаечные ключи, молоты, пики, топоры, ножницы, ножи, отвертки, сверла, пилы, масляные насосы; медные ручные инструменты, в том числе ковши, щетки, масляные насосы; латунные ручные инструменты, в том числе ковши, щетки, масляные насосы; титановые немагнитные ручные инструменты, в том числе гаечные ключи, отвертки, щипцы, молоты, лопаты, ножи, скребки, долото; ручные инструменты из нержавеющей стали, в том числе гаечные ключи, молоты, пики, топоры, ножницы, ножи, отвертки; изолированный ручной инструмент, в том числе гаечные ключи, молоты, пики, топоры, ножницы, ножи, отвертки; специальные стальные ручные инструменты, в том числе гаечные ключи, молоты, пики, топоры, ножницы, ножи, отвертки; наборы ручных инструментов);
- все инструменты «WEDO TOOLS» производятся строго в соответствии со стандартом DIN, немецким стандартом ASME, стандартом США, и стандартом GB в Китае;
- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 645908, поскольку осуществляет деятельность по производству и реализации ручного инструмента, то есть товаров 08 класса МКТУ, следовательно, регистрация товарного знака по свидетельству № 645908 препятствует осуществлению деятельности лица, подавшего возражение, под спорным обозначением на территории Российской Федерации;
- в ноябре 2015 года у лица, подавшего возражение, возникла необходимость развивать дилерскую сеть по продаже ручного инструмента на территории Российской Федерации, для этих целей была привлечена к сотрудничеству инжиниринговая группа компаний «Технологический сервис и комплектация», из которой затем была выделена отдельная компания – ООО «ВЕДО Рус» (ОГРН 1157847438143);
- между WEDO TOOLS СО LTD. и ООО «ВЕДО Рус» 28.01.2016 был заключен контракт № 20160128, по условиям которого продавец (WEDO TOOLS СО LTD.) обязуется поставлять ручной инструмент производства WEDO TOOLS СО LTD. в адрес покупателя (ООО «ВЕДО Рус»), а покупатель обязан получить и оплатить ручной инструмент;
- согласно приложениям к контракту № 20160128 лицом, подавшим возражение, осуществлялась периодическая поставка ручного инструмента в адрес ООО «ВЕДО Рус»;
- для продвижения продукции ООО «ВЕДО Рус» использует сайт http://wedotools.ru/, администратором которого является правообладатель;
- 14.09.2017 WEDO TOOLS СО LTD. заключает с ООО «ВЕДО Рус» дистрибьюторский договор, согласно которому ООО «ВЕДО Рус» становится эксклюзивным дистрибьютором продукции бренда «WEDO»;
- также стороны пришли к соглашению о регистрации обозначения «WEDO» в качестве товарного знака на территории Российской Федерации, о чем свидетельствует переписка сторон спора;
- 26.07.2018 лицом, подавшим возражение, было подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку «
» по свидетельству № 606244, которое было удовлетворено, предоставление правовой охраны указанному товарному знаку признано недействительным частично;
- статьей 8 Парижской конвенции предусмотрено, что фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака;
- Российская Федерация, также как и Китайская Народная Республика являются участниками учрежденного Парижской конвенцией Союза по охране промышленной собственности;
- на основании пункта 2 статьи 2 Парижской конвенции правовая охрана иностранному фирменному наименованию предоставляется согласно принципу «национального режима» и, соответственно, должна быть такой же, как и правовая охрана, предоставляемая национальным фирменным наименованиям;
- товары, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, однородны деятельности, осуществляемой лицом, подавшим возражение, с использованием своего фирменного наименования;
- лицо, подавшее возражение, с момента регистрации использует фирменное наименование «WEDO TOOLS» при осуществлении предпринимательской деятельности в области производства и продажи многопрофильного ручного инструмента;
- фирменное наименование WEDO TOOLS CO., LTD. включает в себя элементы «СО» («company») и «LTD» (private limited company), которые не обладают различительной способностью, так как являются указанием на организационно-правовую форму и видовое наименование предприятия;
- словесный элемент «TOOLS», включенный в фирменное наименование лица, подавшего возражение, переводится с английского языка как «инструменты, орудия труда», является слабым описательным элементом, которое выполняет вспомогательную роль, указывает на вид деятельности компании, следовательно, в фирменном наименовании WEDO TOOLS CO., LTD различительной способностью обладает словесный элемент «WEDO», который подлежит сравнению;
- словесный элемент «ВЕДО» оспариваемого товарного знака является сходным до степени смешения с элементом «WEDO» фирменного наименования лица, подавшего возражение, по всем признакам фонетического сходства;
- в силу отсутствия графического исполнения в фирменном наименовании, а также отсутствия смыслового значения сравниваемых обозначений, графический и семантический анализ сходства не производился;
- принимая во внимание наличие исключительного права на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, а также его активное использование, в том числе на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака, правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 645908 в отношении товаров 08 класса МКТУ была предоставлена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса;
- лицо, подавшее возражение, является правообладателем нескольких товарных знаков со словесным элементом «WEDO» (регистрации №№ 5224243 (США), 3278805 (Индия), 256373 (ОАЭ)) в отношении товаров 08 класса МКТУ, тождественных, либо однородных товарам 08 класса МКТУ, указанным в перечне свидетельства оспариваемого товарного знака;
- компания WEDO TOOLS CO., LTD в 2015 году начала вести переговоры с Бурцевым Е.Н., в будущем генеральным директором ООО «ВЕДО Рус» о сотрудничестве и продвижении бренда на территории Российской Федерации;
- стороны договорились о том, что для дальнейшей совместной работы будет создано ООО «ВЕДО Рус», которое будет являться официальным представителем лица, подавшего возражение, на территории Российской Федерации и стран СНГ, а также стороны договорились, что на имя WEDO TOOLS CO., LTD. будет осуществлена регистрация товарного знака;
- каких-либо разрешений на регистрацию данного обозначения на имя ООО «ВЕДО Рус» лицо, подавшее возражение, не давало;
- свидетельством исполнения сторонами контракта № 20160128 служат уведомления о выполнении расчетных операций, согласно которым правообладатель перечислял денежные средства на расчетный счет лица, подавшего возражение;
- на основании контракта № 20160128 от 28.01.2016 лицо, подавшее возражение, и правообладатель осуществляли совместную деятельность по введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации ручного инструмента;
- действуя недобросовестно, правообладатель, без уведомления лица, подавшего возражение, подал заявку на регистрацию оспариваемого товарного знака в отношении товаров 08 класса МКТУ;
- 14.09.2017 стороны заключили дистрибьюторское соглашение, согласно которому правообладатель стал официальным эксклюзивным дистрибьютором лица, подавшего возражение, на территории Российской Федерации и Белоруссии;
- на сайте http://wedotools.ru/, принадлежащем ООО «ВЕДО Рус», имеется архивная информация о том, что ООО «ВЕДО Рус» является эксклюзивным представителем международной компании WEDO TOOLS CO., LTD. в России и СНГ;
- ООО «ВЕДО Рус» признало наличие дистрибьюторских отношений между компаниями и, будучи представителем компании WEDO TOOLS CO., LTD., регистрируя на свое имя товарный знак по свидетельству № 645908 действовало умышленно и недобросовестно, в связи с чем предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 645908 в отношении товаров 08 класса МКТУ было осуществлено с нарушением положений статьи 6-septies Парижской конвенции;
- подтверждением фактической деятельности лица, подавшего возражение, на территории Российской Федерации служат многочисленные документы, представленные с возражением;
- информация о партнерских взаимоотношениях сторон спора не была учтена при рассмотрении заявки на регистрацию товарного знака по свидетельству № 645908, оспариваемый товарный знак вводит в заблуждение потребителей относительно производителя ручного инструмента.
На основании изложенного в возражении выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 645908 в отношении товаров 08 класса МКТУ.
К возражению приложены следующие материалы:
(1) сведения о лице, подавшем возражение;
(2) распечатки сведений с сайта http://wedotools.com, информация о домене;
(3) распечатка результатов поиска в системах «Яндекс», «Google»;
(4) распечатки из сети Интернет;
(5) копия контракта № 20160128 от 28.01.2016 между сторонами спора с приложениями, дополнительными соглашениями, с переводом на русский язык;
(6) копия сертификата на продукцию от 28.03.2016;
(7) копия дистрибьюторского договора от 14.09.2017 между сторонами спора;
(8) переписка между представителями сторон спора;
(9) копии деклараций на экспорт продукции из Китая;
(10) сведения о товарных знаках, зарегистрированных на имя лица, подавшего возражение;
(11) сведения о партнерских взаимоотношениях сторон спора – распечатки с различных сайтов в сети Интернет.
В адрес правообладателя, указанный в Госреестре, 24.07.2019 в порядке, установленном пунктом 3.1 Правил ППС, было направлено уведомление о поступившем возражении и о дате заседания коллегии по его рассмотрению, назначенной на 23.09.2019.
Согласно сведениям сайта https://www.pochta.ru/tracking о почтовом отправлении согласно идентификатору 12599335417850 уведомление, направленное в адрес правообладателя, было получено адресатом 31.07.2019.
На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 23.09.2019, правообладателем, ознакомленным в установленном порядке с поступившим возражением, представлены ходатайство о переносе сроков рассмотрения возражения (12) с приложением к нему определения Суда по интеллектуальным правам от 26.08.2019 по делу № СИП-391/2019, а также отзыв на возражение.
По существу указанных в ходатайстве (12) мотивов коллегией принято решение об отказе в его удовлетворении.
Доводы отзыва правообладателя сводятся к следующему:
- доводы возражения повторяют доводы иного, ранее рассмотренного Роспатентом возражения, касающегося товарного знака по свидетельству № 606244;
- правообладатель не получил возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 645908 и приложенные к нему материалы;
- лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 645908;
- лицу, подавшему возражение, надлежало доказать использование его фирменного наименования на территории России применительно к деятельности, однородной товарам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, что соответствует правовой позиции, отраженной в определении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 16.06.2014 № ВАС-7357/14 по делу № А40-26050/2013, которая нашла отражение, в частности в решении Суда по интеллектуальным правам от 20.12.2018 по делу № СИП-752/2017;
- наименование лица, подавшего возражение, учрежденного в Китае, выполнено иероглифами, следовательно, нельзя утверждать, что оно сходно до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, словесный элемент которого выполнен в кириллице;
- имеющееся в составе фирменного наименования лица, подавшего возражение, словосочетание «WEDO TOOLS» может быть переведено на русский язык как «мы делаем инструменты», в то время как словесный элемент оспариваемого товарного знака не является лексической единицей ни китайского, ни английского, ни русского языков;
- фирменное наименование лица, подавшего возражение, отличается фонетически и семантически от оспариваемого товарного знака, следовательно, отсутствует их сходство в целом;
- представленные с возражением документы, касающиеся лица, подавшего возражение (сертификат от 14.03.2018, свидетельство о регистрации от 27.10.2015 и перевод) не позволяют обоснованно установить дату регистрации лица, подавшего возражение;
- следует учитывать, что не все юридические лица могут быть обладателями исключительного права на фирменное наименование (в России – это только коммерческие организации);
- анализ однородности деятельности лица, подавшего возражение, и товаров, указанных в перечне свидетельства № 645908, в возражении отсутствует, а самостоятельное установление Роспатентом объема притязаний по возражению выходит за пределы полномочий Роспатента;
- к 08 классу МКТУ относятся «орудия и инструменты ручные», «изделия ножевые, вилки и ложки», «оружие холодное», «бритвы», при этом к группе товаров «орудия и инструменты ручные» относятся, в основном, орудия и инструменты ручные, предназначенные для таких работ как сверление, обработка, резание и бурение;
- доказательства, представленные с возражением, не позволяют установить, что лицо, подавшее возражение, выступало в хозяйственном обороте на территории Российской Федерации под своим фирменным наименованием при производстве товаров «инструменты ручные», при этом товары не являются однородными;
- при оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктом 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, лицо, подавшее возражение, должно доказать наличие агентских отношений с правообладателем товарного знака;
- лицо, подавшее возражение, не являлось на дату приоритета оспариваемого товарного знака (27.04.2017) обладателем исключительного права на комбинированный товарный знак со словесным элементом «ВЕДО»;
- регистрации на имя лица, подавшего возражение, товарных знаков со словесным элементом «WEDO» (регистрации №№ 5224243 (США), 3278805 (Индия), 256373 (ОАЭ)) не имеют правового значения, поскольку эти товарные знаки не являются тождественными оспариваемому товарному знаку;
- представленное с возражением дистрибьюторское соглашение от 14.09.2017 заключено после даты приоритета оспариваемого товарного знака, не является доказательством по мотивам возражения;
- заинтересованность в оспаривании правовой охраны товарного знака по основаниям, предусмотренным подпунктом 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, у лица, подавшего возражение, отсутствует;
- поскольку лицо, подавшее возражение, не вело какую-либо подтвержденную представленными материалами деятельность на территории Российской Федерации, то оно не может быть признано заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству № 645908 в связи с его несоответствием требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса;
- оспариваемое обозначение не может вводить потребителя в заблуждение, поскольку не несет в себе информации относительно изготовителя или места производства товаров;
- материалов, подтверждающих то, что потребители принимают продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком, за продукцию лица, подавшего возражение, с возражением не представлено, следовательно, довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака пункту 3 статьи 1483 Кодекса не доказан.
На основании изложенного правообладатель просит в удовлетворении возражения отказать, правовую охрану товарного знака по свидетельству № 645908 оставить в силе.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными в части.
Правовая база для рассмотрения возражения включает в себя упомянутые выше Парижскую конвенцию, Кодекс, Правила ППС, а также Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).
По возражениям против предоставления правовой охраны товарному знаку основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.
Согласно пункту (1) статьи 6-septies Парижской конвенции, если агент или представитель того, кто является владельцем знака в одной из стран Союза, подает без разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от своего собственного имени в одной или в нескольких таких странах, владелец имеет право воспрепятствовать регистрации или потребовать ее аннулирования либо, если закон страны это разрешает, переоформления регистрации в свою пользу, если только агент или представитель не представит доказательств, оправдывающих его действие.
Согласно пункту (2) статьи 6-septies Парижской конвенции владелец знака имеет право при наличии условий, предусмотренных в пункте (1), воспрепятствовать использованию знака агентом или представителем, если только он не давал согласия на такое использование.
Согласно положениям подпунктов 1 и 5 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным: полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса; полностью в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена на имя агента или представителя лица, которое является обладателем этого исключительного права в одном из государств – участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности, с нарушением требований данной Конвенции.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.
Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.
В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.
При установлении способности обозначения ввести потребителя в заблуждение учитываются в том числе сведения о товарных знаках или иных средствах индивидуализации, предоставление правовой охраны которым признано недействительным на том основании, что действия правообладателя, связанные с их регистрацией и использованием, были признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом на основании решения федерального антимонопольного органа и его территориальных органов или решения суда.
В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.
Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.
Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.
При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.
Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).
Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 645908 представляет собой комбинированное обозначение «
», содержащее графический элемент и словесный элемент «ВЕДО», выполненный заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 08 класса МКТУ – «алмазы для резки стекла [части ручных инструментов]; аппараты для татуировки; бритвы электрические и неэлектрические; бруски точильные; бруски точильные для кос; буравчики [ручные инструменты]; буравы; буры [ручные инструменты]; буры для плотницких работ; буры с ручным приводом; бучарды / долота каменотесные; ваги; вилки столовые; вилы [ручные инструменты]; вилы сельскохозяйственные [ручные инструменты]; газонокосилки [ручные инструменты]; гарпуны; гарпуны для рыбной ловли; гвоздодеры ручные; грабли [ручные инструменты]; грабли для ухода за гольф-дорожками; державки, используемые при резании [ручные инструменты]; держатели оселков; долота [ручные инструменты]; долота для скульпторов; домкраты ручные; дубинки полицейские; зажимы для плотницких работ; заступы [ручные инструменты]; зензубели; зубила; иглы гравировальные; иглы для татуировок; изделия ножевые; изделия режущие [ручные инструменты]; инвентарь садово-огородный с ручным приводом; инструменты абразивные [ручные инструменты]; инструменты для выбивания номеров; инструменты для гофрирования; инструменты для декантации жидкости [ручные инструменты]; инструменты для депиляций неэлектрические и электрические; инструменты для заточки; инструменты для заточки режущих кромок; инструменты для клеймения скота; инструменты для обрезания ногтей электрические или неэлектрические; инструменты для открывания устриц; инструменты для полирования; инструменты для прокалывания ушей; инструменты для резки труб; инструменты для снятия изоляции [ручные инструменты]; инструменты клепальные [ручные инструменты]; инструменты развальцовочные [ручные инструменты]; инструменты режущие [ручные инструменты]; инструменты ручные для заточки кантов лыж / канторезы ручные; инструменты ручные с ручным приводом; инструменты штамповочные [ручные инструменты]; кайла [ручные инструменты]; камни точильные; кастеты; кельмы; кернеры [ручные инструменты]; кинжалы; кирки; киянки [ручные инструменты]; клещи; клещи дыропробивные [ручные инструменты]; клинки; клуппы; ключи [ручные инструменты]; ключи гаечные [ручные инструменты]; ковши [ручные инструменты]; ковши литейные [ручные инструменты]; коловороты; колодки обувные [для ручного пошива]; кольца для кос; компостеры билетные; копатели [ручные инструменты]; копры [ручные инструменты]; косы; косы с короткой ручкой; кочерги топочные; круги наждачные; круги точильные [ручные инструменты]; кувалды; культиваторы для прополки крупных сорняков [ручные инструменты]; кусачки для ногтей / щипцы для ногтей; кусторезы; лапы костыльные [ручные инструменты]; ледорубы; лезвия [ручные инструменты]; лезвия бритвенные; лезвия для калевок; лезвия для рубанков; лобзики; ложки; ложки, вилки и ножи столовые детские; ложки, вилки и ножи столовые пластиковые; ломы; лопатки [садоводство] / совки [садоводство]; лопаты [ручные инструменты]; мастехины / шпатели; мачете; машинки для стрижки бороды; машинки для стрижки волос электрические и неэлектрические для личного пользования; машинки для стрижки животных [ручные инструменты]; метчики [ручные инструменты]; мехи для камина [ручные инструменты]; мечи / шпаги; молотки [ручные инструменты]; молотки гладильные [ручные инструменты]; молотки для работы с камнем; молотки камнетесные; молотки клепальные [ручные инструменты]; мотыги; мотыги [ручные инструменты]; мотыги для обработки виноградников [ручные инструменты]; мясорубки [ручные инструменты]; наборы маникюрных инструментов; наборы маникюрных инструментов электрические; наборы педикюрных инструментов; надфили; наконечники сменные [ручные инструменты]; напильники [инструменты]; напильники наждачные; насосы воздушные с ручным приводом; насосы ручные; несессеры для бритвенных принадлежностей; ножи для нарезания сыра неэлектрические; ножи для нарезания яиц неэлектрические; ножи для пиццы неэлектрические; ножи для снятия чешуи; ножи для творческого досуга [скальпели]; ножи калевочные; ножи керамические; ножи консервные неэлектрические; ножи копытные; ножи окулировочные; ножи охотничьи; ножи перочинные; ножи прививочные [ручные инструменты]; ножи роликовые [ручные инструменты]; ножи садовые кривые; ножи сапожные; ножи; ножи-секачи; ножницы для обрезания фитилей; ножницы для резки плотных материалов / ножницы слесарные; ножницы для стрижки скота; ножницы садовые; ножницы садовые кривые; ножницы стригальные [ручные инструменты]; ножницы; ножны для холодного оружия; овощерезки; орудия сельскохозяйственные с ручным приводом; оружие холодное; оселки; отвертки неэлектрические; палаши / сабли / шашки; патроны для разверток; патроны сверлильные [ручные инструменты]; перфораторы [ручные инструменты]; песты для растирания [ручные инструменты]; пилки наждачные картонные; пилочки для ногтей; пилочки для ногтей электрические; пилы [ручные инструменты]; пилы лучковые; пинцеты; пинцеты эпиляционные; пистолеты [ручные инструменты]; пистолеты для заделки швов, неэлектрические / пистолеты для шовного герметика, неэлектрические; пистолеты ручные для выдавливания мастик; плашки [ручные инструменты]; плодосъемники [ручные инструменты]; полотна пил [части ручных инструментов]; полотна режущие; пояса-держатели ручного инструмента; приборы столовые [ножи, вилки и ложки]; приспособления для гофрирования ткани; приспособления для завивки волос ручные неэлектрические; приспособления для резки овощей; приспособления для сбора монет; приспособления для снятия шкур животных; приспособления полировальные для ногтей электрические или неэлектрические; приспособления чесальные [ручные инструменты]; пробойники; пробойники для выбивания шплинтов; проволока протяжная [ручной инструмент]; пуансоны [ручные инструменты]; пульверизаторы для инсектицидов [ручные инструменты]; разбрызгиватели инсектицидов; развертки; рамки для ручных пил или ножовок; рамы пил; рашпили [ручные инструменты]; режущие инструменты; резаки для очистки поверхности [ручные инструменты]; резцы гравировальные [ручные инструменты]; резцы фрезерные [ручные инструменты]; ремни для правки бритв; ремни для правки бритв кожаные; рубанки; ручки для кос; ручки для ножей; ручки для ручных инструментов с ручным приводом; свайки морские; сверла [части ручных инструментов]; сверла для полостей [части ручных инструментов]; секаторы; серебро столовое [ножи, вилки и ложки]; серпетки; серпы; скобели; скребки [ручные инструменты]; скребки для лыж; стамески; стамески для конопачения; стамески полукруглые [ручные инструменты]; ступы для растирания [ручные инструменты]; стусла [ручной инструмент]; тавра; тесаки; тесла [инструменты]; тиски; тиски верстачные [инструменты ручные]; топорики [ручные инструменты]; топоры; топоры для выдалбливания пазов [гнезд]; трамбовки [ручные инструменты]; трамбовки для уплотнения грунта [ручные инструменты]; труборезы [ручные инструменты]; угольники [ручные инструменты]; удлинители воротков для метчиков; устройства для тиснения [ручные инструменты]; устройства для уничтожения вредителей растений ручные; устройства натяжные для металлических проводов [ручные инструменты]; устройства натяжные металлических лент [ручные инструменты]; утюги; утюги [неэлектрические, ручные инструменты]; футляры для бритв; храповики [ручные инструменты]; шаберы [ручные инструменты]; шилья; шинковки [ножи]; шпатели [ручные инструменты]; шпатели для художников; штыри; щипцы; щипцы для завивки волос; щипцы для удаления заусенцев; щипчики для загибания ресниц».
Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям законодательства, указанным в возражении, показал следующее.
Заинтересованность лица, подавшего возражение, в оспаривании правовой охраны товарного знака «
» обусловлена тем, что оно является правообладателем фирменного наименования и товарных знаков со словесным элементом «WEDO», осуществляет деятельность, связанную с товарами, относящимися к 08 классу МКТУ, при этом контрагентом лица, подавшего возражение, на территории Российской Федерации являлся правообладатель оспариваемой регистрации.
С учетом сказанного доводы правообладателя об отсутствии у лица, подавшего возражение, заинтересованности в оспаривании правовой охраны товарного знака по свидетельству № 645908 по основаниям, приведенным в возражении, являются неубедительными.
Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса может быть установлено при наличии следующих признаков: обозначение должно быть тождественно или сходно с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его части); право на фирменное наименование возникло раннее даты приоритета зарегистрированного товарного знака; фирменное наименование используется в отношении однородных товаров и услуг.
ВЕДО ТУЛС КО., ЛТД. (WEDO TOOLS CO., LTD.), Китай – лицо, подавшее возражение, согласно переводу свидетельства о регистрации юридического лица (1) зарегистрировано 18.07.2011, то есть задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака.
Доводы правообладателя, основанные на его сомнениях относительно представленных сведений (1), являются неубедительными, поскольку ничем не опровергаются.
Таким образом, у коллегии не имеется оснований для сомнений в достоверности сведений (1), в том числе, правильности представленного перевода документов, выполненных на иностранном языке.
Следует отметить, что наименование лица, подавшего возражение, выполненное буквами латиницы и буквами кириллицы, присутствует в представленных с возражением соглашениях, заключенных сторонами настоящего спора, что свидетельствует об осведомленности правообладателя о том, как именно лицо, подавшее возражение, использует свое наименование буквами латинского и русского алфавитов.
С учетом сказанного наименование лица, подавшего возражение, содержит обозначение («WEDO» / «ВЕДО»), фонетически тождественное словесному элементу «ВЕДО» оспариваемого товарного знака, что приводит к их ассоциированию друг с другом в целом.
Наличие в противопоставляемом фирменном наименовании таких словесных элементов как «Tools», «Co.», «Ltd» не меняет вывода о сходстве сравниваемых средств индивидуализации друг с другом в целом, поскольку роль данных элементов в индивидуализирующей способности всего противопоставляемого обозначения является второстепенной.
Так, слово «Ltd» указывает на организационную форму данного юридического лица, слово «Tools» обозначает «инструменты, орудия труда», указывает на область деятельности лица, подавшего возражение, часть «Co» является сокращением от «company» (компания), означающее, что данное лицо ведет коммерческую деятельность.
Графические различия сравниваемых средств индивидуализации не могут служить основанием для признания их несходными в силу второстепенного значения данного критерия.
Ввиду отсутствия у слова «ВЕДО» смыслового значения, семантический критерий не применяется.
Таким образом, сравниваемые средства индивидуализации следует признать сходными в целом, несмотря на некоторые отличия.
Что касается однородности деятельности, осуществляемой лицом, подавшим возражение, и товаров, имеющихся в перечне оспариваемой регистрации, то необходимо отметить следующее.
Информация о лице, подавшем возражение, как профессиональном производителе ручных инструментов представлена на сайте http://www.wedotools.com (2), в том числе до даты приоритета оспариваемого товарного знака.
В соответствии с контрактом № 20160128 и дополнительными соглашениями к нему (5) до даты приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, поставляло, а правообладатель оплатил товары: ручной инструмент производства «WEDO TOOLS CO., LTD.». На указанную продукцию получен сертификат соответствия, в котором лицо, подавшее возражение, значится производителем товаров.
В представленных счетах (инвойсах), документах по международным расчетам, в экспортных декларациях (5), (9), (11) представлена информация о товарах: гаечные ключи, молотки, плоскогубцы, отвертки, лопаты, муфты, ножовочные пилы, ножи и т.д., которые соотносятся с родовым понятием «инструменты ручные».
Данные товары являются однородными следующим товарам 08 класса МКТУ, указанным в перечне оспариваемого товарного знака: «алмазы для резки стекла [части ручных инструментов]; аппараты для татуировки; бруски точильные; бруски точильные для кос; буравчики [ручные инструменты]; буравы; буры [ручные инструменты]; буры для плотницких работ; буры с ручным приводом; бучарды / долота каменотесные; ваги; вилы [ручные инструменты]; вилы сельскохозяйственные [ручные инструменты]; газонокосилки [ручные инструменты]; гарпуны; гарпуны для рыбной ловли; гвоздодеры ручные; грабли [ручные инструменты]; грабли для ухода за гольф-дорожками; державки, используемые при резании [ручные инструменты]; держатели оселков; долота [ручные инструменты]; долота для скульпторов; домкраты ручные; зажимы для плотницких работ; заступы [ручные инструменты]; зензубели; зубила; иглы гравировальные; иглы для татуировок; изделия ножевые; изделия режущие [ручные инструменты]; инвентарь садово-огородный с ручным приводом; инструменты абразивные [ручные инструменты]; инструменты для выбивания номеров; инструменты для гофрирования; инструменты для декантации жидкости [ручные инструменты]; инструменты для заточки; инструменты для заточки режущих кромок; инструменты для клеймения скота; инструменты для полирования; инструменты для резки труб; инструменты для снятия изоляции [ручные инструменты]; инструменты клепальные [ручные инструменты]; инструменты развальцовочные [ручные инструменты]; инструменты режущие [ручные инструменты]; инструменты ручные для заточки кантов лыж / канторезы ручные; инструменты ручные с ручным приводом; инструменты штамповочные [ручные инструменты]; кайла [ручные инструменты]; камни точильные; кельмы; кернеры [ручные инструменты]; кирки; киянки [ручные инструменты]; клещи; клещи дыропробивные [ручные инструменты]; клинки; клуппы; ключи [ручные инструменты]; ключи гаечные [ручные инструменты]; ковши [ручные инструменты]; ковши литейные [ручные инструменты]; коловороты; колодки обувные [для ручного пошива]; кольца для кос; компостеры билетные; копатели [ручные инструменты]; копры [ручные инструменты]; косы; косы с короткой ручкой; кочерги топочные; круги наждачные; круги точильные [ручные инструменты]; кувалды; культиваторы для прополки крупных сорняков [ручные инструменты]; кусторезы; лапы костыльные [ручные инструменты]; ледорубы; лезвия [ручные инструменты]; лезвия для калевок; лезвия для рубанков; лобзики; ломы; лопатки [садоводство] / совки [садоводство]; лопаты [ручные инструменты]; мастехины / шпатели; мачете; машинки для стрижки животных [ручные инструменты]; метчики [ручные инструменты]; мехи для камина [ручные инструменты]; молотки [ручные инструменты]; молотки гладильные [ручные инструменты]; молотки для работы с камнем; молотки камнетесные; молотки клепальные [ручные инструменты]; мотыги; мотыги [ручные инструменты]; мотыги для обработки виноградников [ручные инструменты]; мясорубки [ручные инструменты]; надфили; наконечники сменные [ручные инструменты]; напильники [инструменты]; напильники наждачные; насосы воздушные с ручным приводом; насосы ручные; ножи для нарезания сыра неэлектрические; ножи для нарезания яиц неэлектрические; ножи для пиццы неэлектрические; ножи для снятия чешуи; ножи для творческого досуга [скальпели]; ножи калевочные; ножи керамические; ножи консервные неэлектрические; ножи копытные; ножи окулировочные; ножи охотничьи; ножи перочинные; ножи прививочные [ручные инструменты]; ножи роликовые [ручные инструменты]; ножи садовые кривые; ножи сапожные; ножи; ножи-секач; ножницы для обрезания фитилей; ножницы для резки плотных материалов / ножницы слесарные; ножницы для стрижки скота; ножницы садовые; ножницы садовые кривые; ножницы стригальные [ручные инструменты]; ножницы; орудия сельскохозяйственные с ручным приводом; оселки; отвертки неэлектрические; патроны для разверток; патроны сверлильные [ручные инструменты]; перфораторы [ручные инструменты]; песты для растирания [ручные инструменты]; пилки наждачные картонные; пилы [ручные инструменты]; пилы лучковые; пинцеты; пистолеты [ручные инструменты]; пистолеты для заделки швов, неэлектрические / пистолеты для шовного герметика, неэлектрические; пистолеты ручные для выдавливания мастик; плашки [ручные инструменты]; плодосъемники [ручные инструменты]; полотна пил [части ручных инструментов]; полотна режущие; пояса-держатели ручного инструмента; приспособления для гофрирования ткани; приспособления для сбора монет; приспособления для снятия шкур животных; приспособления чесальные [ручные инструменты]; пробойники; пробойники для выбивания шплинтов; проволока протяжная [ручной инструмент]; пуансоны [ручные инструменты]; пульверизаторы для инсектицидов [ручные инструменты]; разбрызгиватели инсектицидов; развертки; рамки для ручных пил или ножовок; рамы пил; рашпили [ручные инструменты]; режущие инструменты; резаки для очистки поверхности [ручные инструменты]; резцы гравировальные [ручные инструменты]; резцы фрезерные [ручные инструменты]; ремни для правки бритв кожаные; рубанки; ручки для кос; ручки для ножей; ручки для ручных инструментов с ручным приводом; свайки морские; сверла [части ручных инструментов]; сверла для полостей [части ручных инструментов]; секаторы; серпетки; серпы; скобели; скребки [ручные инструменты]; скребки для лыж; стамески; стамески для конопачения; стамески полукруглые [ручные инструменты]; ступы для растирания [ручные инструменты]; стусла [ручной инструмент]; тавра; тесаки; тесла [инструменты]; тиски; тиски верстачные [инструменты ручные]; топорики [ручные инструменты]; топоры; топоры для выдалбливания пазов [гнезд]; трамбовки [ручные инструменты]; трамбовки для уплотнения грунта [ручные инструменты]; труборезы [ручные инструменты]; угольники [ручные инструменты]; удлинители воротков для метчиков; устройства для тиснения [ручные инструменты]; устройства для уничтожения вредителей растений ручные; устройства натяжные для металлических проводов [ручные инструменты]; устройства натяжные металлических лент [ручные инструменты]; утюги; утюги [неэлектрические, ручные инструменты]; храповики [ручные инструменты]; шаберы [ручные инструменты]; шилья; шпатели [ручные инструменты]; шпатели для художников; штыри; щипцы».
В отношении остальных товаров 08 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемого товарного знака, однородность сравниваемых товаров не прослеживается.
Так, товары «дубинки полицейские; кастеты; кинжалы; мечи / шпаги; ножны для холодного оружия; оружие холодное; палаши / сабли / шашки» относятся к иному роду (виду) товаров «оружие», имеют другое назначение и иной круг потребителей (ценители оружия).
Товары «бритвы электрические и неэлектрические; инструменты для депиляций неэлектрические и электрические; инструменты для обрезания ногтей электрические или неэлектрические; инструменты для прокалывания ушей; кусачки для ногтей / щипцы для ногтей; лезвия бритвенные; машинки для стрижки бороды; машинки для стрижки волос электрические и неэлектрические для личного пользования; наборы маникюрных инструментов; наборы маникюрных инструментов электрические; наборы педикюрных инструментов; несессеры для бритвенных принадлежностей; пилочки для ногтей; пилочки для ногтей электрические; пинцеты эпиляционные; приспособления для завивки волос ручные неэлектрические; приспособления полировальные для ногтей электрические или неэлектрические; ремни для правки бритв; футляры для бритв; щипцы для завивки волос; щипцы для удаления заусенцев; щипчики для загибания ресниц» относятся к родовому понятию «инструменты для личного пользования туалетные», имеют другое назначение (для использования в личных целях, в том числе ухода за собой), и не имеют совместной встречаемости с ручными инструментами.
Товары «вилки столовые; инструменты для открывания устриц; ложки; ложки, вилки и ножи столовые детские; ложки, вилки и ножи столовые пластиковые; овощерезки; приборы столовые [ножи, вилки и ложки]; приспособления для резки овощей; серебро столовое [ножи, вилки и ложки]; шинковки [ножи]» относятся к родовому понятию «утварь кухонная и столовая», имеют другое назначение и условия реализации по сравнению с ручными инструментами.
Таким образом, оспариваемый товарный знак по свидетельству № 645908 не соответствует требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 08 класса МКТУ, признанных однородными товарам, производимым лицом, подавшим возражение (инструменты ручные).
Что касается довода правообладателя об отсутствии документального подтверждения ввоза товаров на территорию Российской Федерации, то они являются неубедительными в силу совокупности имеющихся в распоряжении коллегии материалов: договоров между сторонами спора (в том числе существенных условий договоров), переписки, документов о расчетах за поставленные товары, сертификатов соответствия на продукцию.
При этом с отзывом не представлено ни одного документа, обуславливающего преимущественное право правообладателя в отношении словесного элемента «ВЕДО»/«WEDO».
Несоответствие товарного знака по свидетельству № 645908 положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса обосновано в возражении доводами о том, что у потребителей сложилось представление об определенном производителе товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком, а именно – о лице, подавшем возражение.
Способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и его изготовителе. Указанная способность, действительно, может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем, основанных на предшествующем опыте.
Для вывода о возникновении такой ассоциации, связанной с иным производителем товаров, необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем, но и подтверждение возникновения у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его производителем.
Для подтверждения возникновения у потребителей ассоциативной связи с предшествующим производителем товара необходимо представление соответствующих доказательств, которых в материалах дела не имеется.
Доказательства, касающиеся производства и реализации товаров 08 класса МКТУ, не являются основанием для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение относительно производителя товара, поскольку не свидетельствуют о возникновении у потребителей представления о том, что они происходят исключительно от ВЕДО ТУЛС КО., ЛТД. (WEDO TOOLS CO., LTD.).
С учетом изложенного, довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя, является недоказанным.
Что касается мотивов возражения, основанных на положениях статьи 6-septies Парижской конвенции, то коллегия установила следующее.
Лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков со словесным элементом «WEDO» на территории стран-участниц Союза, учрежденного Парижской конвенцией (10). При этом эти товарные знаки зарегистрированы ранее даты приоритета оспариваемой регистрации. Вместе с тем сам по себе факт наличия таких товарных знаков не является основанием для подтверждения оснований, предусмотренных подпунктом 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.
Согласно представленному контракту № 20160128 от 28.01.2016 (5) лицо, подавшее возражение, поставляло правообладателю продукцию (инструменты различного назначения). Оплата поставляемого товара производилась, согласно разделу «ПЛАТЕЖИ» контракта, в два этапа по 50 %. Причем в разделе «ПОСТАВКА И УПАКОВКА» отмечается, что датой перехода права собственности на товар является дата передачи товара перевозчику, а покупателем и грузополучателем товара является правообладатель.
Таким образом, согласно указанному контракту (5), а также счетам, экспортным декларациям, документам о расчетах между сторонами спора, лицо, подавшее возражение, является лицом, продающим продукцию, а правообладатель выступает в качестве ее покупателя.
Следует отметить, что для агентских или представительских отношений принципиальным является то обстоятельство, что агент или представитель действует в интересах принципала или уполномоченного лица, т.е. осуществляет деятельность согласно полученным указаниям. В рамках контракта № 20160128 правообладатель действует исключительно в своих интересах, что не позволяет признать его действия как действия агента или какого-либо представителя лица, подавшего возражения.
Таким образом, исходя из указанных существенных условий, представленный контракт может быть оценен как простой договор купли-продажи или договор поставки. Согласование сторон о количестве и ассортименте продукции в приложениях не придает данным отношениям характер агентских.
Переписка сторон спора (8) в отношении регистрации товарного знака в России не является частью упомянутого контракта. Другое соглашение (7), в котором стороны определяют эксклюзивный характер их взаимоотношений по поставке товаров, а также определяют положения, касающиеся интеллектуальной собственности, заключено 14.09.2017, то есть позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака.
В этой связи у коллегии нет оснований считать, что регистрация оспариваемого товарного знака была произведена на имя агента или представителя владельца знака в одной из стран Союза в нарушение требований статьи 6-septies Парижской конвенции.
Что касается доводов возражения о наличии оснований для признания правовой охраны оспариваемого товарного знака недействительной в соответствии с положениями статьи 10-bis Парижской конвенции, то они не могут быть признаны убедительными, поскольку с возражением не представлено акта уполномоченного органа, установившего факт недобросовестной конкуренции со стороны правообладателя. Роспатент таким органом не является.