Обозначение «» по заявке №2020729332, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.06.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне.

Роспатентом 09.08.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020729332 по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что заявленное обозначение состоит только из не обладающих различительной способностью элементов.

А именно, словесный элемент «ДЁШЕВ» (учитывая композиционное решение заявленного обозначения, может быть также рассмотрен как словесный элемент «ДЁШЕВО»), указывает на свойства услуг, поскольку «ДЁШЕВ» - краткая форма прилагательного дешёвый – недорогой, имеющий низкую цену, а также (о цене) низкий (см. Толковый словарь русского языка, С. И. Ожегов и Н. Ю. Шведова, Москва, изд. «Азбуковник», 1999, стр. 163);

словесный элемент «ПРОДУКТЫ» (ПРОДУКТЫ – предмет, как результат человеческого труда; результат материального или нематериального производства, имеющий целевое значение и качественные свойства, в связи с которыми он может служить предметом потребления, см. там же, стр. 609; Интернет, http://dic.academic.ru/) указывает на назначение услуг;

элемент «%» представляет собой общепринятый символ (знак процента (%) — знак, обозначающий проценты, см. там же, стр. 627), который не вносит в заявленное обозначение достаточной различительной способности, так как используется в качестве характеристики услуг, предлагаемых по сниженным ценам.

В своем ответе заявитель выражает согласие с мнением экспертизы о том, что слово «ПРОДУКТЫ» и элемент «%» относятся к неохраняемым элементам на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Представленные заявителем договоры аренды помещений и фотографии магазинов не подтверждают приобретенную различительную способность заявленного обозначения на имя заявителя (ООО «Виктория Балтия») в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ до даты подачи заявки.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.05.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 09.08.2021. Доводы возражения сводятся к следующему.

Заявитель не оспаривает отсутствие различительной способности у словесного элемента «ПРОДУКТЫ».

Заявленное обозначение представляет собой оригинальную композицию с индивидуальным дизайном.

Словесный элемент «ДЁШЕВ» отличается оригинальным исполнением, оригинальным цветом. Графический элемент в виде овалов и наклонной черты также выполнен оригинальным способом, а изображения овалов имеют прочерки в нижней и верхней части. В композиции важным для восприятия является взаимное расположение элементов, а именно, близкое взаиморасположение словесного элемента «ДЁШЕВ» и графического элемента в виде овалов и наклонной линии.

Словесный элемент «ДЁШЕВ» выполнен в нетрадиционной краткой форме, и это провоцирует разнообразные домысливания и семантические ассоциации. Например, словесный элемент «ДЁШЕВ» может ассоциироваться с русской мужской фамилией.

Поскольку использование форм кратких прилагательных не распространено в современном русском разговорном языке, то словесное обозначение «ДЁШЕВ» может восприниматься как связанное с древне - русской культурой. Шрифт написания словесного элемента «ДЁШЕВ» и цветовое сочетание обозначения позволяют поддерживать идею отнесения обозначения к древнерусскому стилю.

Таким образом, указание экспертизой смыслового значения элемента «ДЁШЕВ», определяемого полной формой прилагательного - «дешёвый», является свободной трактовкой, удаленной от сути заявленного обозначения.

Графический элемент заявленного обозначения - «%» выполнен черным цветом оригинальным шрифтом с прочерками по центру в верхней и нижней части каждого овала. Изображение также может вызывать разные ассоциации у потребителей - например, с традиционным изображением кофейных зерен или семян пшеницы.

Таким образом, каждый элемент заявленного обозначения носит фантазийный характер, открытый для разных вариантов трактовки и восприятия обозначения, а заявленное обозначение в целом обладает достаточной различительной способностью.

Заявленное обозначение предназначено для использования в качестве названия розничного магазина. Услуги магазина — это торговая деятельность, т.е. оказание услуг третьим лица по продаже товаров.

Смысл словесного элемента «ДЁШЕВ» не связан со стоимостью заявленных услуг, а регистрация заявленного обозначения не испрашивается в отношении каких-либо видов товаров, к которым было бы логичнее применить указанное экспертизой свойство «ДЁШЕВ».

Поэтому в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ заявленное обозначение не может носить описательного характера, а вывод об описательности – неверное соотношение указанной экспертизой семантики обозначения с перечнем заявленных услуг.

ООО «Виктория Балтия» является дочерней компанией АО «ДИКСИ ЮГ» - владельца известной российскому потребителю продовольственной торговой сети «ДИКСИ».

АО «ДИКСИ ЮГ» - российская компания, владеющая крупной продовольственной розничной сетью, основана в 1993 году. Магазины торговой сети «ДИКСИ» широко известны российскому потребителю в разных регионах страны.

Заявленное обозначение выполнено в стиле известного товарного знака «ДИКСИ», и ассоциативно сходно с названием магазинов «ДИКСИ», поскольку выполнено сходным цветом, сходным шрифтом, а также символично начинается с буквы «Д». Узнаваемость заявленного обозначения основана на «старшем» обозначении первоначальной компании - заявителя АО «ДИКСИ ЮГ».

На принадлежащем заявителю Интернет сайте https://dixy.ru/about/ указана подробная информация о деятельности компании заявителя и оказываемых услугах.

25 магазинов, маркированных заявленным обозначением, расположены в Калининграде и Калининградской области.

Представленные заявителем договоры аренды помещений, кассовые чески, фотографии магазинов свидетельствуют о том, что на сегодняшний день заявленное обозначение в процессе своего длительного использования (более 10 лет) завоевало определенную нишу на российском рынке услуг, стало узнаваемым и популярным у потребителей и ассоциируется с компанией заявителя, следовательно, приобрело различительную способность.

На основании изложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 09.08.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020729332 в отношении уточненного перечня услуг 35 класса МКТУ (перечень был скорректирован заявителем на заседании коллегии 25.07.2022).

С возражением заявителем были представлены следующие материалы (копии):

- договор аренды помещения №3941 от 17.10.2002 по адресу: г.Калининград, ул. 9 Апреля, 80-86 (1);

- договор аренды помещения №Д-32 от 22.09.2008 по адресу: г.Калининград, ул. Багратиона, д. 156-160 (2);

- договор аренды помещения №Д-29 от 18.07.2008 по адресу: г.Калининград, ул. Вернадского, 7-13 (3);

- договор аренды помещения №Д-11/2010 от 01.11.2010 по адресу: г.Калининград, пер. Батальный, 4 (4);

- дополнительное соглашение №1 о передаче ООО «Виктория Балтия» прав и обязанностей арендатора по договору аренды нежилых помещений №Д-11/2010 от 01.11.2010 (5);

- договор аренды помещения №К-20/2010 от 28.10.2010 по адресу: г.Калининград, ул. Островского, 15 (6);

- договор аренды помещения №К-28/2010 от 15.09.2010 по адресу: г.Калининград, ул. Киевская, д. 88-90, карта с местонахождением магазина, кассовый чек (7);

- договор аренды помещения №Д-8/2010 от 01.12.2010 по адресу: г.Калининград, ул. Береговая, д. 20/18, карта с местонахождением магазина, кассовый чек (8);

- договор аренды помещения №18/01 от 08.08.2017 по адресу: г.Калининград, ул. Судостроительная, д. 31 А, пом. III (9);

- договор аренды нежилого помещения №К-23/3022 от 01.06.2011 по адресу: г. Калининград, ул. Машиностроительная, д. 60 (10);

- фотографии магазинов, маркированных заявленным обозначением (11);

- кассовые чеки ООО «Виктория Балтия» (12).

Коллегией на основании пункта 45 Правил ППС были выявлены основания, препятствующие предоставлению правовой охраны товарному знаку по заявке №2020729332, а именно, усматривается, что заявленное включает словесный элемент «продукты», относящийся к продовольственным товарам, в связи с чем для части заявленных услуг, не связанных с продовольственными товарами, заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса. При анализе смыслового содержания словесного элемента «продукты» по отношению к испрашиваемому перечню коллегия принимала во внимание ГОСТ 51303-2013 и Федеральный закон от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». О новых основаниях заявителю было сообщено в уведомлении от 01.07.2022.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (08.06.2020) заявки №2020729332 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии c пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно подпункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2020729332 заявлено комбинированное обозначение «», включающее слово «ДЁШЕВ», выполненное крупным шрифтом оранжевого цвета буквами русского алфавита. Под указанным словом размещен словесный элемент «продукты», выполненный мелким шрифтом черного цвета. Справа от словесных элементов размещен знак «%», обозначающий проценты, который выполнен черным цветом.

Необходимо отметить, что композиционное решение заявленного обозначения обуславливает восприятие словесного элемента, выполненного оранжевым цветом, также как слова «ДЁШЕВО», поскольку имеются графические предпосылки для восприятия элемента в виде окружности, относящегося к знаку «%», в качестве буквы «О» (форма окружности совпадает с начертанием буквы «О», размер этого элемента соответствует размеру остальных букв словесного элемента «ДЁШЕВ», интервал между окружностью и буквой «В» аналогичен интервалу между другими буквами слова).

Оба варианта прочтения данного слова имеют близкую семантику, поскольку образованы от одного прилагательного – «дешёвый» (1. Недорогой, имеющий низкую цену; 2. перен. Лишённый ценности, содержательности, а также пустой, ничтожный (разг.), см., например, Толковый словарь русского языка С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, https://classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Ozhegov-term-6884.htm).

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; деятельность административная в сфере бизнеса; агентства по импорту-экспорту; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг/предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; производство программ телемагазинов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов / прокат торговых стоек; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; экспертиза деловая; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправлений; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов; все указанные услуги относятся к деятельности продовольственных магазинов».

Коллегией исследовано смысловое содержание словесных элементов и знака «%» заявленного обозначения по отношению к испрашиваемым услугам 35 класса МКТУ, в результате чего установлено следующее.

Словесный элемент «ДЁШЕВ» (ДЁШЕВО), с учетом семантики слова «дешёвый» от которого он образован, способен характеризовать цену услуг испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ, а именно то, что заказчику будут оказаны данные услуги недорого, за низкую цену.

Расположенный рядом знак «%», обозначающий проценты, усиливает восприятие словесного элемента «ДЁШЕВ» (ДЁШЕВО) в качестве ценовой характеристики, поскольку используется для обозначения сниженной цены (общепринято скидки обозначать процентами).

Согласно ГОСТу 51303-2013 и Федеральному закону от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» словесный элемент «продукты» относится к продовольственным товарам. Таким образом, данный словесный элемент по отношению к испрашиваемым услугам 35 класса МКТУ прямо указывает на их отношение к продовольственным товарам, в связи с чем не обладает различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку заявитель уточнил заявленный перечень путем исключения из него услуг 35 класса МКТУ, не связанных с продовольственными товарами, а также указал, что все приведенные в скорректированном перечне услуги относятся к деятельности продовольственных магазинов, то для испрашиваемых услуг отсутствует опасность введения потребителей в заблуждение (неверного восприятия обозначения относительно назначения услуг), в связи с чем основания для признания заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Таким образом, выдвинутое коллегией основание о несоответствии заявленного обозначения подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса преодолено заявителем посредством корректировки перечня, в связи с чем может быть снято.

Заявитель в своем возражении указал, что заявленное обозначение фактически используется им для маркировки розничного магазина. Рядовые покупатели, увидев на вывеске магазина обозначение «», наиболее вероятно воспримут его как указание на то, что это магазин продовольственных продуктов, в котором представлена недорогая (дешевая) продукция и имеются скидки на товары.

По мнению заявителя, словесный элемент «ДЁШЕВ» за счет шрифта и цвета будет восприниматься потребителями, как связанный с древнерусским стилем, а овалы в знаке «%» способны восприниматься в качестве изображения кофейных зерен.

Вместе с тем, по мнению коллегии, указанные элементы не имеют графической проработки, которая препятствовала бы прочтению и пониманию смысла слова «ДЁШЕВ» (ДЁШЕВО) и восприятию элемента «%» как обозначения процентов. Исполнение указанных элементов близко к стандартному и имеет незначительные графические особенности.

Что касается знака «%», то он не вносит в заявленное обозначение достаточной различительной способности, поскольку представляет собой общепринятый символ (знак процента), который используется в качестве характеристики услуг, обозначая их сниженную цену (скидку).

Таким образом, заявленное обозначение состоит исключительно из неохраноспособных элементов и применительно ко всем заявленным услугам 35 класса МКТУ, согласно уточнению перечня, имеющим отношение к продовольственным продуктам, оно не может быть признано охраноспособным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

У иных у субъектов, осуществляющих хозяйственную деятельность в области заявленных услуг 35 класса МКТУ, существует необходимость использования элементов, присутствующих в составе заявленного обозначения, в качестве характеристики услуг (назначения и ценового диапазона).

Также коллегия не усматривает оснований для применения к заявленному обозначению нормы подпункта 2 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, как состоящему из неохраноспособных элементов, которые образуют комбинацию, обладающую различительной способностью.

В этой связи коллегия отмечает, что шрифтовое исполнение словесных элементов и знака «%» не имеет существенных графических особенностей (по сути близко к стандартному), пространственное расположение элементов друг относительно друга также является обычным (слова размещены горизонтально друг под другом, а знак «%» выполнен рядом справа), цветовое решение имеет только одно слово - «ДЁШЕВ», выполненное оранжевым цветом. Таким образом, элементы заявленного обозначения не образуют комбинацию, обладающую различительной способностью.

Подобным обозначениям правовая охрана может быть предоставлена в том случае, если они приобрели различительную способность в результате их использования.

Анализ представленных документов показал, что в части договоров аренды в качестве арендатора значатся иные лица – ООО «МДМ ПЛЮС» (1) и ООО «Калининградрозторг» (2-3), (6-8), в связи с чем они не могут служить подтверждением приобретения различительной способности заявленного обозначения в отношении заявителя.

Остальные договоры демонстрируют, что с 2010 года ООО «Викторя Балтия» арендовала нежилые помещения. В арендованных помещениях функционировали продовольственные магазины, о чем свидетельствуют кассовые чеки (12). Представленные фотографии (10) демонстрируют, что на вывеске магазинов присутствует заявленное обозначение. Вместе с тем, из представленных заявителем документов (1-12) не представляется возможным установить с какого именно момента времени заявленное обозначение стало использоваться заявителем в качестве средства индивидуализации магазинов (на вывеске).

Кроме того, необходимо отметить, что все магазины расположены в одном городе – Калининграде.

Заявитель строит свою позицию о приобретении заявленным обозначением различительной способности на экстраполировании широкой известности сети магазинов «ДИКСИ» на заявленное обозначение, которое, по мнению заявителя, выполнено в таком же стиле (сходным цветом, сходным шрифтом, а также символично начинается с буквы «Д»).

Вместе с тем известность магазинов «ДИКСИ», не принадлежащих заявителю (данной сетью магазинов владеет иное лицо - АО «ДИКСИ ЮГ»), не может быть учтена в рамках оценки приобретения различительной способности заявленного обозначения, поскольку на предмет приобретения различительной способности оценивается фактическое использование именно заявителем того обозначения, в отношении которого испрашивается государственная регистрация товарного знака. Кроме того, необходимо отметить, что заявленное обозначение представляет собой иное обозначение, состоящее из принципиально отличающихся по фонетике и семантике элементов.

Таким образом, из представленных заявителем документов не усматривается, что заявитель до даты подачи заявки №2020729332 длительно и масштабно использовал заявленное обозначение для маркировки услуг 35 класса МКТУ, относящихся к услугам по продвижению товаров, что привело к приобретению заявленным обозначением различительной способности в масштабах территории Российской Федерации. В этой связи отсутствуют основания для применения положения подпункта 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.05.2022, оставить в силе решение Роспатента от 09.08.2021.