Регистрация товарного знака «» с приоритетом от 25.05.2017 по заявке № 2017720545 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 24.10.2018 за № 677207. Товарный знак зарегистрирован на имя Открытого акционерного общества "НЕФРИТ - КЕРАМИКА", 187026, Ленинградская область, район Тосненский, 16 км. Автодороги п. Ульяновка - г. Отрадное, площадка 1 (далее – правообладатель), в отношении товаров и услуг 11, 19, 20, 24, 25, 27, 35, 37, 39, 41, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне свидетельства. Цифры «1721» указаны в качестве неохраняемых элементов оспариваемого товарного знака.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.08.2020, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 677207 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 1 и 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано тем, что лицу, его подавшему, принадлежит право на товарный знак «» по свидетельству №540586, сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком. Сходство обусловлено совпадением основного индивидуализирующего элемента сравниваемых товарных знаков, а именно словесного элемента «IMPERIAL». Дополнительные изобразительные и словесные элементы, по мнению лица, подавшего возражение, являются «слабыми», так как слово «INTERIEUR» представляет собой в переводе с французского языка на русский слово «ИНТЕРЬЕР», то есть является описательным. Изобразительный элемент в виде короны (символа императоров и королей) лишь усиливает определяющее значение и посыл сравниваемых знаков, так как совпадающий словесный элемент в переводе с английского языка на русский имеет значение «имперский». Лицо, подавшее возражение, проанализировало перечни сравниваемых товарных знаков и считает, часть товаров 11, 19 классов МКТУ оспариваемого товарного знака однородна товарам 11, 19 классов МКТУ противопоставленного товарного знака.

Кроме того оспариваемая регистрация, по мнению лица, подавшего возражение, произведена в нарушение требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как неохраняемый элемент в виде цифр «1721» занимает доминирующее пространственное положение среди остальных элементов обозначения.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 677207 недействительным в отношении следующей части товаров 11 класса МКТУ «ванны; ванны [сосуды] гидромассажные; ванны сидячие; водонагреватели; водонагреватели [аппараты]; водоспуски для туалетов; души; кабины душевые; кабины передвижные для турецких бань; нагреватели для ванн; облицовка для ванн; обогреватели; оборудование для ванных комнат; приборы и установки санитарно-технические; приборы отопительно- нагревательные, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе; приборы отопительные электрические; приборы отопительные, работающие на горячем воздухе; принадлежности регулировочные для водяных или газовых приборов и водопроводов или газопроводов; принадлежности регулировочные и предохранительные для водопроводного оборудования; принадлежности регулировочные и предохранительные для газопроводов; радиаторы [для отопления]; радиаторы центрального отопления; радиаторы электрические; раковины; распределители дезинфицирующих средств для туалетов; сиденья для туалетов; сушилки для белья электрические; теплообменники, не являющиеся частями машин; трубы [части санитарно-технических систем]; туалеты [ватерклозеты]; умывальники [части санитарно-технического оборудования]; унитазы для туалетов; установки водопроводные; установки для ванных комнат санитарно-технические; установки для кондиционирования воздуха; установки для очистки воды; установки для очистки сточных вод; установки для распределения воды; установки для фильтрования воздуха; установки отопительные; установки отопительные, работающие на горячей воде; элементы нагревательные», а также всех товаров 19 класса МКТУ ввиду несоответствия произведенной регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Также лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №677207 недействительным полностью на основании его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

К материалам возражения приложены следующие документы:

(1) Таблица сравнения товаров 11, 19 классов МКТУ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков на предмет установления однородности;

(2) Ответ правообладателя оспариваемого товарного знака на предварительный отказ в регистрации обозначения по заявке №2017720545.

Правообладатель представил отзыв по мотивам возражения, поступивший 30.10.2020. В отзыве правообладатель выражает несогласие с доводами возражения и считает его не подлежащим удовлетворению в связи со следующим. В первую очередь, доводы возражения являются противоречивыми. В частности, лицо, подавшее возражение, одновременно ссылается как на доминирование словесного элемента «IMPERIAL» в заявленном обозначении, и именно на этом основании выстраивает довод о сходстве сравниваемых товарных знаков. И в тоже время в другом своем требовании, лицо, подавшее возражение, считает, что доминирующим в оспариваемом товарном знаке является неохраняемый цифровой элемент. Указанное противоречие свидетельствует об отсутствии объективности и злоупотреблении правом.

Лицо, подавшее возражение, не является лицом, заинтересованным в его подаче. Так, заявителем не представлено доказательств, что направленность его интереса заключается в реальном использовании товарного знака «IMPERIAL» в отношении каких-либо товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку.

Сравниваемые товарные знаки, по мнению правообладателя, не сходны до степени смешения. Различия характеризуются временными периодами, с которыми вызывают ассоциации сравниваемые товарные знаки (как до нашей эры, так и после); государствами (Российская империя. Римская империя, Османская империя, Империя Инков и т.д.); широким перечнем товаров и услуг. Так, в оспариваемом товарном знаке цифры и изображение короны характеризуют период Российской империи. Указанные элементы в совокупности со словесным элементом «INTERIEUR» в переводе с французского языка «интерьер», привносят в оспариваемый товарный знак иной уровень восприятия – интерьер имперской России.

Различие зрительного впечатления сравниваемых товарных знаков, усиливается, помимо прочего, выполнением словесных элементов знаков различными алфавитами (французский\английский).

В отношении доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, правообладатель сообщил следующее. Оспариваемый товарный знак по свидетельству №677207 является комбинированным, все элементы знака имеют характерное исполнение и в совокупности образуют оригинальную комбинацию, очевидно обладающую различительной способностью.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.08.2020, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №677207.

Изучив материалы дела, заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (25.05.2017) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии c пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно абзацу шестому пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые: 1) приобрели различительную способность в результате их использования; 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Материалы возражения свидетельствуют о том, что лицо, его подавшее, является правообладателем товарного знака «» по свидетельству №540586, который, по мнению лица, подавшего возражение, является сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, что позволяет признать Индивидуального предпринимателя Аракеляна Масиса Эдуардовича лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 677207.

В качестве основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку «» по свидетельству № 677207 лицом, подавшим возражение, указывается несоответствие произведенной регистрации требованиям пунктов 1 и 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый комбинированный товарный знак «» по свидетельству № 677207 с приоритетом 25.05.2017 включает в себя словесные элементы “INTERIEUR IMPERIAL”, выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительные элементы в виде короны и горизонтальную линию, расположенную под цифровым элементом “1721”. Цифровые элементы “1721” указаны в качестве неохраняемых. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: белый, коричневый, бронзовый и зарегистрирован в отношении товаров и услуг 11, 19, 20, 24, 25, 27, 35, 37, 39, 41, 42 классов МКТУ.

Противопоставляемый словесный товарный знак «» по свидетельству № 540586 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 01, 06, 11, 17, 19 классов МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставляемого товарных знаков показал следующее.

Учитывая, что оспариваемый товарный знак является комбинированным и состоит из нескольких элементов, важно установить, какова роль того или иного элемента в комбинированном обозначении.

Степень важности элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение, а также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

Как правило, в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, поскольку он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Словесная часть оспариваемого товарного знака представлена элементами «INTERIEUR», «IMPERIAL», выполненных в две строки друг под другом.

Изобразительные элементы представлены в виде стилизованной короны с крестом, горизонтальной линией с кругом и цифровым элементом «1721», являющимся неохраняемым элементом товарного знака, следовательно, не осуществляющим его индивидуализирующую функцию.

Основным отличительным компонентом оспариваемого товарного знака следует признать словесные элементы «INTERIEUR», «IMPERIAL», расположенные в нижней части обозначения.

С точки зрения смыслового восприятия, часть «INTERIEUR» в переводе с французского языка на русский означает «внутренне убранство, интерьер» (https://translate.academic.ru/int%C3%A9rieur/fr/ru/). С учетом изложенного, словесный элемент «INTERIEUR» имеет слабую индивидуализирующую способность, поскольку в силу указанных выше значений ориентирует потребителя относительно области деятельности правообладателя.

Словесный элемент«IMPĖRIAL» в переводе с французского языка на русский имеет значение «императорский; царский; имперский».

Изложенное в совокупности приводит к выводу о том, что именно слово «IMPERIAL» является основным индивидуализирующим элементом оспариваемого товарного знака, так как этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

Противопоставленный товарный знак состоит исключительно из словесного элемента «IMPERIAL», который при переводе с английского языка на русский имеет значения «имперский, относящийся к империи».

В ответ на довод правообладателя о том, что дополнительные различия сравниваемым обозначениям придает написание слов «IMPERIAL» разными языками, коллегия отмечает следующее. Графемы слова «IMPERIAL», выполненные буквами английского и французского алфавита совпадают, и отличаются лишь наличием апострофа над буквой «E» при написании слова по правилам французского языка.

Что касается правил фонетического воспроизведения словесного обозначения «IMPERIAL» с разных языков, то в данном случае, следует ориентироваться на среднего российского потребителя, не владеющего знаниями иностранных языков. Следовательно, фонетическое воспроизведение иностранных слов наиболее вероятно через транслитерацию буквами русского алфавита, то есть иностранное слово «IMPERIAL» может быть воспроизведено как «Империал». Таким образом, с точки зрения фонетики, сравниваемые словесные элементы являются тождественными.

На основании изложенного коллегия делает вывод о сходстве оспариваемого и противопоставленного товарных знаков за счет вхождения в них фонетически и семантически тождественного словесного элемента «IMPERIAL».

Присутствие по центру композиции в оспариваемом товарном знаке изобразительных элементов в виде короны и линии с кругом, создающих яркий запоминающийся образ не позволяют говорить о высокой степени сходства сравниваемых товарных знаков. Вместе с тем, дополнительные изобразительные и словесные элементы оспариваемого товарного знака не приводят к отсутствию ассоциирования сравниваемых обозначений в целом.

Особенно следует отметить, что при наличии полностью совпадающего словесного элемента «IMPERIAL» в сравниваемых обозначениях, невозможно сделать вывод об их полном несходстве.

Данный подход нашел отражение в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 и от 03.12.2018 по делу N СИП-210/2017, от 21.05.2018 по делу N СИП-210/2017, от 31.05.2018 по делу N СИП-450/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2018 N 300-КГ18- 13820 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано) и от 19.10.2018 по делу N СИП-137/201, в постановлении Суда по интеллектуальным права по делу № A41-79867/2018.

Таким образом, оспариваемый и противопоставленный товарные знаки является сходными в целом, несмотря на отдельные отличия.

Что касается однородности товаров и услуг, в отношении которых оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 677207, и товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 540586, то коллегией установлено следующее.

Часть товаров 11 класса МКТУ «ванны; ванны [сосуды] гидромассажные; ванны сидячие; водоспуски для туалетов; души; кабины душевые; кабины передвижные для турецких бань; оборудование для ванных комнат; облицовка для ванн; приборы и установки санитарно-технические; принадлежности регулировочные и предохранительные для водопроводного оборудования; принадлежности регулировочные для водяных приборов и водопроводов; радиаторы [для отопления]; радиаторы центрального отопления; радиаторы электрические; раковины; распределители дезинфицирующих средств для туалетов; сиденья для туалетов; трубы [части санитарно-технических систем]; туалеты [ватерклозеты]; умывальники [части санитарно-технического оборудования]; унитазы для туалетов; установки водопроводные; установки для ванных комнат санитарно-технические; установки для очистки воды; установки для очистки сточных вод; установки для распределения воды» оспариваемого товарного знака является либо идентичной товарам в перечне 11 класса МКТУ противопоставляемого товарного знака, либо совпадает с ними по виду и роду, и вследствие этого сравниваемые товары являются однородными.

Товары 11 класса МКТУ «водонагреватели; водонагреватели [аппараты]; нагреватели для ванн; обогреватели; приборы отопительно- нагревательные, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе; приборы отопительные электрические; приборы отопительные, работающие на горячем воздухе; сушилки для белья электрические; теплообменники, не являющиеся частями машин; установки отопительные; установки отопительные, работающие на горячей воде; элементы нагревательные», в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, представляют собой отопительные устройства различных видов. В тоже время товары 11 класса МКТУ «радиаторы (для отопления); радиаторы центрального отопления», противопоставленного товарного знака также являются видовыми относительно родовой группы товаров «приборы отопительно-нагревающие». Следовательно, сравниваемые товары следует признать однородными в силу совпадения их по роду, виду, свойствам и назначению.

Товары 11 класса МКТУ «принадлежности регулировочные для газовых приборов или газопроводов; принадлежности регулировочные и предохранительные для газопроводов» оспариваемого товарного знака следует признать сопутствующими отопительным приборам, в том числе непосредственно товару «радиаторы центрального отопления» противопоставленного товарного знака. Данный вывод обусловлен механизмом центрального отопления, который основан на подогреве воды в парогазовом блоке тепловой станции и последующей подачи подогретой воды через теплообменники пользователям ( см. ГОСТ Р 53634-2009 Котлы газовые центрального отопления). То есть сравниваемые приборы и устройства имеют совместную встречаемость в гражданском обороте.

Вместе с тем товары 11 класса МКТУ «установки для кондиционирования воздуха; установки для фильтрования воздуха» оспариваемого товарного знака представляют собой приборы для обработки воздуха, в то время как приборы, перечисленные в перечне противопоставленного товарного знака, связаны с водоподготовкой либо с санитарно-гигиеническими устройствами и приспособлениями для ванны. Следовательно, сравниваемые товары не однородны друг другу, так как не соотносятся по виду (роду), имеют разные назначение, свойства и круг потребителей.

Все товары 19 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, идентичны товарам 19 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, за исключением товаров “коробки дверные неметаллические; рамы дверные неметаллические; окна неметаллические; покрытия напольные деревянные”. Указанные товары в свою очередь являются однородными таким товарам противопоставленного товарного знака как “полотна дверные неметаллические; филенки дверные неметаллические; перемычки дверные и оконные”. Сравниваемые товары 19 класса МКТУ соотносятся друг с другом как видовые, имеют сходное назначение.

Таким образом, оспариваемый товарный знак ассоциируется с противопоставляемым товарным знаком в отношении всех товаров 19 класса МКТУ и указанной выше части товаров 11 класса МКТУ, перечисленных в перечне оспариваемой регистрации.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, относительно противоречия произведенной регистрации товарного знака по свидетельству №677207 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, исключенный из объема правовой охраны цифровой элемент “1721” занимает в оспариваемом товарном знаке доминирующее положение, по этой причине предоставление ему правовой охраны противоречит положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, что цифровой элемент “1721” действительно занимает в оспариваемом товарном знаке центральное композиционное положение, так как расположен посередине, выполнен более крупным шрифтом, чем иные элементы знака.

Вместе с тем, остальные изобразительные и словесные элементы оспариваемого товарного знака в совокупности занимают большее пространственное положение, нежели цифровая часть знака. Кроме того присутствие в знаке охраняемых словесных элементов «», изобразительного элемента в виде стилизованной короны «», оформление знака дополнительным декоративным элементом в виде «», а также выполнение обозначения в белой, бронзовой, коричневой цветовой гамме в совокупности создают комбинацию, которая способна выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака, отличать товары одного производителя от товаров другого. Данная комбинация носит оригинальный характер в целом, что не позволяет прийти к выводу о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса даже при условии указания цифрового элемента «1721» в качестве неохраняемого.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 20.08.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №677207 недействительным в отношении следующих товаров 11 класса МКТУ «ванны; ванны [сосуды] гидромассажные; ванны сидячие; водоспуски для туалетов; души; кабины душевые; кабины передвижные для турецких бань; оборудование для ванных комнат; облицовка для ванн; приборы и установки санитарно-технические; принадлежности регулировочные и предохранительные для водопроводного оборудования; принадлежности регулировочные для водяных приборов и водопроводов; радиаторы [для отопления]; радиаторы центрального отопления; радиаторы электрические; раковины; распределители дезинфицирующих средств для туалетов; сиденья для туалетов; трубы [части санитарно-технических систем]; туалеты [ватерклозеты]; умывальники [части санитарно-технического оборудования]; унитазы для туалетов; установки водопроводные; установки для ванных комнат санитарно-технические; установки для очистки воды; установки для очистки сточных вод; установки для распределения воды; водонагреватели; водонагреватели [аппараты]; нагреватели для ванн; обогреватели; приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе; приборы отопительные электрические; приборы отопительные, работающие на горячем воздухе; принадлежности регулировочные для газовых приборов или газопроводов; принадлежности регулировочные и предохранительные для газопроводов; сушилки для белья электрические; теплообменники, не являющиеся частями машин; установки отопительные; установки отопительные, работающие на горячей воде; элементы нагревательные; принадлежности регулировочные для газовых приборов или газопроводов; принадлежности регулировочные и предохранительные для газопроводов» и всех товаров 19 класса МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства.