Комбинированное обозначение «» по заявке №2020751086 с приоритетом от 16.09.2020 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 06, 19, 35, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.09.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020751086. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с наименованием места происхождения товаров (далее - НМПТ) «СЕМЁНОВСКАЯ ЛОЖКА» №234, заявка на регистрацию которого была подана 19.09.2019 [1];

- с НМПТ «СЕМЁНОВСКАЯ МАТРЁШКА» №220, заявка на регистрацию которого была подана 29.01.2019 [2];

- с НМПТ «ХОХЛОМА СЕМЕНОВСКАЯ» №13, заявка на регистрацию которого была подана 02.09.1994 [3].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.11.2021, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения «СЕМЕНОВСКИЕ БАНИ» и «СЕМЕНОВСКАЯ ЛОЖКА»/«СЕМЕНОВСКАЯ МАТРЕШКА»/«ХОХЛОМА СЕМЕНОВСКАЯ» представляют собой словосочетания - соединение двух самостоятельных слов, связанных по смыслу и грамматически. Слово «СЕМЕНОВСКИЕ» в заявленном обозначении является зависимым от имени существительного «БАНИ», а слово «СЕМЕНОВСКАЯ» в противопоставленных НМПТ является зависимым от имен существительных «ЛОЖКА»/«МАТРЕШКА»/«ХОХЛОМА». В результате восприятия потребителями сравниваемых обозначений ассоциативные связи между ними не образуются, что объективно объясняется отсутствием между словами «БАНИ» и «ЛОЖКА» / «МАТРЕШКА» / «ХОХЛОМА» парадигматических связей (смысловой противопоставленности, смысловой близости, предметных отношений части и целого, родо-видовых, звуковых), равно как и предпосылок для возникновения каких-либо тематических ассоциаций: например, отсутствуют корреляции «объект - его местонахождения», «объект - действие», «объект и его признак», «причина - следствие», «образ действия - объект», общие признаки. Таким образом, сравниваемые обозначения различаются по семантическому признаку сходства;

- между сравниваемыми словесными обозначениями «СЕМЕНОВСКИЕ БАНИ» и «СЕМЕНОВСКАЯ ЛОЖКА»/«СЕМЕНОВСКАЯ МАТРЕШКА»/ «ХОХЛОМА СЕМЕНОВСКАЯ» отсутствует звуковое (фонетическое) сходство, так как между ними имеются существенные звуковые различия;

- сравниваемые обозначения производят совершенно различное зрительное впечатление, поскольку отличаются шрифтовым и цветовым исполнением, разным композиционным построением знаков, составом и исполнением букв в словах, то есть графическое (визуальное) сходство между сравниваемыми обозначениями отсутствует;

- заявленное обозначение «СЕМЕНОВСКИЕ БАНИ» заявлено для широкого перечня товаров и услуг 06, 19, 35, 37 и 42 классов МКТУ (обобщенно данный перечень можно описать как: металлические и неметаллические конструкции бань и их элементы; продажа, ремонт и проектирование указанных конструкций), которые абсолютно не однородны с товарами, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные НМПТ (ложки; матрёшка; изделия из древесины художественно-декоративного и утилитарного назначения: вазы, коробки, по ставки, ковши различной конфигурации, наборы посуды и отдельные предметы, ложкарные изделия, пасхальные яйца, иконы, подсвечники, тарелки-панно, столы, стулья, сувенирно-подарочные изделия, матрешки, церковная утварь). Сравниваемые товары/услуги служат для разных целей, не являются взаимозаменяемыми. Таким образом, потребители никогда не будут ассоциировать сравниваемые товары / услуги с одним производителем;

- в уведомлении о результатах проверки экспертиза указывала на неохраноспособность словесного элемента «СЕМЕНОВСКИЕ БАНИ» заявленного обозначения в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, так как он указывает на место производства товаров и оказания услуг. Заявитель изначально указывал данный словесный элемент как неохраняемый (при оформлении заявления на регистрацию товарного знака), в ответе на уведомление согласился с мнением экспертизы о неохраспособности словесного элемента «СЕМЕНОВСКИЕ БАНИ»;

- словесные элементы «СЕМЕНОВСКАЯ»/«СЕМЕНОВСКИЙ»/ «СЕМЕНОВСКОЕ»/«СЕМЕНОВСКИЕ» отсылают потребителей к месту производства товаров/оказания услуг и используется большинством производителей продукции в Семеновском районе Нижегородской области. Таким образом, лишение участников рынка права использования данного имени прилагательного за счет его монополизации правообладателями противопоставленных НМПТ, ущемляет права остальных участников рынка;

- заявителем приводятся примеры регистрации товарных знаков со словесными элементами «СЕМЕНОВСКАЯ»/«СЕМЕНОВСКИЙ» с более поздней датой приоритета, чем дата приоритета противопоставленного НМПТ № 13 «ХОХЛОМА СЕМЕНОВСКАЯ»: «», «», «», «», «», «» по свидетельствам №№749679, 777963, 376275, 376276, 376277, 376278.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.09.2021 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 06, 19, 35, 37, 42 классов МКТУ с указанием словесного элемента «СЕМЁНОВСКИЕ БАНИ» в качестве неохраняемого элемента.

При подготовке к рассмотрению возражения были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как включает в себя доминирующий словесный элемент «СЕМЁНОВСКИЕ БАНИ», который указывает на место производства товаров и оказания услуг.

Коллегия отмечает, что выявление новых обстоятельств, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, предусмотрено пунктом 45 Правил ППС.

Уведомленный надлежащим образом об указанных новых обстоятельствах заявитель 14.02.2022 направил ходатайство о внесении изменений в заявленное обозначение, путем уменьшения размера словесного элемента «СЕМЁНОВСКИЕ БАНИ» и увеличения размера изобразительного элемента (композиции из стилизованного изображения цветка с листьями) в составе заявленного обозначения. В пояснении к указанному ходатайству о внесении изменений заявитель пояснял, что в измененном комбинированном обозначении доминирующее положение занимает изобразительный элемент.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (16.09.2020) поступления заявки №2020751086 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с требованиями пункта 7 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с Кодексом, за исключением случая, когда такое обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, если регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение «» является комбинированным, состоящим из геометрических фигур в виде окружностей, из изобразительных элементов в виде стилизованного изображения цветка с листьями, и из словесного элемента «СЕМЕНОВСКИЕ БАНИ», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 06, 19, 35, 37, 42 классов МКТУ основано на его несоответствии требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, при подготовке к рассмотрению возражения коллегией были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. К указанным обстоятельствам относится то, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как включает в себя доминирующий словесный элемент «СЕМЁНОВСКИЕ БАНИ», который указывает на место производства товаров и оказания услуг.

Анализ заявленного обозначения «» на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Поскольку заявленное обозначение является комбинированным, важно установить, какова роль того или иного элемента в его составе.

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента, а также степень связанности его с композицией всего обозначения. Перечисленные факторы могут учитываться как в отдельности, так и в совокупности.

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

Заявленное обозначение включает в свой состав как изобразительные, так и словесные индивидуализирующие элементы, которые равным образом оказывают влияние на формирование образа знака, при этом воспринимаются по отдельности друг от друга.

Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Таким словесным элементом заявленного обозначения является словесный элемент «СЕМЕНОВСКИЕ БАНИ», который и несет основную индивидуализирующую функцию заявленного обозначения.

Заявленное обозначение включает в свой состав словесный элемент «СЕМЕНОВСКИЕ БАНИ», который представляет собой словосочетание, в котором прилагательное «СЕМЕНОВСКИЕ» образовано от наименования географического объекта «СЕМЕНОВ» - город в Нижегородской области (см. Большая энциклопедия: в 62 томах, Т. 20. – М.: ТЕРРА, 2006), а существительное «БАНИ» обозначает «специальная постройка, помещение, где моются и парятся» (https://efremova.slovaronline.com/3110-BANYA)». Исходя из перечня заявленных товаров и услуг 06, 19, 35, 37, 42 классов МКТУ можно сделать вывод о том, что словесный элемент «СЕМЕНОВСКИЕ» будет вызывать правдоподобные ассоциации с определенным географическим объектом (заявителем в материалы заявки №2020751086 были представлены документы, доказывающие, что он осуществляет свою деятельность в указанном выше районе:

1) «Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав», подтверждающую право собственности на административное здание, адрес Нижегородская обл., Семеновский р-он, г. Семенов, ул. Шевченко, д. 24А (Кадастровый номер объекта 52 : 12 : 1800327 : 171);

2) «Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав», подтверждающую право собственности на земельный участок, адрес Нижегородская обл., Семеновский р-он, г. Семенов, ул. Шевченко, д. 24А/1 (Кадастровый номер объекта 52 : 12 : 1800327 : 222), а словесный элемент «БАНИ» будет указывать на назначение товаров и услуг 06, 19, 35, 37, 42 классов МКТУ (данные товары и услуги предназначены при строительстве и обслуживании бань).

Таким образом, словесный элемент «СЕМЕНОВСКИЕ БАНИ» заявленного обозначения является неохраняемым элементом в отношении всех заявленных товаров и услуг 06, 19, 35, 37, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки, с чем заявитель выразил согласие при подаче заявки на регистрацию заявленного обозначения и в самом возражении от 12.11.2021.

Следует отметить, что неохраняемый словесный элемент «СЕМЕНОВСКИЕ БАНИ» в составе рассматриваемого обозначения выступает в качестве основного элемента, акцентирующего на себе внимание в первую очередь, тем самым занимает доминирующее положение в составе заявленного обозначения. Учитывая, что доминирующее положение в заявленном обозначении занимает неохраняемый элемент, заявленное обозначение в целом не может быть зарегистрировано на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В свою очередь, анализ заявленного обозначения «» на предмет его соответствия требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленные НМПТ «СЕМЁНОВСКАЯ ЛОЖКА», «СЕМЁНОВСКАЯ МАТРЁШКА», «ХОХЛОМА СЕМЕНОВСКАЯ» №№234, 230, 13 представляют собой словесные обозначения, выполненные стандартными шрифтами заглавными буквами русского алфавита.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных НМПТ показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе фонетически (отличие составляют только последние буквы «ИЕ»/«АЯ») и семантически (значение приведено по тексту заключения выше) сходные словесные элементы «СЕМЕНОВСКИЕ»/«СЕМЁНОВСКАЯ». Данные словесные элементы обуславливают сходное восприятие сравниваемых средств индивидуализации, вызывая представления об одном и том же географическом объекте (городе Семенове Нижегородской области).

Графически, сравниваемые словесные элементы «СЕМЕНОВСКИЕ БАНИ» и «СЕМЁНОВСКАЯ ЛОЖКА»/«СЕМЁНОВСКАЯ МАТРЁШКА»/«ХОХЛОМА СЕМЕНОВСКАЯ» выполнены буквами русского алфавита, что сближает их по визуальному признаку сходства.

Следует отметить, что при сравнении НМПТ и товарных знаков однородность товаров (услуг) не оценивается, так как, исходя из пункта 7 статьи 1483 Кодекса, сходные с НМПТ товарные знаки не могут быть зарегистрированы в отношении любых товаров (услуг).

Вместе с тем, коллегия отмечает, что противопоставленные НМПТ «СЕМЁНОВСКАЯ ЛОЖКА», «СЕМЁНОВСКАЯ МАТРЁШКА», «ХОХЛОМА СЕМЕНОВСКАЯ» №№234, 230, 13 предназначены для индивидуализации товаров, связанных с народными промыслами, которые являются предметами быта, могут использоваться для украшения внутреннего убранства помещений, в том числе и бань.

Коллегия обращает внимание на то, что НМПТ «ХОХЛОМА СЕМЕНОВСКАЯ» №13 связано с производством изделий из древесины художественно-декоративного и утилитарного назначения: ваз, коробок, подставок, ковшей различной конфигурации, наборов посуды, ложкарных изделий, подсвечников, тарелок-панно, столов, стульев, сувенирно-подарочных изделий, матрешек», которые могут использоваться для оформления внутреннего интерьера бань. Кроме того, заявленное обозначение содержит в себе дополнительный изобразительный элемент в виде стилизованного изображения цветка с листьями, присущего по своим очертаниям хохломской росписи (https://ru.depositphotos.com/stock-photos/хохломскаяроспись.html), наличие которого напрямую вызывает ассоциации у потребителей с НМПТ «ХОХЛОМА СЕМЕНОВСКАЯ» №13.

На основании вышеизложенной информации, коллегия приходит к выводу об ассоциировании сравниваемых обозначений в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Таким образом, сходство сопоставляемых заявленного обозначения и НМПТ обуславливает вывод о правомерности приведенных в заключении экспертизы доводов в части несоответствия заявленного обозначения положениям пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

Коллегией было принято во внимание отсутствие у заявителя прав пользования НМПТ №№234, 220, 13.

Коллегия отмечает, что согласно пункту 2 статьи 1500 Кодекса «в период рассмотрения возражения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявитель может внести в документы заявки изменения, которые допускаются в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1497 Кодекса, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака». В отношении представленного ходатайства о внесении изменений в заявленное обозначение, коллегия отмечает, что оно не было удовлетворено, так как данные изменения не могут повлиять на выводы, изложенные в настоящем заключении, а, следовательно, не могут привести к регистрации заявленного обозначения.

Относительно приведенных в возражении примеров регистраций, которые, с точки зрения заявителя, могут косвенно свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения, коллегия отмечает то, что данные регистрации касаются иных обозначений, делопроизводство по которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.11.2021, изменить решение Роспатента от 28.09.2021 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020751086 с учетом дополнительных обстоятельств.