Комбинированное обозначение «» по заявке № 2021709535, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.02.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 16, 28, 35 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с заявлением от 16.12.2021 заявленный перечень товаров и услуг скорректирован по инициативе заявителя следующим образом:

16 - изделия картонные; бумага, а именно печатная; билеты;

28 - игры; карты для бинго;

41 - развлечения; организация лотерей; услуги по распространению билетов [развлечение].

Роспатентом 09.02.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021709535 по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения установлено, что словесные элементы «Scratch lotto скрэтч-лото» являются неохраняемыми, т.к. не обладают различительной способностью и занимают в заявленном обозначении доминирующее положение.

«Скретч-лото» – моментальная лотерея с использованием билетов с легкостираемым защитным слоем. В билетах моментальных и вероятностных лотерей используется скретч-слой – это непрозрачный легкостираемый защитный слой.

«Скретч-карты (билеты)» – очень популярная форма азартных игр из-за их низкой стоимости и возможности мгновенно выиграть, а не ждать розыгрыша, как во многих лотереях. (PrintProtect.ru›loterejnaya-promo-akcii-viktoriny; SlotObzor.com›loterei/skretch-loterei…nedostatki/; mirgoroskopov.com›skretch-loto-onlajn/; silhouetteblog.ru›blog…skretch-lotereya…skretch…).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.05.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 09.02.2022. Доводы возражения сводятся к следующему:

- экспертиза проигнорировала довод заявителя о том, что рассматриваемое обозначение охранялось ранее в качестве товарного знака в отношении тех же товаров и услуг, для которых испрашивается правовая охрана заявителем (см. свидетельство № 454774);

- решение о регистрации товарного знака по свидетельству № 454774 принималось без направления уведомления;

- при принятии решении следовало учитывать практику рассмотрения судебных дел №№ СИП-948/2019, СИП-619/2018, СИП-300/2020, СИП-422/2020;

- словосочетание «Scratch lotto» в английском языке отсутствует (см. Оксфордский, Кембриджский словари);

- указанные экспертизой источники сообщают, в том числе, о существовании понятия «Scratch card» / «Scratchcard», которое, вопреки мнению экспертизы, является не лотерейным термином, а финансовым;

- заявитель настаивает на необходимости учета ранее принятого Роспатентом решения, в котором слова «Scratch lotto скрэтч-лото» являлись охраняемыми элементами товарного знака, поскольку подход Роспатента должен быть единообразным, на что неоднократно указывал в свилих решениеях Суд по интеллектуальным правам (см. дела №№ СИП-680/2016, СИП-147/2017, СИП-282/2017, СИП-619/2018, СИП-948/2019, СИП-300/2020, СИП-422/2020, СИП-1032/2021).

На основании изложенных доводов заявитель просил отменить решение об отказе от 09.02.2022 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2021709535 для испрашиваемого перечня товаров и услуг 16, 28 и 41 классов МКТУ.

К возражению приложены скриншоты страниц сайтов в сети Интернет, указанных экспертизой.

На заседании коллегии от 27.06.2022 коллегией приложены к протоколу заседания распечатки страниц сайтов в сети Интернет, указанных экспертизой, с которыми дополнительно был ознакомлен представитель заявителя.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (24.02.2021) заявки № 2021709535 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии c подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Заявленное обозначение «» по заявке № 2021709535 является комбинированным, состоит из изобразительных и словесных элементов. Словесные элементы представляют собой три слова: слово «scratch» (транслитерация буквами русского алфавита [скраткх], в переводе на русский язык означает «царапина, ссадина»), а также расположенное под ним слово «lotto» (транслитерация буквами русского алфавита [лотто], в переводе на русский язык означает «лото») с восклицательным знаком. Оба слова выполнены строчными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом белого цвета и выгнуты немного вверх по дуге. Размер букв в слове «lotto» значительно больше размера букв в слове «scratch». Под словом «lotto» справа располагается слово «СКРЭТЧ-ЛОТО», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом белого цвета и выгнутое немного вверх по дуге. Все словесные элементы расположены на изобразительном элементе темно-серого цвета, контур которого белого цвета и в верхней половине повторяет контуры букв. Между словами «lotto» и «СКРЭТЧ-ЛОТО» расположен изобразительный элемент по типу белого отверстия-щели на темно-сером цвете изобразительного элемента. На все обозначение падает блик света, из-за чего часть обозначения ярка освещена, а другая часть находится в тени. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров и услуг 16, 28 и 41 классов МКТУ, в следующем цветовом сочетании: белый, черный, светло-серый, серый, темно-серый.

Анализ общедоступных источников сети Интернет показал следующее.

На сайте http://printprotect.ru, указанном экспертизой, содержится предложения к производству лотерейных билетов со скретч-слоем, а также тиражной и сфальцованной продукции для проведения викторин и промоакций. На сайте разъясняется, что «Скретч-слой – это непрозрачный легкостираемый защитный слой, используемый в билетах моментальных и вероятностных лотерей. Слой сохраняет свои свойства не менее 5 лет. Скретч-карта – это карта из картона или пластика с нанесенной на нее секретной информацией, покрытая защитным и стирающимся слоями» (см. http://printprotect.ru/products/loterejnaya-promo-akcii-viktoriny/).

На сайте https://slotobzor.com, указанном экспертизой, опубликована статья «Скретч лотереи: преимущества и недостатки», в которой раскрывается существо скретч лотереи, для участия в которой используются скретч карты: «Вы покупаете карточку, стираете защитный слой и сразу же узнаете: выиграли вы или нет» (см. https://slotobzor.com/loterei/skretch-loterei-preimushhestva-i-nedostatki/).

На сайте https://mirgoroskopov.com/ опубликована статья «Скретч лото онлайн: где найти, как сыграть и как выиграть», в которой содержится информация о скретч лотереях: «Скретч лото онлайн – это один из видов мгновенной лотереи. Причем вам не придется бегать и искать бумажные билеты. Достаточно открыть лотерейный сайт, выбрать понравившийся розыгрыш, оплатить скретч карту и тут же испытать удачу! Но, не все так просто. Предлагаю разобраться в том где найти скретч карты, как в него сыграть и главное – как выиграть» (см. https://mirgoroskopov.com/skretch-loto-onlajn/).

На сайте https://www.silhouetteblog.ru/ размещен пост от 03.09.2018 «Скретч-лотерея из скретч-бумаги silhouette», в которой предлагается алгоритм создания лотерейных билетов с использованием скретч бумаги – скретч билетов: «Что нам понадобится: 1. золотая бумага скретч; 2. серебряная бумага скретч; 3. скретч бумага для печати и резки <…> На белом картоне распечатайте столько копий билетов, сколько вам нужно для наклеивания серебряной и золотой скретч бумаги (для скретч бумаги для печати и резки мы изменим дизайн билета). <…> Поместите макет верхнего слоя мороженого на рабочую область и сделайте столько копий, сколько вам нужно для золотой скретч бумаги. <…> Выберите «Бумага самоклеящаяся, скретч» в качестве материала из списка медиафайлов на вкладке «Отправить» <…> Повторите те же шаги с серебряной скретч бумагой. <…> Разместите в рабочей области столько верхушек мороженого, сколько Вам понадобится и распечатайте их на скретч бумаге для печати и резки. <…> В качестве материала из списка на вкладке «Отправить» выберите «Бумага самоклеящаяся, скретч», выберите кнопку «Резать по краю» <…> » (см. https://www.silhouetteblog.ru/blog/detskie-podelki-/skretch-lotereya-iz-skretch-bumagi-silhouette/).

Таким образом, из представленных источников известно, что скретч-лотереи (скретч-лото) представляют собой моментальные лотереи, участие в которой осуществляется путем покупки желающими билетов, покрытых специальной защитной плёнкой в тех местах, где указан результат розыгрыша (сркетч-слой, сретч-карты. скретч-билеты). Итог узнают мгновенно, после снятия скретч-слоя. Появление первых билетов со скретч-слоем в России относят к 1990-м гг.

В сети Интернет широко представлена информация о том, что моментальные лотереи именуются скретч-лотереями. Происходит это название от английского слова «scratch», что переводится как «царапать», «скрести». Именно скретч-лотереями именуют моментальные лотереи в англоязычном сегменте интернета. Такое же название бестиражных лотерей можно встретить и на некоторых русскоязычных сайтах.

Испрашиваемые к регистрации товары 16 класса МКТУ – «изделия картонные; бумага, а именно печатная; билеты», товары 28 класса МКТУ – «игры; карты для бинго» и услуги 41 класса МКТУ – «развлечения; организация лотерей; услуги по распространению билетов [развлечение]» тесно связаны с организацией лотерей, в том числе, моментальных лотерей с использованием билетов со стираемым скретч-слоем.

С учетом изложенного словесные элементы «Scratch lotto» и «скрэтч-лото» заявленного обозначения называют вид лотереи, следовательно, являются неохраняемыми в отношении испрашиваемых товаров и услуг, т.к. не обладают различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку в композиции заявленного обозначения слова «Scratch lotto скрэтч-лото» представляют собой доминирующий элемент обозначения, то вывод о его несоответствии пункту 1 статьи 1483 Кодекса приводит к невозможности регистрации заявленного обозначения в целом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Относительно довода заявителя о существовании ранее зарегистрированного товарного знака по свидетельству № 454774 экспертизой и коллегией учтен, однако, данный факт не может быть положен в основу вывода о соответствии заявленного обозначения требованиям законодательства, поскольку имеет место существенная временная разница в датах подачи заявки № 2021709535 (24.02.2021) и № 2010731925 (06.10.2010). Поскольку охраноспособность товарного знака оценивается на дату подачи заявки (см. пункт 27 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»), то наличие источников информации в распоряжении экспертизы в 2021 году, которые могли отсутствовать в 2010 году, не позволяет признать наличие такой единственной регистрации как обуславливающей наличие различительной способности рассматриваемого обозначения. Такие ситуации встречаются в практике экспертизы.

Представленные заявителем ссылки на акты судебного органа не имеют отношения к рассматриваемому возражению.

Заявитель не является правопреемником правообладателя товарного знака по свидетельству № 454774, не имеет отношения к указанному ранее зарегистрированному товарному знаку, при этом срок действия указанного товарного знака истек и не был продлен. Таким образом, коллегия не усматривает обоснованности соответствующих вышеуказанному доводу ожиданий заявителя, поскольку каждый товарный знак уникален и возможность его регистрации рассматривается индивидуально с учетом обстоятельств конкретного дела.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.05.2022, оставить в силе решение Роспатента от 09.02.2022.