Оспариваемый товарный знак «» зарегистрирован за № 805174 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 05.04.2021 с приоритетом от 17.12.2019 по заявке № 2019765128 в отношении товаров 09 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Научно - производственная Компания «Стамакс», Алтайский край, г. Барнаул (далее – правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 805174 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «ЭЛЕКТРОПАСТУХ» ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака было введено в нормативно-техническую документацию Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации, встречалось в роликах и статьях из сети Интернет в качестве описательного для электроизгородей, предназначенных для выпаса домашних животных (крупного рогатого скота, лошадей, свиней, овец, коз и т.п.), а также комплектующих к ним;

- слово «ЭЛЕКТРОПАСТУХ» не способно индивидуализировать какого-то конкретного производителя;

- оспариваемый товарный знак сходен с доменным именем электропастух.com, принадлежащим лицу, подавшему возражение, доменным именем electropastuch.ru, принадлежащим ООО «ПриборУфа», вследствие чего утратило различительную способность, так как использовалось иными лицами в отношении однородных товаров (электроизгороди);

- на территории Российской Федерации предлагаются к продаже электроизгороди, производимые различными производителями (производители: «AGRI»; «AKO»; «Albert Kerbl»; «CHAPRON»; «CORRAL»; «Delta Battery»; «Duguva»; «Electropastyx»; «Exmork»; «Horizont»; «Lacme»; «Melasty»; «Olli»; «Pastuh 34»; «Perimeter Z»; «Robset»; «ShockPRO»; «Sunways»; «Палисад»; «ПРОТОН»; «РСАГРО»; «СТАТИК-ЗМ»; «ЦМО»; «Экстрасервис»), имеющие различную комплектацию, сопровождаемые обозначением «ЭЛЕКТРОПАСТУХ»;

- лицо, подавшее возражение является одним из крупнейших и первых в России производителей электроизгородей, сопровождаемых обозначением «ЭЛЕКТРОПАСТУХ»;

- обозначение «ЭЛЕКТРОПАСТУХ» является общепринятым термином для обозначения товара электроизгородь и ее неотъемлемых составных частей, которые продаются с одноименным названием, а именно генератор импульсов, проводник (провод, веревка, лента, сетка), изоляторы, зажимы для провода или ленты, стойки заземления;

- товары «ограды электрифицированные», по мнению лица, подавшего возражение, являются однородными электроизгородям;

- в отношении этих товаров обозначение «ЭЛЕКТРОПАСТУХ» является их характеристикой, указывая на их вид, свойства и назначение;

- в отношении остальных товаров 09 класса МКТУ, поименованных в регистрации оспариваемого товарного знака, обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно товаров, что является самостоятельным основанием для признания правовой охраны недействительной полностью на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса;

- использование обозначения «ЭЛЕКТРОПАСТУХ» лицом, подавшим возражение, до даты приоритета оспариваемой регистрации привело к возникновению у потребителя ассоциативной связи данного обозначения с ООО «Рикс-ТВ»;

- правообладатель оспариваемого товарного знака имеет намерение привлечь ООО «Рикс-ТВ» к ответственности за использование спорного обозначения, что обуславливает заинтересованность последнего в признании предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 805174 недействительным в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, поименованных в свидетельстве.

К возражению и дополнению к нему приложены следующие материалы:

1. Постановление Госстандарта России от 31.03.1994 № 8 (в редакции от 01.04.1995, с изменениями от 21.12.1996) «Об утверждении номенклатуры продукции и услуг, подлежащих обязательной сертификации в Российской Федерации» (вместе с номенклатурой).

2. Скриншоты с сайта «YouTube»: «Обзор электропастуха для КРС и не только», «Электропастух - Как он работает», «Электропастух. Нужная ли это вещь в хозяйстве?», «Электропастух. Как приучить животное», «Самый дешевый электропастух. Обзор», «Электропастух своими руками. ч 1. Практическая», «Инструкция по установке Электропастуха с лентой для лошадей».

3. Скриншоты с Интернет-сайтов https://invertory.ru, https://selhoz.guru, https://electropastuch.ru, https://electropastyx.ru, https://bigfarmer.ru/, http://vseferme.ru, https://stroy-podskazka.ru, https://www.ozon.ru, https://электропастух.com, https://ru.wikipedia.org.

4. Претензионное письмо правообладателя в адрес ООО «Рикс-ТВ».

5. Платежные документы о приобретении товаров у лица, подавшего возражение.

6. Счета-фактуры о приобретении ООО «Рикс-ТВ» упаковок и клише для нанесения маркировки.

7. Распечатка сведений из ЕГРЮЛ в отношении правообладателя.

8. Распечатка сведений из ЕГРЮЛ в отношении лица, подавшего возражение.

9. Публикации рекламных блоков в печатных изданиях: журнал «Агропрофи», май 2010 г.; «Главный сельскохозяйственный справочник Урала и Сибири», изд. Аграрные известия, 2011 г.; газета «Шадринский курьер», ноябрь 2012 г.; журнал «АПК ЮГ», май-июнь 2012 г.; журнал «Агропром Удмуртии», май 2013 г., май 2014 г.

10. Фотографии коробок/упаковок.

11. Дипломы и сертификаты (в том числе за генератор импульсов для электропастухов, 2016 г., сведения об участии в выставке, фотографии стенда).

12. Свидетельство о регистрации доменного имени электропастух.com.

13. Распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 805174.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, отзыв по его мотивам не представил, участия в заседании коллегии не принял.

Изучив материалы дела и заслушав участников заседания, коллегия установила следующее.

С учетом даты (17.12.2019) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 805174 включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии c пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определённого вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определённом качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

При этом оценка заинтересованности при подаче возражения осуществляется, исходя из оснований оспаривания.

Заинтересованность в подаче возражения обосновывается тем, что лицо, подавшее возражение, ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака «» использовало для индивидуализации производимых им товаров обозначение «ЭЛЕКТРОПАСТУХ».

Согласно имеющимся в распоряжении коллегии публикациям рекламных блоков, лицо, подавшее возражение, предлагает к продаже товары, при маркировке которых используется обозначение «ЭЛЕКТРОПАСТУХ».

Кроме того, лицо, подавшее возражение, получило претензию от правообладателя оспариваемой регистрации, что дополнительно иллюстрирует существование разногласий сторон спора относительно возможности использования лицом, подавшим возражение, обозначения «ЭЛЕКТРОПАСТУХ» в своей деятельности.

Основанием для подачи возражения явились доводы о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует условиям охраноспособности, ассоциируется с обозначением, используемым лицом, подавшим возражение, в гражданском обороте, способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара (его свойств и назначения) и относительно производителя товаров.

Ввиду изложенных обстоятельств и того факта, что деятельность лица, подавшего возражение, связана с товарами, при маркировке которых используется обозначение «ЭЛЕКТРОПАСТУХ», коллегия усматривает заинтересованность лица, подавшего возражение.

Оспариваемый товарный знак «» представляет собой комбинированное обозначение, включающее стилизованное изображение ковбойской шляпы, а также слова «ЭЛЕКТРОПАСТУХ» и «ELECTROPASTUH», выполненные буквами русского и латинского алфавитов и расположенные в две строки. Слово «ELECTROPASTUH» подчеркнуто горизонтальной чертой. Оспариваемый товарный знак выполнен в черном и светло-коричневом цветовом сочетании. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Как следует из материалов заявки № 2019765128, при принятии Роспатентом решения о регистрации оспариваемого товарного знака на имя правообладателя были учтены сведения о регистрации на его же имя товарного знака «» по свидетельству № 721178.

Как следует из общедоступных сведений Большой советской энциклопедии (М.: Советская энциклопедия, 1969-1978 гг., https://dic.academic.ru/), электроизгородь – электропастух, тонкая стальная проволока, подвешенная на кольях и периодически получающая кратковременные маломощные электрические импульсы. Используется для ограничения пастбищных участков при загонной системе пастьбы скота. Прикоснувшись к проволоке, животное замыкает цепь тока и получает ощущение кратковременного удара. Вскоре у животных вырабатывается условный рефлекс боязни проволоки. Источник питания электроизгороди — аккумуляторные батареи, дающие напряжение не более 6 В. В зависимости от вида скота проволоку навешивают на высоте 40-80 см.

Таким образом, понятие «ЭЛЕКТРОПАСТУХ» использовалось ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака в качестве синонима понятия «электроизгородь». Дополнительным подтверждением сказанного являются представленные с возражением скриншоты с сайта «YouTube», публикации рекламных блоков в печатных изданиях.

Вопросы, связанные с принципами действия электроизгородей, основными их типами и конструктивными элементами, технологией установки и эксплуатации, техникой безопасности и эффективностью действия освещены в Методических рекомендациях по применению электроограждений для диких животных (приняты Государственным комитетом СССР по охране природы и Всесоюзным институтом охраны природы и заповедного дела).

Согласно указанному документу, основными элементами электроизгороди являются: устройство, генерирующее высоковольтные импульсы – генератор импульсов, источник электропитания, заземление и собственно изгородь.

Проанализировав перечень товаров 09 класса МКТУ коллегия считает правомерным указание ООО «Рикс-ТВ» на то, что обозначение «ЭЛЕКТРОПАСТУХ» не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса по отношению к товару 09 класса МКТУ – «ограды электрифицированные», поскольку с очевидностью ориентирует относительно свойств и назначения товаров.

Слово «ELECTROPASTUH» оспариваемого товарного знака является транслитерацией словесного элемента «ЭЛЕКТРОПАСТУХ», следовательно, выводы, относящиеся к слову «ЭЛЕКТРОПАСТУХ» в полной мере касаются и этого же словесного элемента, выполненного в латинице («ELECTROPASTUH»).

Коллегия обращает внимание на то, что признание слов «ЭЛЕКТРОПАСТУХ» и «ELECTROPASTUH» не соответствующими пункту 1 (3) статьи 1483 Кодекса, означает признание их неохраняемыми элементами товарного знака.

В свою очередь, в композиции оспариваемого товарного знака «» указанные неохраняемые элементы занимают доминирующее положение, поскольку пространственно и по смыслу акцентируют на себе внимание в первую очередь. Доминирование неохраняемых элементов в составе обозначения приводит к выводу о несоответствии произведенной регистрации товарного знака в отношении товаров «ограды электрифицированные» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается утверждения лица, подавшего возражение, о том, что обозначение «ЭЛЕКТРОПАСТУХ» использовалось иными лицами в отношении однородных товаров, вследствие чего утратило различительную способность, поскольку более не может индивидуализировать товары и услуги только одного лица, то необходимо отметить следующее.

Для признания обозначения «ЭЛЕКТРОПАСТУХ» утратившим различительную способность и/или вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида в результате его использования различными независимыми предприятиями, могут быть представлены соответствующие доказательства.

Однако, в данном случае лицо, подавшее возражение, приводит декларативные сведения о производителях («AGRI»; «AKO»; «Albert Kerbl»; «CHAPRON»; «CORRAL»; «Delta Battery»; «Duguva»; «Electropastyx»; «Exmork»; «Horizont»; «Lacme»; «Melasty»; «Olli»; «Pastuh 34»; «Perimeter Z»; «Robset»; «ShockPRO»; «Sunways»; «Палисад»; «ПРОТОН»; «РСАГРО»; «СТАТИК-ЗМ»; «ЦМО»; «Экстрасервис») и сведения о двух доменах, в наименованиях которых использовано сходное обозначение, что само по себе не достаточно для вывода об утрате различительной способности обозначением «ЭЛЕКТРОПАСТУХ».

Упоминание в печатных изданиях обозначения «ЭЛЕКТРОПАСТУХ» как синонима понятия «электроизгородь», а также указание данного слова в доменном имени, не может служить основанием для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака пункту 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку эти упоминания относятся к рекламным блокам самого обратившегося с возражением лица, при этом они не подтверждают восприятие потребителями спорного обозначения как родового или видового наименования товаров из-за утраты различительной способности вследствие независимого друг от друга неоднократного их применения различными лицами для одного и того же товара или для товаров того же вида.

Поскольку довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак воспроизводит общепринятый термин, не был подтвержден ссылками на какие-либо терминологические словари или специализированные отраслевые справочники, то у коллегии нет оснований для вывода о том, что оспариваемый слово «ЭЛЕКТРОПАСТУХ» является лексической единицей, характерной для конкретной области науки или техники, связанной с товарами 09 класса МКТУ, следовательно, отсутствуют основания для признания обозначения «ЭЛЕКТРОПАСТУХ» общепринятым термином.

Приложенное с возражением Постановление об утверждении номенклатуры продукции и услуг, подлежащих обязательной сертификации в Российской Федерации, утратило силу с 01.10.1998 на основании постановления Госстандарта России от 23.02.1998 года № 5, то есть задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Принятое впоследствии Постановление Правительства Российской Федерации № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» не содержит такого вида товара как «ЭЛЕКТРОПАСТУХ».

На основании вышеизложенного коллегия считает доказанным несоответствие оспариваемого товарного знака пункту 1 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 09 класса МКТУ – «ограды электрифицированные», как характеризующего эти товары.

Регистрация товарного знака по свидетельству № 805174 оспаривается также на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, что обосновано доводом о том, что обозначение «ЭЛЕКТРОПАСТУХ» в отношении иных товаров оспариваемой регистрации является ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно свойств/назначения товаров. В отношении указанных доводов коллегией установлено следующее.

К способным ввести в заблуждение могут быть отнесены обозначения (элементы обозначений), указывающие на вид товара и/или его характеристики и/или содержащие сведения об изготовителе и т.д. через ассоциации, которые они вызывают у потребителя. Способность обозначения ввести в заблуждение не вполне очевидна. Она имеет вероятностный характер.

Под способностью товарного знака ввести в заблуждение потребителя подразумевается, в частности, ситуация, когда информация, содержащаяся в товарном знаке, может создать искаженное представление о товаре или о его производителе, способное повлиять на решение потребителя.

При этом следует отметить, что предполагаемая ложная ассоциация обозначения относительно конкретных товаров, не обладающая признаками правдоподобности, сама по себе придает обозначению фантазийный характер.

Лицо, подавшее возражение не обосновало факт возникновения у потребителей неверного представления о свойствах и назначении товаров 09 класса МКТУ посредством ассоциаций при восприятии оспариваемого обозначения.

Так, товары 09 класса МКТУ «амбушюры для наушников; анализаторы размеров наночастиц; аппараты магнитно-резонансной томографии (МРТ), не для медицинских целей; банкоматы; головы-манекены парикмахерские [учебное оборудование]; датчики пьезоэлектрические; диоды светоизлучающие на основе квантовых точек; диоды светоизлучающие органические [ОСД]; дисплеи носимых мониторов; дисплеи электронно-цифровые; жгуты электрических проводов для автомобилей; значки настроения, загружаемые для мобильных телефонов; изделия светоотражающие для ношения с целью предупреждения несчастных случаев; искатели спутниковые; камеры заднего вида для транспортных средств; клиенты тонкие [компьютеры]; кольцемеры; компьютеры, носимые на себе; манипуляторы шаровые [компьютерная периферия]; насадки для наушников; ноутбуки; объективы для селфи; огни сигнальные лазерные аварийные; одеяла спасательные; пальцемеры; педали эффектов "вау-вау"; перчатки для виртуальной реальности; платформы программные, записанные или загружаемые; подставки для ноутбуков; помощники цифровые персональные [ПЦП]; приборы телекоммуникационные в виде ювелирных украшений; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые; роботы для обеспечения безопасности; роботы лабораторные; роботы обучающие; роботы телеприсутствия; ростомеры; свистки спортивные; сигналы спасательные, невзрывные и непиротехнические; словари карманные электронные; термостаты цифровые для управления климатом; трекболы [компьютерная периферия]; тренажеры для обучения навыкам реанимации; уборы головные, являющиеся защитными шлемами; устройства для проецирования виртуальных клавиатур; фильтры, используемые в фотографии; шлюпки спасательные; шноркели; элементы графические, загружаемые для мобильных телефонов; эмотиконы, загружаемые для мобильных телефонов» относятся к автоматам и вычислительному оборудованию, оборудованию для записи и воспроизведения информации, оборудованию контрольно-измерительному и сигнальному, оборудованию компьютерному, аксессуарам для него и продуктам программным, оборудованию электро- и радиотехническому, восприятие по отношению к которым слова «ЭЛЕКТРОПАСТУХ» не может быть оценено как неверное в силу неправдоподобности соответствующего представления относительно вида, свойств и назначения этих товаров.

В обоснование довода о несоответствии оспариваемого товарного знака пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса лицо, подавшее возражение, ссылается также на то, что оно использовало обозначение «ЭЛЕКТРОПАСТУХ» до даты приоритета оспариваемой регистрации (представлены платежные документы о поставке товаров, счета за покупку коробок/этикеток, публикации рекламных блоков в печатных изданиях, фотографии коробок/упаковок, а также дипломы и сертификаты).

Проанализировав представленные доказательства, коллегия установила, что они не свидетельствуют о возникновении у потребителей ассоциативной связи спорного обозначения исключительно с ООО «Рикс-ТВ».

На упаковке товара, согласно фотографиям, размещены сведения о лице, подавшем возражение, как источнике товара.

Однако, изготовление упаковки по заказу лица, подавшего возражение, не является подтверждением производства товара, которое не проиллюстрировано.

Реализация товара лицом, подавшим возражение, до даты приоритета оспариваемой регистрации подтверждается представленными с возражением платежными документами, которые не сопровождаются договорами, товаросопроводительной документацией.

Таким образом, из представленных лицом, подавшим возражение, документов следует, что оно до даты приоритета оспариваемого товарного знака осуществляло деятельность, связанную с введением в гражданский оборот товаров, маркировка которых содержала словесное обозначение «ЭЛЕКТРОПАСТУХ».

Вместе с тем данные обстоятельства сами по себе не могут обусловливать вывод о наличии у оспариваемого товарного знака способности вводить в заблуждение потребителей относительно изготовителя соответствующих товаров.

Коллегия не располагает какими-либо документами, которые содержали бы сведения о наличии у потребителей при восприятии оспариваемого товарного знака тех или иных определенных устойчивых ассоциативных связей с лицом, подавшим возражение, что не позволяет сделать вывод о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

Резюмируя сказанное, коллегия не усматривает оснований для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим положениям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Ввиду установленного несоответствия оспариваемого товарного знака пункту 1 статьи 1483 Кодекса как характеризующего часть товаров 09 класса МКТУ, довод возражения о неправомерности предоставления правовой охраны такому обозначению в соответствующей части следует считать убедительным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 21.10.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 805174 недействительным в отношении товаров 09 класса МКТУ – «ограды электрифицированные».