Обозначение «» по заявке № 2016749876, поданной 28.12.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении услуг 44 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Согласно материалам заявки № 2016749876 на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изображения двух женских голов, вписанных в овал, и словесных элементов «Подружки» и «студия», выполненных буквами русского алфавита таким образом, что слово «студия» выполнено мелким шрифтом и расположено в нижней правой части обозначения. Обозначение выполнено в белом и голубом цветовом сочетании.

Роспатентом было принято решение от 14.06.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016749876, мотивированное тем, что заявленное обозначение не соответствует подпункту 1 пункта 3, подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а также содержит элемент «студия», являющийся неохраняемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Несоответствие заявленного обозначения подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса обосновано тем, что обозначение «Подружки» способно ассоциироваться у потребителей с деятельностью ООО «Табер Трейд», которое с 2000 года является владельцем сети магазинов «Подружка», реализующих косметическую продукцию (https://www.podrygka.ru), что определяет принципиальную возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности услуг, индивидуализируемых заявленным обозначением, одному лицу (ООО «Табер Трейд»).

Несоответствие заявленного обозначения подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса основано на выводе о сходстве до степени смешения заявленного обозначения с серией товарных знаков, включающих словесный элемент «Подружка», по свидетельствам №№ 211544 (приоритет от 23.03.2000), 372296 (приоритет от 15.08.2005), 381071 (приоритет от 28.03.2007), 583116 (приоритет от 26.09.2014), 583117 (приоритет от 26.09.2014), 583118 (приоритет от 26.09.2014), зарегистрированных на имя ООО «Табер Трейд», Москва, в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 44 класса МКТУ.

Кроме того, в заключении отмечено, что словесный элемент «студия» представляет собой видовое наименование организации, в связи с чем не обладает различительной способностью, является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.08.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 14.06.2018. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель исключает «услуги в области гигиены и косметики для людей» из заявленного перечня услуг;

- регистрация заявленного обозначения на имя заявителя в отношении оставшейся части услуг, а именно «медицинские услуги», возможна и не способна ввести в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги;

- владелец противопоставленных товарных знаков ООО «Табер Трейд» распространяет косметические товары через Интернет-магазин https://www.podrygka.ru, имеет сеть розничных магазинов в Москве, Рязани, Санкт-Петербурге;

- оказанием медицинских услуг правообладатель противопоставленных товарных знаков не занимается;

- оказание медицинских услуг существенно отличается от услуг по розничной торговле косметической продукцией: условиями оказания услуг (прием у врача в клинике по записи, с одной стороны, и посещение розничного магазина, с другой); местом оказания услуг (специально оборудованная клиника и магазин, либо Интернет-сайт); потребителями услуг (отсутствует практика, при которой потребитель связывает посещение врача и покупку продукции в магазине);

- характер услуг Интернет-магазинов, процесса покупки в них, который является максимально простым и универсальным для покупателя, кардинально отличается от медицинских услуг, характеризующихся индивидуальным подходом, обязательным личным присутствием, с предварительной записью и общением с конкретным специалистом;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются тождественными, имеются существенные графические отличия;

- заявленное обозначение используется заявителем в значительных объемах при оказании медицинских услуг с 2015 года;

- в настоящее время под контролем заявителя в 60 городах России, 3 городах Казахстана, Киргизии работает около 100 медицинских клиник, использующих в своей работе заявленное обозначение;

- информация о клиниках заявителя доступна в сети Интернет по адресу https://podruge.ru/ (администратором сайта является Галиева Ирина Маратовна – единственный учредитель и генеральный директор заявителя);

- клиниками управляют разные юридические лица и индивидуальные предприниматели из городов, в которых открыты салоны, использующие заявленное обозначение под контролем заявителя;

- медицинские услуги подлежат обязательному лицензированию, все предприятия, использующие заявленное обозначение под контролем заявителя, имеют лицензии;

- после регистрации товарного знака заявителем будут заключены лицензионные договоры на его использование подконтрольными предприятиями.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента от 14.06.2018 и регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2016749876 в отношении услуг 44 класса МКТУ – «медицинские услуги».

К возражению приложены следующие материалы:

(1) распечатки из сети Интернет: https://podruge.ru, https://www.instagram.com/studio_podruzhki;

(2) распечатка сведений из единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) в отношении заявителя;

(3) копия свидетельства регистратора доменных имен о владельце домена podruge.ru;

(4) сведения об адресах клиник заявителя;

(5) письмо ООО «Ворксити» об использовании им заявленного обозначения под контролем заявителя;

(6) распечатка сведений из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Ворксити»;

(7) копии лицензий ООО «Ворксити» на осуществление медицинской деятельности в Москве, Перми, Саратове, Тюмени, Омске.

Заявителем также представлены дополнения к возражения, существо которых сводится к следующему:

- заявленное обозначение не содержит ложных или способных ввести потребителей в заблуждение сведений;

- сведения сети Интернет о магазине косметических товаров, использующем обозначение «Подружка», не являются основанием для признания заявленного обозначения несоответствующим подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса;

- доказательств сложившейся среди потребителей ассоциативной связи обозначения «Подружки» с иным лицом (ООО «Табер Трейд») оспариваемое решение не содержит, следовательно, нет оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения пункту 3 статьи 1483 Кодекса;

- заявленные услуги 44 класса МКТУ не являются однородными товарам 03 и 05 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки;

- заявленные услуги 44 класса МКТУ не являются также однородными услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки;

- медицинской услугой является медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение (Федеральный закон Российской Федерации № 323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»);

- медицинские услуги подлежат обязательному лицензированию и выполняются медицинским работником и иным работником, имеющим право на осуществление медицинской деятельности;

- заявителем представлены документы, иллюстрирующие его хозяйственную деятельность, свидетельствующие об отсутствии оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства.

Дополнительно заявителем представлены следующие материалы:

(8) копия лицензии заявителя на осуществление медицинской деятельности в Москве, Ростове-на-Дону;

(9) копии договоров и лицензий, касающихся использования заявленного обозначения под контролем заявителя;

(10) сведения, касающиеся регистрации и посещаемости домена заявителя, размещения рекламы в сети Интернет;

(11) распечатки публикаций в социальных сетях;

(12) материалы, касающиеся создания заявленного обозначения (переписка, выбор дизайна);

(13) копия заявления, направленного заявителем в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения, касающегося регистрации медицинских изделий;

(14) список зарегистрированных медицинских изделий и копии регистрационных удостоверений;

(15) сведения о согласовании макетов рекламных материалов и их размещении;

(16) документы, иллюстрирующие деятельность ООО «Ворксити» с использованием обозначения «Подружки»;

(17) документы, иллюстрирующие деятельность ООО «Премиум Лазер» с использованием обозначения «Подружки»;

(18) распечатки сведений из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Натамед», ООО «Натабьюти», ООО «Диоскин»;

(19) распечатка сведений из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Табер Трейд».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (28.12.2016) подачи заявки № 2016749876 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 регистрационный № 38572), действующие с 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Указанные признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2016749876 заявлено комбинированное обозначение «», включающее словесные элементы «Подружки» и «студия», выполненные буквами русского алфавита, и графический элемент в форме овала, внутри которого размещены стилизованные изображения двух девушек. Обозначение выполнено в белом и голубом цветовом сочетании.

Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству № 211544 (приоритет от 23.03.2000) является комбинированным, включает словесный элемент «Подружка», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита под углом, и изобразительные элементы в виде сердец и бантика. Товарный знак принадлежит ООО «Конфитрейд», действует в отношении товаров 03, 14, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32 и услуг 39, 41 и 42 классов МКТУ. На основании договора № РД0239159 от 11.12.2017 исключительное право на указанный товарный знак в отношении товаров 16 класса МКТУ передано ООО «Табер Трейд», которому выдано свидетельство № 638531.

Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству № 372296 (приоритет от 15.08.2005) является словесным, выполнен стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита. Данный товарный знак действует в отношении товаров 03, 05, 16, 21 и услуг 35 классов МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству № 381071 (приоритет от 28.03.2007) является комбинированным, включает словесный элемент «Подружка», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита на фоне прямоугольника белого цвета, размещенного на фоне розового полотна с белыми кругами. Товарный знак, выполненный в белом, розовом и черном цветовых сочетаниях, действует в отношении товаров 03, 05, 16, 21 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству № 583116 (приоритет от 26.09.2014) включает словесный элемент «Подружка», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде цветка, расположенный над буквами «ру» словесного элемента. Товарный знак, выполненный в черном и сером цветовых сочетаниях, действует в отношении товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству № 583117 (приоритет от 26.09.2014) представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Подружка», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде цветка, расположенный над буквами «ру» словесного элемента. Указанные элементы выполнены светлыми на черном фоне. Товарный знак действует в отношении товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству № 583118 (приоритет от 26.09.2014) включает словесный элемент «Подружка», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита темно-фиолетового цвета, и изобразительный элемент в виде цветка, расположенный над буквами «ру» словесного элемента и выполненный в цвете фуксия. Товарный знак действует в отношении товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака показал следующее.

Заявленное обозначение включает словесные элементы «Подружки», «студия» и изобразительный элемент в виде овала с изображением девушек. При этом словесный элемент «студия» в силу своего смыслового значения (специальное помещение, мастерская – см. https://dic.academic.ru) характеризует место оказания заявленных услуг, следовательно, является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Основным «сильным» элементом заявленного обозначения, обуславливающим его индивидуализирующую способность, является словесный элемент «Подружки», поддержанный изобразительным элементом в виде стилизованного изображения двух девушек.

Все противопоставленные товарные знаки в качестве единственного словесного элемента включают слово «Подружка», которое акцентирует на себе внимание и является доминирующим элементом этих товарных знаков.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков обусловлено фонетическим и семантическим сходством входящих в их состав основных элементов «Подружки»/ «Подружка».

Графические отличия сравниваемых обозначений носят второстепенный характер ввиду превалирования фонетического и семантического критериев сходства. Сходство доминирующих элементов приводит к ассоциированию заявленного обозначения с товарными знаками по свидетельствам №№ 211544, 372296, 381071, 583116, 583117, 583118.

Вместе с тем заявитель оспаривает вывод об однородности заявленных услуг 44 класса МКТУ – «медицинские услуги» товарам 03 и 05 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

Угроза смешения товарных знаков присутствует в том случае, если один товарный знак может быть воспринят потребителем за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же производителю (предприятию).

В этой связи определение круга потребителей и степени их внимательности при выборе товаров или услуг играет важную роль при оценке опасности смешения сравниваемых товарных знаков и обозначений.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 583116, 583117, 583118, 372296, 381071 зарегистрированы в отношении товаров 05 класса МКТУ, которые включают препараты медицинские и фармацевтические, а также средства для гигиены человека.

Указанные товары могут быть признаны неоднородными медицинским услугам на основании таких критериев однородности как условия реализации (оказания) и круг потребителей.

Так, Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» фармацевтическая деятельность и медицинская деятельность отнесены к разным видам деятельности, что свидетельствует о специфичности этих услуг: медицинские организации не осуществляют производство лекарственных средств. Реализация указанных товаров 05 класса МКТУ (препараты медицинские и фармацевтические) осуществляется через аптечные организации, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность. Деятельность по оказанию медицинских услуг требует получения лицензии на осуществление медицинской деятельности.

Следует отметить, что товары 05 класса МКТУ и заявленные услуги 44 класса МКТУ могут обладать таким признаком однородности как «взаимодополняемость». В этой связи ключевым основанием для признания отсутствия вероятности восприятия сопоставляемых товаров и услуг как происходящих из одного коммерческого источника является факт отсутствия на рынке лекарственных или фармацевтических средств под торговым названием «Подружка».

Ввиду изложенного коллегия не усматривает принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о происхождении из одного коммерческого источника товаров 05 класса МКТУ противопоставленных регистраций и услуг 44 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения.

Товары 05 класса МКТУ, относящиеся к иным родовым группам (детское питание, препараты для уничтожения насекомых, вредных животных, иных вредителей), не имеют никаких признаков однородности с услугами 44 класса МКТУ «медицинские услуги», следовательно, не являются однородными.

Что касается товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана товарных знаков по свидетельствам №№ 372296 и 381071, то они относятся к родовым группам «препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки», «препараты и вещества для стирки». Рассматриваемые услуги не являются однородными указанным товарам по виду, назначению, кругу потребителей и условиям реализации (оказания), то есть по всем признакам однородности.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 211544 действует в отношении косметических товаров, парфюмерных изделий, зубных порошков и паст.

Данные товары имеют иное назначение, условия реализации (оказания) в сравнении с услугами заявленного перечня. При этом степень сходства заявленного обозначения и данного товарного знака нельзя признать высокой ввиду того, что они отличаются по визуальному признаку, учет которого обусловлен тем, что оба сравниваемых обозначения являются комбинированными. В такой ситуации у коллегии нет оснований для применения строгого подхода к оценке однородности. Следовательно, заявленные услуги 44 класса МКТУ и товары, приведенные в перечне регистрации № 211544, могут быть признаны неоднородными.

Вышеизложенный анализ свидетельствует о неоднородности заявленных услуг товарам, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

Таким образом, у коллегии нет оснований для вывода о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков в отношении услуг 44 класса МКТУ «медицинские услуги», следовательно, нет оснований для вывода о несоответствии обозначения «» положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Установленное выше отсутствие тождества или сходства до степени смешения заявленного обозначения с товарными знаками, принадлежащими ООО «Табер Трейд», позволяет сделать вывод о том, что само по себе заявленное обозначение не содержит сведений, вызывающих ассоциации с указанным лицом.

Однако, возникновение соответствующих ассоциаций у потребителей может быть основано на их предшествующем опыте: на покупках ранее рассматриваемых товаров/услуг, либо в случае известности о них из рекламы.

Согласно представленным в деле заявки № 2016749876 материалам деятельность ООО «Табер Трейд» с использованием принадлежащих ему товарных знаков, включающих словесный элемент «Подружка», связана с реализацией и продвижением косметической продукции через сеть розничных магазинов «Подружка», что соотносится с услугами 35 класса МКТУ.

В свою очередь, заявителем представлены материалы, подтверждающие осуществление им медицинской деятельности. Так, заявитель оказывает медицинские услуги самостоятельно (заявитель имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности (8)), а также с помощью подконтрольных ему организаций (в частности, ООО «Ворксити», ООО «Премиум Лазер» (4), (5), (7), (16), (17)), которые при оказании соответствующих услуг используют обозначение заявителя под его контролем.

Следует отметить, что заявителем представлены как разрешительная документация (лицензии), так и копии медицинских карт, сведения о штате специалистов, имеющих медицинское образование. Изложенное позволяет заключить, что деятельность заявителя имеет именно медицинскую направленность.

По мнению коллегии знания потребителей о сети косметических магазинов не могут служить основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения, регистрация которого испрашивается для медицинских услуг, требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доказательств наличия у потребителей ассоциативной связи заявленного обозначения с деятельностью ООО «Табер Трейд» в материалах заявки № 2016749876 не имеется.

При таких обстоятельствах, у коллегии нет оснований для вывода о вероятности возникновения у потребителей медицинской услуги ложной ассоциации о том, что эта услуга оказывается магазином по продаже косметических товаров.

Резюмируя вышесказанное коллегия не усматривает оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим пунктам 3 и 6 статьи 1483 Кодекса, следовательно, считает возможной регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 29.08.2018, отменить решение Роспатента от 14.06.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016749876.