Регистрация товарного знака «» с приоритетом от 06.02.2015 по заявке № 2015702945 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 24.11.2016 за № 596049 на имя Открытого акционерного общества «Молоко», г. Архангельск (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 29 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, с указанием неохраняемых элементов «АРХАНГЕЛЬСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД» и «1936».

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.11.2018, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 596049 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно включает коммерческое обозначение, принадлежащее лицу, подавшему возражение, право на которое возникло у него ранее приоритета оспариваемого товарного знака.

Возражение содержит следующие доводы:

- как установлено решением Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-366/2018 от 23.10.2018, правообладатель не использует оспариваемый товарный знак;

- лицо, подавшее возражение, с 2009 года по настоящий момент непрерывно использует в качестве своего коммерческого обозначения логотип «четырехлистный клевер в круге с надписью «Северодвинский молочный завод 1952»;

- указанный логотип с лета 2009 года лицо, подавшее возражение, размещает на всей своей продукции, а с осени 2009 года – на исходящей корреспонденции;

- лицо, подавшее возражение, обращалось в суд с иском о признании действий правообладателя по регистрации оспариваемого товарного знака актом недобросовестной конкуренции;

- решением Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-366/2018 от 23.10.2018 установлено, что лицо, подавшее возражение, начало использовать логотип в виде четырехлистного клевера в круге ранее даты приоритета спорного товарного знака, а также то, что лицо, подавшее возражение, и правообладатель на момент подачи заявки № 2015702945 состояли в конкурентных отношениях, поскольку производят аналогичные товары 29 класса МКТУ и реализуют указанные товары в магазинах Архангельской области;

- судом установлено также, что логотип (коммерческое обозначение) лица, подавшего возражение, и товарный знак по свидетельству № 596049 являются сходными до степени смешения, чем могут ввести в заблуждение потребителя;

- факт сходства до степени смешения указанных обозначений очевиден при их сравнении;

- поскольку судом установлен факт использования лицом, подавшим возражение, своего логотипа (четырехлистный клевер в круге с надписью «Северодвинский молочный завод 1952») на своей продукции до даты приоритета спорного товарного знака, а также установлено наличие конкурентных отношений с правообладателем, является доказанным тот факт, что 24.11.2016 Роспатент зарегистрировал в качестве товарного знака обозначение, сходное до степени смешения с коммерческим обозначением основного конкурента;

- регистрация в качестве товарного знака изображения, которое использует основной конкурент, способна ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя, препятствует лицу, подавшему возражение, зарегистрировать свое коммерческое обозначение в качестве товарного знака для индивидуализации производимых товаров;

- правообладатель, подавая заявку № 2015702945, скрыл от регистрирующего органа факт использования основным конкурентом в качестве своего коммерческого обозначения логотипа, сходного до степени смешения с логотипом, который заявлен в качестве спорного товарного знака;

- оспариваемый товарный знак включает элемент, сходный до степени смешения с коммерческим обозначением лица, подавшего возражение, способен ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 596049 недействительным в отношении товаров 29 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) распечатка решения Суда по интеллектуальным правам от 23.10.2018 по делу № СИП-366/2018;

(2) копии страниц устава лица, подавшего возражение;

(3) копия свидетельства о регистрации лица, подавшего возражение;

(4) копия свидетельства о постановке лица, подавшего возражение, на учет в налоговом органе;

(5) распечатка сведений из единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) в отношении лица, подавшего возражение;

(6) образцы упаковок продукции лица, подавшего возражение.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, на заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 14.03.2019, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- по договору на выполнение дизайнерских работ от 06.02.2008 между правообладателем и Индивидуальным предпринимателем Спиридоновым Денисом Адольфовичем был создан концепт-дизайн графического изображения «четырехлистный листок клевера», права на которое передано правообладателю 27.02.2008;

- согласно разделу 5 указанного договора определено, что все исключительные права на использование финального результата дизайнерских работ в любой форме и любым способом, будут принадлежать правообладателю;

- указанные обстоятельства имели место ранее того момента, когда ООО «СМАРТ» разработало для лица, подавшего возражение, логотип, по своей форме сходный до степени смешения с изображением «четырехлистный листок клевера» правообладателя;

- правообладатель рассматривал возможность регистрации изображения «четырехлистный листок клевера» в качестве товарного знака еще в 2008 г., однако на тот момент было зарегистрировано несколько товарных знаков, содержащих в качестве изобразительного элемента «листок клевера», в том числе товарный знак по свидетельству № 209097;

- когда срок действия регистрации № 209097 истек, правообладателем была подана заявка № 2011739411 (обозначение «»), по результатам экспертизы которой был выявлен сходный товарный знак по свидетельству № 298876;

- уже с ноября 2011 г. правообладатель предпринимал действия по регистрации товарного знака, включающего «четырехлистный листок клевера»;

- когда срок правовой охраны товарного знака по свидетельству № 298876 истек, правообладатель в очередной раз подал заявку № 2015702945, в результате экспертизы которой зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

- сам по себе факт использования обозначения до даты приоритета оспариваемого товарного знака иным лицом не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров (см. например, заключение коллегии к решению Роспатента от 11.02.2019 в отношении заявки № 2014712833);

- Суд по интеллектуальным правам по результатам многочисленных судебных заседаний, оценив представленные доказательства, пришел к выводу, что лицо, подавшее возражение, и правообладатель состоят в конкурентных отношениях, а также что лицо, подавшее возражение, начало использовать логотип в виде четырехлистного клевера ранее даты приоритета спорного товарного знака (06.02.2015);

- рассматривая дело № СИП-366/2018, суд не усмотрел, что правообладателю до даты подачи им заявки на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака в действительности было известно об использовании такого обозначения лицом, подавшим возражение, а также, что правообладатель намерен получить необоснованные преимущества за счет использования обозначения, известного потребителю ранее в связи с деятельностью лица, подавшего возражение;

- Суд по интеллектуальным правам опроверг вывод лица, подавшего возражение, о том, что именно оно первым начало использовать изображение четырехлистного клевера для маркировки молочной продукции;

- документов, подтверждающих факт того, что потребители принимают продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком, за продукцию лица, подавшего возражение, не представлено;

- Суд по интеллектуальным правам не нашел оснований для признания в действиях правообладателя акта недобросовестной конкуренции, а также какого-либо злоупотребления правом;

- при регистрации товарного знака по свидетельству № 596049 не было допущено каких-либо нарушений.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.11.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 596049.

К отзыву приложены следующие материалы:

(7) подтверждение направления отзыва лицу, подавшему возражение;

(8) копия договора от 06.02.2008 на выполнение дизайнерских работ с приложением и актом к нему;

(9) распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 209097;

(10) копии материалов заявки, поданной правообладателем 21.11.2011, уведомление и решение по заявке № 2011739411;

(11) распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 298876;

(12) копии материалов заявки, поданной правообладателем 30.01.2015, уведомление и решение по заявке № 2015702945;

(13) копия свидетельства № 596049;

(14) распечатка сведений из ЕГРЮЛ в отношении правообладателя;

(15) копия устава правообладателя, 2018 г.;

(16) копия свидетельства о государственной регистрации правообладателя;

(17) копия выписки из протокола собрания акционеров правообладателя, 2008 г.;

(18) копия договора от 29.12.2008 об исполнительном органе правообладателя;

(19) копия выписки из протокола собрания акционеров правообладателя, 2017 г.;

(20) копия свидетельства о государственной регистрации ООО Управляющая компания «Альянс-Менеджмент»;

(21) копия выписки из решения участника от 27.04.2018;

(22) копия листа записи ЕГРЮЛ от 17.09.2018.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 14.03.2018, лицом, подавшим возражение, представлены пояснения к возражению, существо которых сводится к повторению доводов возражения и уточнению мотивов, на основании которых, по мнению лица, подавшего возражение, должна быть признана недействительной правовая охрана оспариваемого товарного знака. Так, в пояснениях отмечено, что при регистрации оспариваемого товарного знака были нарушены положения пункта 8 статьи 1483 Кодекса в части сходства до степени смешения оспариваемого товарного знака с коммерческим наименованием лица, подавшего возражение, право на которое у него возникло ранее приоритета оспариваемой регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (06.02.2015) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;

2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к ложным или способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.3 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, с объемными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;

- наличие или отсутствие симметрии;

- смысловое значение;

- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.);

- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно пункту 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети «Интернет», если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству № 596049 представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде четырехлистного клевера, расположенный в центре окружности, внутри которой размещена надпись «АРХАНГЕЛЬСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД» и число «1936», выполненные стандартным шрифтом по окружности. Элементы «АРХАНГЕЛЬСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД» и «1936» являются неохраняемыми элементами товарного знака. Правовая охрана товарного знака действует в зеленом, темно-зеленом, светло-зеленом, салатовом, черном и белом цветовом сочетании в отношении товаров 29 класса МКТУ – «йогурт; кефир [напиток молочный]; коктейли молочные; крем сливочный; масло сливочное; молоко; молоко сгущенное; молоко с повышенным содержанием белка; напитки молочные с преобладанием молока; продукты молочные; простокваша [скисшее молоко]; ряженка [молоко топленое молочнокислого брожения]; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сметана [сквашенные сливки]; сыворотка молочная; сыры; ферменты молочные для кулинарных целей».

В соответствии с порядком оспаривания и признания неправомерным предоставления правовой охраны, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Согласно сведениям ЕГРЮЛ (5), основным видом деятельности лица, подавшего возражение, является производство молока (кроме сырого) и молочной продукции (то есть продукции 29 класса МКТУ). Образцы упаковок продукции (6), представленные с возражением, позволяют заключить, что лицо, подавшее возражение, указанное в качестве производителя молочной продукции (молока, сметаны, йогурта), на своей упаковке размещает обозначение, включающее изображение четырехлистного клевера.

Более того, представленное решение суда (1) иллюстрирует наличие между лицом, подавшим возражение, и правообладателем судебного разбирательства, в рамках которого рассматривался вопрос добросовестности применения изображения четырехлистного клевера в составе товарного знака по свидетельству № 596049. В указанном решении изложены выводы о том, что стороны спора, действительно, состоят в конкурентных отношениях, а также что лицо, подавшее возражение, начало использовать логотип в виде четырехлистного клевера ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству № 596049.

Вышеизложенное в своей совокупности свидетельствует о том, что лицо, подавшее возражение, имеет интерес к устранению препятствий для осуществления им использования графического изображения четырехлистного клевера при маркировке производимой им продукции.

Таким образом, Акционерное общество «Северодвинск-Молоко», Архангельская область, является лицом, заинтересованным в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 596049.

Возражение, поступившее 12.11.2018, мотивировано несоответствием оспариваемой регистрации положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку оспариваемый товарный знак включает изображение четырехлистного клевера, использующееся лицом, подавшим возражение, в связи с чем способен ввести потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Вместе с тем способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и его изготовителе. Такая способность может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем или свойством товара, основанных на предшествующем опыте.

Для вывода о возникновении такой ассоциации, связанной с иным производителем товаров, необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем, но и подтверждение возникновения у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его производителем.

В подтверждение фактического использования графического элемента в виде четырехлистного клевера в составе маркировки товаров 29 класса МКТУ лицом, подавшим возражение, представлены учредительные и регистрационные документы, решение Суда по интеллектуальным правам (1), а также образцы упаковок продукции (6).

Анализ указанных материалов не свидетельствует об активном введении лицом, подавшим возражение, в гражданский оборот товаров, маркировка которых содержала бы графический элемент в виде четырехлистного клевера, которое привело бы к возникновению у потребителей стойкой ассоциативной связи между товарами 29 класса МКТУ и лицом, подавшим возражение.

Решение суда (1), действительно, содержит вывод об использовании рассматриваемого обозначения (элемента в виде четырехлистного клевера) лицом, подавшим возражение, до даты приоритета товарного знака. Однако, само по себе такое использование не может служить основанием для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение относительно производителя товара.

Для подтверждения возникновения у потребителей ассоциативной связи с предшествующим производителем товара необходимо представление соответствующих доказательств, которых в материалах дела не имеется.

Не имеется в материалах возражения также доказательств относительно возникновения у потребителей ассоциативной связи оспариваемого обозначения (или сходного с ним обозначения) с определенными товарами или свойствами товаров, которые не соответствовали бы действительности.

С учетом изложенного, довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя, является недоказанным.

Что касается пояснений к возражению, представленных 14.03.2019, в которых лицо, подавшее возражение, указывает на несоответствие оспариваемой регистрации также положениям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, то необходимо отметить следующее.

Согласно пункту 2.5 Правил ППС в случае представления дополнительных материалов к возражению, предусмотренному пунктом 1.8 Правил ППС, проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны недействительным полностью или частично. Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности товарного знака, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Анализ текста возражения показал, что оно содержит доводы об использовании лицом, подавшим возражение, коммерческого обозначения до даты приоритета оспариваемой регистрации.

В этой связи уточнение мотивов для оспаривания, в данном случае, является не противоречащим пункту 2.5 Правил ППС.

Вместе с тем, анализ соответствия оспариваемого товарного знака указанным положениям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Оспариваемый товарный знак «» является комбинированным и включает изобразительный элемент в виде четырехлистного клевера, выполненный в зеленом, темно-зеленом, светло-зеленом, салатовом цветовом сочетании.

На образцах упаковок продукции лица, подавшего возражение (6), размещено обозначение «», включающее графический элемент в виде четырехлистного клевера, выполненный в зеленом и светло-зеленом цветовом сочетании.

При сравнении оспариваемого товарного знака и указанного обозначения, размещенного на упаковках (6) продукции лица, подавшего возражение, вывод об их сходстве является очевидным, поскольку четырехлистный клевер в сравниваемых обозначениях имеет сходную внешнюю форму, одинаковое расположение относительно окружности и других элементов обозначений, имеет сходное цветовое решение. При этом композиционно именно изображение листа клевера выступает доминирующим элементом обозначений. Словесные и числовые элементы расположены на периферии.

Товары 29 класса МКТУ, для упаковки которых предназначены представленные с возражением образцы (6), однородны товарам 29 класса МКТУ, указанным в свидетельстве № 596049, поскольку все они относятся к молочной продукции («молочная продукция» – продукты переработки молока, включающие в себя молочный продукт, молочный составной продукт, молокосодержащий продукт, побочный продукт переработки молока, продукция детского питания на молочной основе, адаптированные или частично адаптированные начальные или последующие молочные смеси (в том числе сухие), сухие кисломолочные смеси, молочные напитки (в том числе сухие) для питания детей раннего возраста, молочные каши, готовые к употреблению, и молочные каши сухие (восстанавливаемые до готовности в домашних условиях питьевой водой) для питания детей раннего возраста, см. положения раздела II Технического регламента Таможенного союза ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 67) или ферментов/сывороток для ее производства, следовательно, сравниваемые товары однородны по роду, назначению, кругу потребителей и условиям реализации.

Вместе с тем, установленные обстоятельства не позволяют сделать вывод о неправомерности предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, по следующим причинам.

Исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539 Кодекса принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Таким образом, существование исключительного права на коммерческое обозначение зависит от определенных условий: оно должно индивидуализировать предприятие, обладать достаточными различительными признаками и быть известным на определенной территории в результате его применения правообладателем. При этом должна быть установлена вся совокупность вышеназванных условий.

Представленные в материалах сведения показывают, что лицо, подавшее возражение, применяет графический элемент в виде четырехлистного клевера при маркировке товаров (молочной продукции), но не предприятия. Применение указанного обозначения для индивидуализации предприятия как имущественного комплекса (в частности, на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, в сети «Интернет») материалами возражения не проиллюстрировано.

Кроме того, из представленных документов невозможно сделать вывод об известности в пределах определенной территории обозначения в виде четырехлистного клевера, применяющегося для индивидуализации предприятия.

Таким образом, представленные лицом, подавшим возражение, материалы не позволяют признать наличие у него исключительного права на коммерческое обозначение, возникшее ранее приоритета оспариваемого знака.

Установленные судом в решении (1) обстоятельства не содержат выводов о возникновении у лица, подавшего возражение, исключительного права на коммерческое обозначение, представляющее собой четырехлистный клевер. Абзац, на который указывает лицо, подавшее возражение, констатирует применение на товарах логотипа. «Логотип» – оригинальное начертание, изображение полного или сокращенного наименования фирмы или товаров фирмы. Логотип специально разрабатывается фирмой с целью привлечения внимания к ней и к ее товарам (см. http://www.glossary.ru). Как видно, понятие «логотипа» не может быть отождествлено с понятием «коммерческого обозначения».

Резюмируя изложенное, несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 3 (1) и 8 статьи 1483 Кодекса материалами возражения не доказано.

Что касается довода возражения о неиспользовании правообладателем оспариваемого товарного знака, то он может явиться предметом иного разбирательства, осуществляемого в судебном порядке, согласно положениям статьи 1486 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.11.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 596049.