Оспариваемый товарный знак «» зарегистрирован 12.08.2010 по заявке № 2007734041 с приоритетом от 02.11.2007 за № 415859 в отношении товаров «лекарственные средства, а именно энтеросорбенты; добавки минеральные пищевые» 05 класса МКТУ на имя Товарыство з обмэжэною видповидальнистю «Добропит» (Общества с ограниченной ответственностью «Добропит»), Украина.

В соответствии с публикациями Официального бюллетеня «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» № 22/2011 и № 4/2013 исключительное право на товарный знак по свидетельству № 415859 было передано Обществу с ограниченной ответственностью «ОМИФАРМА Киев», Украина, затем Омнифарма Юроп Лимитед, Кипр (далее – правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.12.2019 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 415859, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (в ред. Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ) (далее – Закон).

Возражение основано на доводах о том, что обозначение «БЕЛЫЙ УГОЛЬ» не является фантазийным, указывает на сорбционные свойства препарата, маркируемого этим товарным знаком, что обосновывается включением в состав обозначения слова «УГОЛЬ», которое имеет смысловую ассоциацию с известным энтеросорбентом – активированным углем, обеспечивающую вероятность введения потребителей в заблуждение относительно состава препарата.

В возражении поясняется, что оспариваемый товарный знак «БЕЛЫЙ УГОЛЬ» является сходным с обозначением «БЕЛЫЙ СОРБЕНТ», поскольку слова «УГОЛЬ» и «СОРБЕНТ» обладают одинаковым смыслом – называют вещества, которые «препятствуют интоксикации организма» (также приведена ссылка на результаты социологического опроса по вопросу сходства этих обозначений); при этом, несмотря на множество видов угля, каждый вид угля обладает адсорбирующими свойствами и, с той или иной степенью эффективности, может быть использован в качестве сорбента.

Изложенное, по мнению лиц, подавших возражение, подтверждает вывод о том, что рядовой потребитель воспринимает слово «УГОЛЬ» оспариваемого товарного знака по отношению к товарам «лекарственные средства, а именно энтеросорбенты» 05 класса МКТУ как характеристику товара, в том числе, как указание на вид товара, его свойства и назначение.

Согласно позиции лиц, подавших возражение, в словосочетании «БЕЛЫЙ УГОЛЬ» слово «БЕЛЫЙ» занимает слабое положение, буквально характеризует товары, указывая на их цвет, а слово «УГОЛЬ» доминирует, следовательно, все обозначение в целом указывает на то, что товар является энтеросорбентом белого цвета.

В отношении возможности неверного представления о товаре в возражении приведены доводы о том, что уголь не является минеральным веществом, вследствие чего регистрация оспариваемого товарного знака в отношении товаров «добавки минеральные пищевые» противоречит пункту 3 статьи 6 Закона.

В отношении заинтересованности в подаче возражения указываются обстоятельства, связанные с предъявлением лицензиатом правообладателя претензий и затем исковых заявлений в суд в связи с использованием лицами, подавшими возражение, и их контрагентами обозначения «БЕЛЫЙ СОРБЕНТ» для маркировки биологически активной добавки к пище.

На основании изложенного лица, подавшие возражение, просят признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 415859 недействительным полностью.

В подтверждение своих доводов лицами, подавшими возражение, представлены следующие материалы:

(1) распечатка сведений в отношении товарного знака по свидетельству № 415859, заявки № 2007734041;

(2) копии материалов заявки № 2007734041;

(3) копия выписки из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в отношении ООО «Биотерра», Республика Беларусь;

(4) копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) в отношении ООО «Биола», г. Смоленск;

(5) распечатка сведений из Единого реестра свидетельств о государственной регистрации биологически активных добавок к пище «Белый Сорбент Экстра»;

(6) фотографии упаковки «Белый Сорбент Экстра»;

(7) копия договора поставки от 11.01.2019 между ООО «Биотерра» (поставщик) и ООО «Биола» (покупатель);

(8) копия листка-вкладыша по применению биологически активной добавки к пище «Белый Сорбент Экстра»;

(9) копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «АЗОН», г. Пермь;

(10) копия искового заявления по делу № А50-13595/2019;

(11) распечатки Определений от 07.05.2019, от 15.07.2019, от 13.08.2019, от 30.10.2019 по делу № А50-13595/2019;

(12) распечатки Определений от 02.10.2019, от 05.11.2019 по делу № А41- 83158/19;

(13) распечатка Определения от 31.10.2019 по делу № А07-31668/2019;

(14) распечатка заключения по результатам рассмотрения возражения на решение Роспатента по заявке № 2007734041;

(15) копия претензии от 25.02.2019 в адрес ООО «АЗОН»;

(16) копия заключения специалиста (патентного поверенного) Бердникова А.И. по вопросу сходства обозначений, используемых на упаковках товаров, производимых ООО «Биотерра», и товарных знаков по свидетельствам №№ 556595, 415859;

(17) копия отчета Фонда содействия изучению общественного мнения «ВЦИОМ»;

(18) распечатки из сети Интернет (www.irecommend.ru, https://ru.wikipedia.org,www.stolichki.ru,www.24tv.ua,www.i-w-t.org, https://neuezeiten.rusverlag.de,www.apteka-ifk.ru,www.petrenco.com,www.school-science.ru, www.replyua.net, https://big_medicine.academic.ru);

(19) копии инструкций по применению лекарственных препаратов других производителей;

(20) распечатки из сети Интернет (www.pcgroup.ru,www.piluli.ru, www.rospotrebnadzor.ru).

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 17.06.2020, правообладателем представлен отзыв по мотивам возражения, в котором выражено несогласие с доводами возражения.

Так, в отзыве отмечается, что оспариваемый товарный знак «БЕЛЫЙ УГОЛЬ» напрямую не указывает на то, что товар, маркированный этим товарным знаком, является активированным углем, для того, чтобы сформулировать описательную характеристику этого обозначения требуются рассуждения и домысливания.

Далее правообладатель указывает на то, что словосочетание «БЕЛЫЙ УГОЛЬ» является устойчивым, означает движущую силу воды, которую технически возможно применять для выработки электроэнергии; а при раздельном толковании входящих в состав обозначения слов словосочетание имеет множество значений.

Правообладатель ссылается на ранее принятое решение Роспатента от 23.06.2010, которым установлены обстоятельства, связанные с охраноспособностью обозначения «БЕЛЫЙ УГОЛЬ», отмечает также существование методического подхода, касающегося случаев, когда неохраняемые элементы соединены таким образом, что по отношению к заявленным товарам это сочетание будет восприниматься как необычное, оригинальное.

В отношении обстоятельств, связанных с возможностью неверного представления потребителей относительно свойств товаров «добавки минеральные пищевые» правообладатель приводит довод о логической ошибке возражения, обосновывая ее тем, что оспариваемый товарный знак «БЕЛЫЙ УГОЛЬ» не является словом «УГОЛЬ».

Кроме того, правообладатель приводит довод о том, что словосочетание «БЕЛЫЙ УГОЛЬ» представляет собой необычное для русскоязычного потребителя словосочетание, построенное на принципе парадокса (уголь белым не бывает), в силу которого элементы оспариваемого товарного знака не способны ввести потребителя в заблуждение, поскольку неверные ассоциации неправдоподобны.

В отзыве приведен анализ материалов, представленных с возражением. В частности, отмечается, что из анализа заключения специалиста (16), в котором утверждается о многозначности слова «УГОЛЬ» и о том, что его смысловое значение устанавливается в зависимости от контекста, усматривается противоречивость доводов возражения. Также отмечается, что большинство доказательств не относятся к исследуемому периоду оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака. При этом ссылки на сведения сети Интернет не отражают объективное мнение российских потребителей.

Дополнительно правообладатель считает необоснованным довод возражения о том, что словесный элемент «БЕЛЫЙ» является слабым элементом товарного знака, во-первых, потому что он связан грамматически и по смыслу не с существительным «препарат», а с существительным «уголь», а во-вторых, потому что белый цвет нельзя признать характерным для препаратов рассматриваемой группы (энтеросорбенты).

В завершение в отзыве указано, что обозначение «БЕЛЫЙ УГОЛЬ» интенсивно используется правообладателем около 13 лет (доказательства содержатся в судебном деле и выводах социологического опроса (17)), что привело к возникновению дополнительной различительной способности данного обозначения.

В подтверждение своей позиции правообладателем представлены следующие материалы:

(21) сведения из он-лайн словарей;

(22) сведения о зарегистрированных товарных знаках, включающих прилагательное «БЕЛЫЙ»;

(23) сведения о зарегистрированных лекарственных средствах.

От лиц, подавших возражение, 24.06.2020 поступило пояснение на отзыв правообладателя, в котором акцентируется внимание на том, что оценка описательности обозначения производится, исходя из перечня товаров и услуг, для которых произведена регистрация, и слово «УГОЛЬ» для товара «лекарственные средства, а именно энтеросорбенты» является его однозначной характеристикой.

Также в пояснении приведены словарные источники в отношении словосочетания «БЕЛЫЙ УГОЛЬ», а именно:

«1. Белый уголь («хакутан», «сиродзуми» – яп. или «бинтетан», «бинтедзуми» – яп.) разновидность древесного угля, изготовленного из очень плотного каменного дуба, произрастающего на Дальнем Востоке на сопках. Пользуется особым спросом в Японии и Южной Корее.

2. Гидроэлектростанция «Белый уголь» – первая промышленная в Российской империи гидроэлектростанция (ГЭС), построенная в 1903 году.

3. Белый уголь – поселок в Ставропольском крае, входит в состав г. Ессентуки».

Также в пояснении приведены новые доводы, заключающиеся в том, что потребителю известен белый уголь как таковой в качестве сорбента и в составе косметических и фармацевтических композиций. Эти сведения имеются в патенте ЕР0739859 от 30.10.1996 (описана очистная установка для воды с использованием белого угля «Binchotan»); в патенте US6187324 от 13.02.2001 (описана косметическая композиция, содержащая белый уголь «Binchotan»), в патентной заявке US2002150606, опубликованной 17.10.2002 (описан мешочек для ухода за кожей, наполненный белым углем «Bincho»), в патентной заявке JP2005305406, опубликованной 04.11.2005 (описан лекарственный уголь, полученный из белого угля «Bincho», «Binchotan», и способы его получения).

В пояснении приведен вывод о том, что уголь не является химическим элементом, не может по своей природе быть отнесен к минеральным веществам, при этом обозначение «БЕЛЫЙ УГОЛЬ» не является ни оригинальным, ни необычным, ни построенным на принципе парадокса, так как белый уголь – разновидность древесного угля, вследствие чего имеется очевидная ложность рассматриваемого обозначения по отношению к товарам «добавки минеральные пищевые».

Дополнительно пояснение содержит указание на то, что выпускаемая под спорным товарным знаком биологически активная добавка к пище «БЕЛЫЙ УГОЛЬ» в качестве основного элемента содержит диоксид кремния, то есть сорбент четвертого поколения, физическим свойством которого является его белый цвет.

В завершение своих доводов лица, подавшие возражение, отмечают, что ни материалы искового заявления, ни результаты социологического опроса никоим образом ни свидетельствуют о том, что обозначение «БЕЛЫЙ УГОЛЬ» приобрело различительную способность в результате интенсивного использования.

Лицами, подавшими возражение, представлены следующие дополнительные материалы:

(24) распечатки из сети Интернет (www.web-japan.org, https://dic.academic.ru, https://big_medicine.academic.ru);

(25) копия статьи «Клиническая фармакология энтеросорбентов нового поколения» (Вестник фармации № 4 (62) 2013);

(26) сведения из Единого реестра свидетельств о государственной регистрации в отношении биологически активной добавки к пище «БЕЛЫЙ УГОЛЬ»;

(27) сведения о патентах ЕР0739859, US6187324, о патентных заявках US2002150606, JP2005305406 (перевод не заверен).

Правообладателем, в свою очередь, представлены письменные возражения (28) относительно приобщения дополнительных материалов, представленных лицами, подавшими возражение, со ссылкой на требования пункта 2.5 Правил ППС.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (02.11.2007) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

являющихся общепринятыми символами и терминами;

характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта;

представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к ложным или способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству № 415859 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении товаров «лекарственные средства, а именно энтеросорбенты; добавки минеральные пищевые» 05 класса МКТУ.

Прежде всего, следует отметить, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

В качестве обоснования заинтересованности в подаче возражения лицом, его подавшим, было указано на наличие судебных споров (10), (15), инициированных лицензиатом правообладателя (ООО «РУСФИК») по вопросу использования лицами, подавшими возражение, обозначения, сходного с оспариваемым товарным знаком, представлены определения о назначении заседаний по рассмотрению исковых заявлений (11), (12), (13).

К возражению приложены фотографии продукции ООО «Биотерра» «» (6), а также сведения об указанной биологически активной добавке к пище (8), (5).

Ввиду наличия спора между указанными лицами, связанными с обозначением «БЕЛЫЙ УГОЛЬ», коллегия усматривает заинтересованность лиц, подавших возражение.

Возражение, поступившее 11.12.2019, обосновано тем, что обозначение «БЕЛЫЙ УГОЛЬ» относится к категории характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, свойство, назначение.

Анализ словарей показал, что:

- Уголь – ископаемое твердое горючее вещество растительного происхождения. Бывает каменный уголь, бурый уголь, древесный уголь;

- Белый уголь («хакутан», «сиродзуми» – яп. или «бинтетан», «бинтедзуми» – яп.) разновидность древесного угля, изготовленного из очень плотного каменного дуба, произрастающего на Дальнем Востоке на сопках. Пользуется особым спросом в Японии и Южной Корее;

- Белый уголь – образное выражение, применяемое для обозначения энергии естественных водных потоков, которую технически возможно использовать для выработки электроэнергии на ГЭС;

- Гидроэлектростанция «Белый уголь» – первая промышленная в Российской империи гидроэлектростанция (ГЭС), построенная в 1903 году;

- Белый уголь – поселок в Ставропольском крае, входит в состав г. Ессентуки. Таким образом, словосочетание «БЕЛЫЙ УГОЛЬ» имеет множество значений и может употребляться в разных смысловых конструкциях, в силу чего данное словосочетание может порождать различные ассоциации, обуславливающие неоднозначное восприятие, не позволяющее отнести его к элементам, напрямую характеризующим свойства товара.

В силу изложенного обозначение «БЕЛЫЙ УГОЛЬ» носит фантазийный характер, что было ранее отмечено при принятии Роспатентом решения о государственной регистрации рассматриваемого товарного знака (14).

Коллегия отмечает, что представленные с возражением документы никоим образом не опровергают данный вывод.

В частности, доказательства, касающиеся оценки сходства обозначений «БЕЛЫЙ СОРБЕНТ» и «БЕЛЫЙ УГОЛЬ» (16), (17), не относятся к рассматриваемому возражению, приняты во внимание в рамках заинтересованности лиц, подавших возражение.

В связи с представлением лицами, подавшими возражение, пояснений и дополнительных материалов (24) – (27) с учетом возражений правообладателя по поводу их приобщения (28), коллегией оценены эти пояснения и материалы как соответствующие пункту 2.5 Правил ППС, в связи с чем новые доводы и материалы также подлежат анализу, который показал следующее

Оспариваемый товарный знак используется для индивидуализации биологически активной добавки к пище (26), имеющей в составе диоксид кремния, являющийся энтеросорбентом четвертого поколения и обладающий белым цветом.

Лица, подавшие возражение, полагают, что указанные свойства биологически активной добавки к пище описывается оспариваемым товарным знаком «БЕЛЫЙ УГОЛЬ».

Вместе с тем указание на то, что любому потребителю на дату приоритета оспариваемого товарного знака (02.11.2007) был ясен его описательный характер по отношению к товарам правообладателя, не подтвержден фактическими материалами.

Необходимо отметить, что обосновывая несоответствие оспариваемого обозначения требованиям пункта 1 статьи 6 Закона, лица, подавшие возражение, приводят следующую логическую цепочку:

БЕЛЫЙ УГОЛЬ УГОЛЬ БЕЛОГО ЦВЕТА Bincho/бинтётан, известный из статьи (24) 2001 г. и патентов (27) ЛЕКАРСТВЕННЫЙ УГОЛЬ БЕЛОГО ЦВЕТА ЭНТЕРОСОРБЕНТ БЕЛОГО ЦВЕТА

Коллегия полагает, что данные рассуждения носят субъективный характер, а приведенная логическая цепочка является достаточно длинной для вывода о том, что для установления упомянутого выше результата рассуждений необходимо проведение размышлений, основанных на субъективных ассоциациях (в частности, термин «УГОЛЬ» является многозначным понятием, известным, прежде всего в значении «горелый, черный остаток всего горючего», а значение слова «БЕЛЫЙ» позволяет воспринимать сочетание «БЕЛЫЙ УГОЛЬ» как некий парадокс (горелый и черный остаток не может быть белым).

Материалов, доказывающих, что словосочетание «БЕЛЫЙ УГОЛЬ» воспринимается потребителями как указание на соответствующую характеристику товара в возражении не представлено.

Таким образом, коллегия считает утверждение лиц, подавших возражение, о том, что оспариваемый товарный знак является описательным, а следовательно, однозначным образом характеризует товары «лекарственные средства, а именно энтеросорбенты» 05 класса МКТУ, не доказанным.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 6 Закона показал следующее.

Исходя из приведенных выше смысловых значений словесного обозначения «БЕЛЫЙ УГОЛЬ» в отношении товаров «добавки минеральные пищевые» коллегией не выявлено порождение ассоциаций, не соответствующих действительности.

Указание на то, что уголь не относится к минеральным веществам, не является основанием для вывода о возможности неверного представления потребителей. Так, товары «добавки минеральные пищевые» являются, прежде всего, пищевыми добавками.

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (в редакции на 02.11.2007) «пищевые добавки» – природные или искусственные вещества и их соединения, специально вводимые в пищевые продукты в процессе их изготовления в целях придания пищевым продуктам определенных свойств и (или) сохранения качества пищевых продуктов; «биологически активные добавки» – природные (идентичные природным) биологически активные вещества, предназначенные для употребления одновременно с пищей или введения в состав пищевых продуктов.

При этом к продовольственному сырью относится сырье растительного, животного, микробиологического, минерального и искусственного происхождения и вода, используемые для изготовления пищевых продуктов. Следовательно, минеральные вещества могут включаться в состав пищевых продуктов.

Очевидно, что «добавки минеральные пищевые» и «минеральные вещества» отличаются и по форме, и по содержанию.

В связи с изложенным оспариваемый товарный знак не является ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его свойств, назначения.

Что касается ложных ассоциаций с определенными свойствами товаров, маркированных обозначением «БЕЛЫЙ УГОЛЬ», о которых говорят лица, подавшие возражение, то данный довод является недоказанным, поскольку обоснован утверждением о восприятии потребителями оспариваемого товарного знака как характеристики товаров, которое, как установлено выше, не доказано.

Анализ данных, приведенных в отчете по результатам социологического исследования (17), показал, что первый вопрос, заданный респондентам, содержал сведения о назначении товаров, маркировка которых осуществляется товарным знаком правообладателя. При этом целью исследования явился вопрос сходства, но не спонтанного восприятия потребителями оспариваемого обозначения по отношению к товарам, указанным в перечне регистрации № 415859.

Более того, исследование не содержит ретроспективных данных. Поскольку охраноспособность товарного знака устанавливается на дату его приоритета, то представленный отчет (17), а также иные источники, датированные позднее 02.11.2007, не содержат информации, которая могла быть положена в основу выводов о неправомерности предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 11.12.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 415859.