Товарный знак по свидетельству №302401 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 09.03.2006 по заявке №2005723145/50 с приоритетом от 13.09.2005 на имя ЗАО «Космопресс», Москва, в отношении товаров 03, 05 и услуг 35, 41, 44 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

В соответствии с договором об отчуждении исключительных прав, зарегистрированным Роспатентом 16.03.2009 за №РД0047972, товарный знак был уступлен НОВА ПАРТИСИПЕЙШН С.А., 412Ф, рут д'Эш, Л-2086, Люксембург (LU) (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «les nouvelles Esthetiques», которое в переводе с французского языка означает «прекрасные новости». В написании обозначения использован оригинальный шрифт.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 10.12.2008 против предоставления правовой охраны вышеуказанному товарному знаку, в котором выражено мнение о том, что регистрация №302401 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 6, пунктом 3 статьи 7, пунктом 1 (3) статьи 28 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- фирма «СОСЬЕТЕ Д'ЭДИСЬЁН ЛЕ НУВЕЛЬ ЭСТЕТИК» была основана во Франции в 1958 году и официально зарегистрирована 22.01.1959 года, что подтверждается выпиской из реестра коммерсантов и товариществ;

- сферой деятельности фирмы являются все операции по выпуску технических изданий и, в частности, журнала «les nouvelles Esthetiques», организация курсов усовершенствования и все операции, предназначенные для развития видов деятельности, непосредственно или косвенно связанные с вопросами эстетики в целом и, в частности, с косметикой и уходом за телом, с эстетической хирургией и дерматологией;

- впервые журнал «les nouvelles Esthetiques» появился во Франции в 1952 году, в настоящее время он выходит в 24 странах мира, среди которых США, Англия, Япония, Испания, Италия, Польша, Израиль и др. Журнал также издавался в России;

- журнал «les nouvelles Esthetiques», благодаря высокому профессиональному уровню его издателей, активной просветительской работе, семинарам и конгрессам, получил широкую известность в мире и, в частности, в России. Русское издание французского журнала способствовало лучшему его продвижению в странах бывшего СССР;

- в феврале 1977 года был зарегистрирован товарный знак «les nouvelles Esthetiques» по международной регистрации №427923 для товаров 16 класса МКТУ и распространен на территорию РФ в 1996 году. В 2006 году правовая охрана международной регистрации №427923 была прекращена и в том же году была подана заявка №2006729092/50 на товарный знак «les nouvelles Esthetiques» в отношении товаров 16 и услуг 41 класса МКТУ на имя лица, подавшего возражение. По заявке было вынесено решение об отказе по основаниям пункта 1 статьи 7 Закона со ссылкой на оспариваемую регистрацию, правообладателем которой являлось ЗАО «Космопресс», Москва;

- ЗАО «Космопресс», Москва основано 23.10.1997, его учредителями являются ЗАО «Старая крепость» и Патрис Ле Ланн, с равными суммами уставного капитала;

- с целью распространения на территории РФ журнала «les nouvelles Esthetiques» на русском языке между г-ном Юмбером ПЬЕРАНТОНИ (автором и владельцем названия «les nouvelles Esthetiques») и г-ном Патрисом Ле Ланном был заключен договор, составленный по законам Франции, являющийся с точки зрения российского законодательства договором франчайзинга, предусматривающим также использование товарного знака по международной регистрации №427923. Договоры франчайзинга до января 2008 года в России не регистрировались;

- согласно вышеприведенному договору г-н Патрис Ле Ланн обязуется не регистрировать прямо или косвенно через третьи лица знаки, сходные с передаваемым в пользование товарным знаком не только в течение срока действия договора, но и после его окончания, а также не осуществлять никакой деятельности, которая может составить конкуренцию на своей территории или на территории, где находятся другие издательства «les nouvelles Esthetiques». В договоре указано также, что г-н Патрис Ле Ланн получает от г-на Юмбера ПЬЕРАНТОНИ статьи, выбранные во французском издательстве, фотографии, иллюстрации, оцифрованные на CD-ROM, и прочие материалы, необходимые для издания русской версии журнала;

- в марте 2005 года г-ном Юмбером ПЬЕРАНТОНИ был расторгнут договор в одностороннем порядке, в связи с нарушением условий договора г-ном Ле Ланном;

- несмотря на расторжение договора, ЗАО «Космопресс» продолжило издание журнала, участие в конгрессах, их организацию и проведение и прочую деятельность в области косметики и эстетической медицины под названием «les nouvelles Esthetiques» и зарегистрировало на своё имя два товарных знака, сходных до степени смешения с международным товарным знаком №427923;

- представленные лицом, подавшим возражение, материалы, свидетельствуют о том, что потребители журнала «les nouvelles Esthetiques» хорошо осведомлены о создании его во Франции, а в других странах о существовании его адаптированных для восприятия местными потребителями изданий, поэтому регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №302401 на имя ЗАО «Космопресс» введет потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара и организатора специализированных конгрессов и конференций;

- потребителей способно также ввести в заблуждение название журнала и обозначение услуг ЗАО «Космопресс» на французском языке;

- оспариваемое словесное обозначение тождественно части фирменного наименования лица, подавшего возражение, охраняемого в России в отношении продуктов и видов деятельности, указанных в его регистрационном документе – выпуск технических изданий и, в частности, журнала «les nouvelles Esthetiques», организация конкурсов усовершенствования и все операции, предназначенные для развития видов деятельности, непосредственно или косвенно связанных с вопросами эстетики в целом и, в частности, с косметикой и уходом за телом, с эстетической хирургией и дерматологией;

- указанные товары и услуги однородны услугам 44 класса МКТУ «медицинские услуги, услуги в области гигиены и косметики для людей и животных» и услугам 41 класса МКТУ, за исключением услуг «воспитание», указанным в регистрации №302401. Часть оспариваемых товаров 03, 05 классов МКТУ также однородна услугам, связанным с эстетической медициной, косметикой, дерматологией и хирургией, т.к. эти услуги осуществляются с помощью товаров этих классов.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №302401 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- выписка из реестра коммерсантов и товариществ (1);

- статьи из Интернет (2);

- распечатка международной регистрации №427923 (3);

- выписка из ЕГРЮЛ (4);

- копия договора и приложения к нему (5);

- копия переписки (6);

- страница каталога ведущих издательств мира (7);

- распечатки из сети Интернет о проведении в 2006 – 2008 гг. Международных конгрессов по прикладной эстетике в России в рамках выставок Intercharm professional (8);

- информация об изданиях журнала за период 1999 – 2008 гг. (9).

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель представил отзыв от 16.09.2009, существо которого сводится к следующему:

- лицом, подавшим возражение, не представлено никаких доказательств того, что оспариваемая регистрация была произведена в нарушение требований подпункта 3 пункта 1 статьи 28 Закона;

- регистрация оспариваемого товарного знака была произведена на компанию ЗАО «Космопресс», которая не являлась агентом или представителем правообладателя международной регистрации №427923 или лица, подавшего возражение;

- в настоящее время ЗАО «Космопресс» ликвидировано. Правообладателем оспариваемого товарного знака является компания НОВА ПАРТИСИПЕЙШН С.А. (Люксембург), которая не связана никакими договорами ни с лицом, подавшим возражение, ни с правообладателем знака по международной регистрации №427923;

- словесный элемент рассматриваемого товарного знака «les nouvelles Esthetiques» в переводе с французского языка означает «новости эстетики». Для части российского потребителя, не владеющего французским языком, данное словосочетание будет восприниматься как фантазийное, остальная часть потребителей, владеющая французским языком, будет ассоциировать знак с чем-то эстетическим. В любом случае, оспариваемое словосочетание не может вводить потребителя в заблуждение ни относительно товара, ни относительно места его производства;

- лицом, подавшим возражение, не представлено документов, подтверждающих известность французского издательства для российского потребителя и факт того, что журнал ассоциируется именно с данным лицом. Напротив, ЗАО «Космопресс», являясь учредителем журнала, выпускал его более 10 лет и за данный период времени создал определенную репутацию данному журналу, которая не имеет никакого отношения к французскому издательству;

- из представленных источников видно, что с 1997 года членом российской парфюмерно-косметической ассоциацией ЗАО «Космопресс» выпускается русское издание журнала для специалистов в области косметологии и эстетики «les nouvelles esthetiques», которое также с 1998 года организует и проводит в Москве международные конгрессы по прикладной эстетике;

- распечатки из сети Интернет показывают лишь факт существования французского издательства СОСЬЕТЕ Д'ЭДИСЬЁН ЛЕ НУВЕЛЬ ЭСТЕТИК, выпускающего журнал во Франции. Доказательств известности данного издательства и выпускаемого им журнала на территории Российской Федерации представлено не было. Данный вывод подтверждается также решением Роспатента от 01.11.2006 о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации №427923 на территории Российской Федерации;

- учитывая вышеизложенные обстоятельства, оспариваемая регистрация №302401 соответствует требованиям пункта 3 статьи 6 Закона;

- доказательств использования фирменного наименования лицом, подавшим возражение, на территории Российской Федерации не представлено, в связи с чем вывод о несоответствии рассматриваемой регистрации №302401 пункту 3 статьи 7 Закона является неправомерным;

- товары и услуги, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №302401, неоднородны товарам и услугам, на которые могла бы распространяться защита по фирменному наименованию;

- следует отметить, что в настоящее время ЗАО «Космопресс» зарегистрировал договор отчуждения оспариваемого товарного знака с компанией НОВА ПАРТИСИПЕЙШН С.А., Люксембург, которая выступает в роли самостоятельного издательства, никоим образом не связанного с французским издательством, между компаниями не заключены агентские или иные договоры, нет финансовых взаимоотношений.

В связи с изложенным правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 10.12.2008 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №302401.

К отзыву были приложены следующие материалы:

- копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица (10);

- распечатка с сайта http:ru.wikipedia.org (11);

- распечатка из Системы КонсультантПлюс статьи 7 Закона РФ «О средствах массовой информации» (12);

- копия решения Роспатента (13).

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (13.09.2005) оспариваемой регистрации №302401 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя Парижскую Конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883 г. в Стокгольмской редакции 1967г., измененная 02.10.1990 г. (далее – Парижская конвенция), вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

Согласно статье 6 septies а) Парижской конвенции установлено:

1) Если агент или представитель того, кто является владельцем знака в одной из стран Союза, подает без разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от своего собственного имени в одной или в нескольких таких странах, владелец имеет право воспрепятствовать регистрации или потребовать ее аннулирования либо, если закон страны это разрешает, переоформления регистрации в свою пользу, если только агент или представитель не представит доказательств, оправдывающих его действие.

2) Владелец знака имеет право, при наличии условий, предусмотренных в пункте 1, воспрепятствовать использованию знака агентом или представителем, если только он не давал согласия на такое использование.

В соответствии с абзацем 3 пункта 1 статьи 28 Закона представление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью в течение всего срока действия правовой охраны, если она была предоставлена на имя агента или представителя лица, которое является обладателем исключительного права на этот товарный знак в одном из государств-участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности с нарушением требований, установленных данной конвенцией.

Согласно пункту 3 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовая охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному подпунктом 5 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, может быть подано в палату по патентным спорам заинтересованным обладателем исключительного права на товарный знак в одном из государств-участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

На основании статьи 2.1 Правил возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку на имя агента или представителя лица, которое является обладателем исключительного права на этот товарный знак в одном из государств-участников Парижской конвенции подается заинтересованным обладателем исключительного права на этот товарный знак.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Согласно статье 8 Парижской конвенции фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака.

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, право на которое в Российской Федерации возникло у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №302401 представляет собой словесное обозначение «les nouvelles Esthetiques», выполненное в две строки буквами латинского алфавита с использованием стандартного шрифта при написании словесных элементов «les nouvelles» и оригинального шрифта в слове «Esthetiques». Правовая охрана данному знаку предоставлена в отношении товаров 03, 05 и услуг 35, 41, 44 классов МКТУ.

В возражении от 10.12.2008 указывается, что оспариваемая регистрация не соответствует требованиям абзаца 3 пункта 1 статьи 28 Закона. При этом, лицо, подавшее возражение, ссылается на знак «les nouvelles Esthetiques» по международной регистрации №427923. В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам усматривает следующее. Согласно представленной информации (13) правообладателями международной регистрации №427923 в разное время являлись UMBERTO PIERANTONI и CANNAC Jeannine Veuve PIERANTONI, PIERANTONI Michèle épouse de LATTRE, PIERANTONI Isabelle. Из изложенного видно, что лицо, подавшее возражение, а именно компания СОСЬЕТЕ Д'ЭДИСЬЁН ЛЕ НУВЕЛЬ ЭСТЕТИК не являлась/является обладателем исключительного права на знак «les nouvelles Esthetiques» по международной регистрации №427923, что приводит к отсутствию у данного лица возможности инициирования вопроса о неправомерности регистрации на основании абзаца 3 пункта 1 статьи 28 Закона.

Следует отметить, что до заключения договора об отчуждении оспариваемого товарного знака по свидетельству №302401 его правообладателем было ЗАО «Космопресс», учредителями которого являлись ЗАО «Старая Крепость» и господин Патрис Ле Ланн (4). Представленное лицом, подавшим возражение, лицензионное соглашение (5), было заключено между господином Юмбером Пьерантони и господином Патрисом Ле Ланном, по которому последнему предоставляется эксклюзивное право на распространение журнала «les nouvelles Esthetiques» на русском языке на территории СССР (включая Россию и Украину). Учитывая данные сведения, не представляется возможным сделать вывод о том, что ЗАО «Космопресс» являлось агентом или представителем лица, обладателя исключительных прав на знак по международной регистрации №427923.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что данное соглашение представляет собой договор франчайзинга, не относится к существу спора, поскольку данные отношения носят принципиально иной характер нежели агентские/представительские правоотношения.

Коллегия Палаты по патентным спорам обращает внимание на тот факт, что в настоящее время правообладателем оспариваемого товарного знака по свидетельству №302401 является компания НОВА ПАРТИСИПЕЙШН С.А., в отношении которой также не представлено доказательств, противоречащих абзацу 3 пункта 1 статьи 28 Закона.

На основании изложенного коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу, что в возражении не содержится документальных доказательств того, что оспариваемая регистрация №302401 была произведена на имя агента или представителя лица, являющегося обладателем исключительного права на этот товарный знак в одном из государств-участников Парижской конвенции, следовательно, отсутствуют основания для вывода, что оспариваемая регистрация №302401 противоречит требованиям, предусмотренным абзацем 3 пункта 1 статьи 28 Закона.

Относительно несоответствия оспариваемой регистрации №302401 требованиям пункта 3 статьи 7 Закона, необходимо отметить следующее.

Представленный лицом, подавшим возражение, документ (1) свидетельствует о том, что право на фирменное наименование у SOCIETE D'EDITION LES NOUVELLES ESTHETIQUES (СОСЬЕТЕ Д'ЭДИСЬЁН ЛЕ НУВЕЛЬ ЭСТЕТИК) возникло 22.01.1959 года, когда фирма под таким наименованием была зарегистрирована в Реестре коммерсантов и товариществ.

В число основных видов деятельности вышеуказанной фирмы входят все операции по выпуску технических заданий и, в частности, эксплуатация журнала «LES NOUVELLES ESTHETIQUES», производство и использование технических или профессиональных фильмов, связанных с вопросами эстетики организация курсов усовершенствования, а также все операции, предназначенные для развития видов деятельности, непосредственно или косвенно связанные с вопросами эстетики в целом и, в частности, с косметикой и уходом за телом, с эстетической хирургией и дерматологией.

На основании вышеизложенного видно, что словосочетание «les nouvelles Esthetiques» является тождественным собственно наименованию юридического лица, подавшего возражение, право на которое у него возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №302401.

Однако, по мнению Палаты по патентным спорам, указанные обстоятельства являются недостаточными для вывода о несоответствии оспариваемого знака положениям законодательства, действовавшего на момент международной регистрации знака.

Как следует из пункта (в) статьи 8а) Парижской конвенции, охрана, предоставляемая иностранному фирменному наименованию, согласно принципу «национального режима», фигурирующего в статье 2 конвенции, должна быть такой же, как охрана, предоставляемая национальным фирменным наименованиям.

Национальным законодательством установлено, что для признания несоответствия товарного знака условиям охраноспособности, предусмотренным положениями пункта 3 статьи 7 Закона, должно иметь место не только тождество охраняемого в Российской Федерации фирменного наименования (его части) со спорным товарным знаком, но и наличие ранних прав на это фирменное наименование в отношении однородных товаров (услуг).

Исходя из смысла статьи 1474 Гражданского кодекса РФ, фирменное наименование служит средством индивидуализации юридического лица. В свою очередь индивидуализация юридического лица имеет значение постольку, поскольку предполагает участие такого лица в хозяйственном обороте, т.е. во внешней деятельности той или иной организации.

Часть представленных лицом, подавшим возражение, документов содержит информацию о том, что журнал «les nouvelles Esthetiques» впервые появился в 1952 году во Франции. Сведений же о том, что фирма SOCIETE D'EDITION LES NOUVELLES ESTHETIQUES непосредственно осуществляла/осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, в том числе, по организации и выпуску журнала «les nouvelles Esthetiques» представлено не было. Представленное лицензионное соглашение (5) также не может быть подтверждением деятельности фирмы SOCIETE D'EDITION LES NOUVELLES ESTHETIQUES на территории РФ, поскольку оно заключено между иными лицами, а именно господином Юмбером Пьерантони и господином Патрисом Ле Ланном. В свою очередь, господин Юмбер Пьерантони, бывший владелец знака «les nouvelles Esthetiques» по международной регистрации №427923, а также последующие ее правообладатели не доказали использование данного знака в отношении товаров 16 класса МКТУ «профессиональная периодика относительно заботы о красоте, косметологии и ухода за волосами» на территории РФ, о чем свидетельствует решение Роспатента от 31.10.2006.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №302401 не соответствует требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 7 Закона, признан Палатой по патентным спорам неубедительным.

Что касается содержащихся в возражении доводов о несоответствии рассматриваемой регистрации №302401 пункту 3 статьи 6 Закона, то необходимо отметить следующее.

Анализ оспариваемого товарного знака показал, что словосочетание «les nouvelles Esthetiques» в переводе с французского языка имеет определенное семантическое значение «прекрасные новости». В этой связи, рассматриваемое словосочетание среднему российскому потребителю, владеющему французским языком, будет ясна семантика данного словосочетания и связанные с ним ассоциации. Для потребителей, не владеющих знаниями французского языка, будет не понятен смысл, заложенный в данное обозначение, поэтому оно будет восприниматься в качестве изобретенного, фантазийного словосочетания, не имеющего семантического значения.

Учитывая вышеизложенное, оспариваемый товарный знак по свидетельству №302401 не несет в себе указания на товар или его производителя, в силу чего сам по себе не способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя (ЗАО «Космопресс»).

Материалы возражения не содержат доказательств, подтверждающих известность французского издательства для российского потребителя и того факта, что журнал «les nouvelles Esthetiques» ассоциируется именно с ним. В этой связи нет оснований для вывода о способности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров. Большинство представленных документов свидетельствуют о присутствии на рынке русской версии журнала «les nouvelles Esthetiques», выпускаемого ЗАО «Космопресс», а также то, что данная компания является организатором специализированных Конгрессов и конференций, посвященных косметологии и прикладной эстетики. Приведенные в источниках информации (2, 8) данные о русской версии журнала «les nouvelles Esthetiques», издаваемого правообладателем товарного знака по свидетельству №302401, позволяют говорить о том, что данное обозначение будет ассоциироваться с правообладателем оспариваемого знака.

Страница каталога ведущих издательств мира (7), касающаяся журнала «les nouvelles Esthetiques» фирмы SOCIETE D'EDITION LES NOUVELLES ESTHETIQUES, содержит дату выпуска более позднюю, чем дата регистрации оспариваемого знака и не позволяет оценить когда, где и в какой период времени производился, выпускался, распространялся данный товар.

Информация об изданиях журнала «les nouvelles Esthetiques» за период 1999 – 2008 гг. (9) также не может быть принята во внимание, т.к. не содержит сведений о производителе товара и территории реализации данного товара.

На основании вышеизложенного, доводы лица, подавшего возражение, и представленные документы не позволяют коллегии Палаты по патентным спорам сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №302401 противоречит требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 10.12.2008 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №302401.