Оспариваемый товарный знак по заявке № 2017726302, поданной 30.06.2017, зарегистрирован 27.11.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 684480 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ДАН», 454100, Челябинская область, г. Челябинск, Комсомольский пр-кт, 94, оф. 4 (далее – правообладатель) в отношении услуг 39 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.
Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак
является комбинированным, представляет собой совокупность оригинально выполненного элемента «DAN», изображение части земного шара в цветовом сочетании: «темно-синий, белый».
В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 14.08.2019 возражение, в котором выражено мнение о несоответствии оспариваемого товарного знака [1] требованиям пунктов 6, 7 статьи 1483 Кодекса.
Доводы возражения, поступившего 14.08.2019, сводятся к следующему:
- оспариваемый товарный знак [1] является сходным до степени смешения с товарным знаком
[2] по свидетельству № 689070 с приоритетом от 21.11.2016, правообладателем которого является лицо, подавшее возражение;
- оспариваемый товарный знак [1] и противопоставленный товарный знак [2] являются сходными до степени смешения, поскольку содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ДАН» / «DAN»;
- услуги, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки [1] и [2], являются однородными;
- лицом, подавшим возражение, в подтверждение своей позиции приведена судебная практика по делу № СИП-450/2017. Так, в судебном решении определено, что вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров;
- фонетическое и семантическое тождество словесных элементов «ДАН» / «DAN» сравниваемых товарных знаков [1] и [2] может компенсировать низкую степень однородности части услуг.
На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 684480 [1] в отношении всех услуг, указанных в перечне регистрации.
Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем 14.08.2019 возражении, представил отзыв, основные мотивы которого сведены к следующему:
- правообладатель является известной компанией в сфере туризма и действует на рынке с момента создания, т.е. с 2015 года. При этом приоритет фирменного наименования ООО «ДАН» как средства индивидуализации возник с даты регистрации компании, т.е. с 02 июня 2015 года (см. выписку из ЕГРЮЛ), что значительно раньше даты приоритета противопоставленного товарного знака [2];
- согласно судебному решению (дело № 2-1230/2017 от 23.06.2017 г.) установлено, что графическое изображение «DAN» в различных цветах в виде схематического изображения половины земного шара с линиями меридиан и параллелей в сочетании со словом «DAN» создано творческим трудом Бердичевской К.В. (основатель группы «ДАН», в которую также входит ООО «ДАН-Инвест») и использовалось группой компанией «ДАН» с согласия автора изображения с 1996 года;
- из представленных судебных решений (№ А76-8390/2017, № А76-23992/2015) усматривается известность правообладателя на рынке туристических услуг;
- противопоставленный товарный знак [2] не соответствует положениям пунктов 3, 8, 10 статьи 1483 Кодекса, поскольку включает чужое средство индивидуализации;
- правообладателем оспариваемого товарного знака [1] подано возражение против предоставления правовой охраны противопоставленному товарному знаку [2], в связи с чем, правообладателем выражена просьба об объединении рассмотрения настоящего возражения и возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку [2];
- действия лица, подавшего возражение, по приобретению исключительного права на противопоставленный товарный знак [2] и подаче настоящего возражения являются злоупотреблением правом. Деятельность ИП Ибатуллина А.В. заключается исключительно в покупке товарных знаков с целью получения выплат от успешных предпринимателей. Данные обстоятельства неоднократно были предметом рассмотрения судов (например, дело № А08-8741/2015, дело № СИП-558/2015);
- согласно выписке из ЕГРИП от 09.01.2020 основным видом деятельности лица, подавшего возражение, является «Торговая розничная прочая в неспециализированных магазинах». В сфере туристических услуг виды деятельности у лица, подавшего возражение (см. ЕГРИП).
В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие документы:
- копия доказательств отправки настоящего отзыва в адрес ИП Ибатуллина А.В. – [3];
- копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ДАН» от 09.01.2020 г. – [4];
- копия выписки из ЕГРИП в отношении ИП Ибатуллина А.В. от 09.01.2020 – [5];
- копия устава ООО «ДАН» – [6];
- копия свидетельства туроператора ООО «ДАН» от 10.08.2015 г. и 14.06.2016 г. – [7];
- копия решения Роспатента от 20.07.2017 – [8];
- копия решения Ленинского районного суда г.Челябинска от 23.06.2017 – [9];
- копия апелляционного определения Челябинского областного суда от 05.10.2017 – [10];
- копия лицензионного договора от 02.06.2015 – [11];
- копия постановления Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.11.2017 по делу № А76-8390/2017 – [12];
- копия решения Челябинского У ФАС России от 14.11.2017 – [13];
- копия решения Челябинского УФАС России от 22.12.2016 – [14];
- копия решения Арбитражного суда Челябинской области от 23.03.2018 по делу №А76-23992/2015 – [15];
- копия решения Арбитражного суда Белгородской области от 14.03.2016г. по делу №А08-8741/2015 – [16];
- копия решения Суда по интеллектуальным правам от 21.01.2016 по делу №СИП-558/2015 – [17];
- документы, подтверждающие использование спорного обозначения в 2015-2016 гг. (договоры о реализации туристического продукта, счета, рекламные объявления) – [18];
- нотариальные протоколы удостоверения интернет-страниц – [19];
- данные с сервиса casebook в отношении ИП Ибатуллина А.В. – [20].
По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом было принято решение от 31.01.2020 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 14.08.2019, и оставлении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству № 684480. Не согласившись с этим решением, лицо, подавшее возражение, обратилось в Суд по интеллектуальным правам.
Решением Суда по интеллектуальным правам первой инстанции от 22.10.2020 по делу № СИП-379/2020 было признано недействительным решение Роспатента от 31.01.2020 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 684480. Постановлением Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-379/2020 от 12.02.2020 года решение Суда по интеллектуальным правам первой инстанции от 22.10.2020 оставлено без изменения, кассационная жалоба Роспатента без удовлетворения.
Суд по интеллектуальным правам указанным решением обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение, поступившее 14.08.2019, поданное ИП Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем. В соответствии с указанным решением Суда по интеллектуальным правам возражение, поступившее 14.08.2019, было рассмотрено повторно.
Правообладателем были представлены дополнения к отзыву, основные доводы которого сведены к следующему:
- между оспариваемым товарным знаком и противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 689070 отсутствует графическое и семантическое сходство до степени смешения;
- доказательств смыслового сходства не представлено;
- визуальные различия обусловлены использованием в сравниваемых товарных знаках разных алфавитов, шрифтов в различных цветовых сочетаниях;
- в рамках судебного спора относительно авторства оспариваемого товарного знака исследовался вопрос слова «DAN» - сокращенное название от Daniel – Даниил;
- правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 689070 была прекращена в отношении части услуг 39 класса МКТУ на основании решения Роспатента от 07.08.2020, в связи с чем, отсутствует однородность сравниваемых услуг;
- лицо, подавшее возражение, не использует и никогда не использовало противопоставленный товарный знак по свидетельству № 689070;
- возражение подано в отношении всех зарегистрированных услуг. Вместе с тем, перечень противопоставленного товарного знака по свидетельству № 689070 не содержит услуг 41 и 44 классов МКТУ;
- лицом, подавшим возражение, не осуществляется сфера деятельности в области оказания туристических услуг.
В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие документы:
- решение Роспатента от 07.08.2020 - [20];
- статья «Известный «патентный тролль» проиграл суд» от 22.05.2020 – [21];
- постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.12.2019 № С01-1034/2018 по делу № СИП-555/2018 – [22].
Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 14.08.2019, коллегия установила следующее.
С учетом даты приоритета (30.06.2017) оспариваемого товарного знака [1], правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).
В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.
Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
Согласно требованиям пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.
При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.
В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.
В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены и т.д.
Оспариваемый товарный знак
[1] по свидетельству № 684480 с приоритетом от 30.06.2017 является комбинированным. Словесный элемент «DAN» выполнен стилизованным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.
Правовая охрана товарному знаку [1] предоставлена на территории Российской Федерации в отношении услуг 39, 41, 44 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «темно-синий, белый».
В возражении указано на несоответствие оспариваемого товарного знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса ввиду наличия у лица, подавшего возражение, исключительного права на противопоставленный товарный знак
[2] по свидетельству № 689070 с приоритетом от 21.11.2016 в отношении услуг 35, 36, 37, 39, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне.
На основании решения Роспатента от 07.08.2020 правовая охрана противопоставленного товарного знака [2] по свидетельству № 689070 была признана недействительной частично, ее действие было сохранено в отношении услуг 35, 36, 37, 39, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.
Как указано в судебных решениях первой и кассационной инстанций по делу № СИП-379/2020 в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный элемент, так как он запоминается легче изобразительного и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.
Анализ по фонетическому фактору сходства словесного элемента «DAN» оспариваемого знака [1] и словесного товарного знака «ДАН» [2] показал, что сравниваемые слова «DAN» [1] и «ДАН» [2] произносятся одинаково как «ДАН», имеют одинаковый состав согласных звуков, а также одинаковое расположение гласных и согласных звуков по отношению друг к другу. При этом в судебных решениях отмечено, что по правилам транскрипции в русском языке слово «DAN» с очевидностью может прочитываться и произноситься среднестатистическим потребителем именно как [ДАН]. В отношении анализа по семантическому критерию сходства сравниваемых знаков [1] и [2] суд указал, что перевод элемента «DAN» в качестве имени «ДЭН» не является достаточным для вывода о том, что это обозначение в любом случае будет восприниматься потребителем именно как английское слово. Таким образом, у коллегии нет оснований для вывода о разных смысловых образах, заложенных в сопоставляемых знаках [1] и [2]. Различия в общем зрительном впечатлении не имеют решающего значения при оценке сходства сравниваемых знаков [1] и [2] ввиду фонетического тождества сравниваемых слов «DAN» [1] и «ДАН» [2], которые произносятся одинаково.
Указанное обуславливает ассоциирование сравниваемых знаков [1] и [2] друг с другом в целом, что свидетельствует об их сходстве, несмотря на отдельные отличия.
В отношении однородности сравниваемых услуг коллегия отмечает следующее.
Услуги 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] связаны с арендой в области недвижимости, рекламой, продвижением товаров, исследованием рынка, услугами в сфере бизнеса, конторскими услугами и т.д. и не могут быть признаны однородными услугам 39, 41, 44 классов МКТУ знака [1] ввиду разного рода/вида («реклама / услуги в сфере бизнеса / конторские услуги / услуги транспортировки / услуги в области путешествий / услуги в области научных исследований» и т.п.), назначения, круга потребителей.
Услуги 37 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] связаны со строительством, установкой и ремонтом оборудования и т.д. и не могут быть признаны однородными услугам 39, 41, 44 классов МКТУ знака [1] ввиду разного рода/вида, назначения, круга потребителей.
Услуги 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] относятся к научной сфере, исследованиям и научным разработкам, услугам в области компьютерных технологий и не могут быть признаны однородными услугам 39, 41, 44 классов МКТУ знака [1] ввиду разного рода/вида, назначения, круга потребителей.
Услуги 45 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] относятся к юридическим услугам, услугам по обеспечению безопасности и т.д. и не могут быть признаны однородными услугам 39, 41, 44 классов МКТУ знака [1] ввиду разного рода/вида, назначения, круга потребителей.
Услуги 41 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] связаны с образовательной деятельностью, услугами в области развлечений, воспитанием, издательской деятельностью, услугами в области спорта, прокатом специализированного оборудования и т.д. и не могут быть признаны однородными услугам 35, 36, 37, 39, 42, 45 классов МКТУ противопоставленного товарного знака [2] ввиду разного рода/вида, разного назначения и круга потребителей.
Услуги 44 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] представляют собой услуги в области медицины, услуги лечебно-профилактического характера, услуги центров красоты и здоровья, саун/бань, услуги в области сельского хозяйства и садоводства, животноводства и т.д. и не могут быть признаны однородными услугам 35, 36, 37, 39, 42, 45 классов МКТУ противопоставленного товарного знака [2] ввиду разного рода/вида, разного назначения и круга потребителей.
В отношении сравнения услуг 39 класса МКТУ, указанных в перечнях сравниваемых знаков, коллегия отмечает следующее.
Услуги 39 класса МКТУ «аренда автобусов; аренда водного транспорта; аренда гаражей; аренда крытых стоянок для транспортных средств; аренда летательных аппаратов; аренда мест для стоянки автотранспорта; аренда складов; бронирование транспортных средств; буксирование; буксирование в случае повреждения транспортных средств; бутилирование / услуга розлива в бутылки; водораспределение; доставка газет; доставка корреспонденции; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; доставка цветов; запуск спутников для третьих лиц; информация о движении; информация по вопросам перевозок; информация по вопросам хранения товаров на складах; логистика транспортная; операции спасательные [транспорт]; перевозка в бронированном транспорте; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка гужевым транспортом; перевозка и хранение отходов; перевозка мебели; перевозка на лихтерах; перевозка при переезде; перевозка ценностей под охраной; переноска грузов; подъем затонувших судов; посредничество в морских перевозках; посредничество при перевозках; посредничество при фрахтовании; прокат автомобилей; прокат вагонов; прокат водолазных колоколов; прокат водолазных костюмов; прокат гоночных машин; прокат двигателей для летательных аппаратов; прокат железнодорожного состава; прокат инвалидных кресел; прокат контейнеров для хранения товаров; прокат лошадей; прокат морозильных камер; прокат рефрижераторов; прокат транспортных средств; работы погрузочно-разгрузочные; работы разгрузочные; распределение электроэнергии; распределение энергии; расфасовка товаров; служба ледокольная; служба лоцманская; снабжение питьевой водой; транспортировка трубопроводная; упаковка товаров; управление шлюзами; услуги автостоянок; услуги водителей; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; услуги по спасанию имущества; услуги по спасанию судов; услуги спасательные подводные; услуги такси; франкирование корреспонденции; фрахт [перевозка товаров на судах]; фрахтование; хранение данных или документов в электронных устройствах; хранение лодок; хранение товаров; хранение товаров на складах; экспедирование грузов» оспариваемого товарного знака [1] идентичны соответствующим услугам 39 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2], что свидетельствует об их однородности.
Услуги 39 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] «авиаперевозки; перевозка на паромах; перевозка путешественников; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки баржами; перевозки водным транспортом; перевозки железнодорожные; перевозки морские; перевозки пассажирские; перевозки речным транспортом; перевозки санитарные; перевозки трамвайные; сбор вторсырья [транспорт]; услуги транспортные; услуги транспортные для туристических поездок; услуги водного прогулочного транспорта; услуги каршеринга; пополнение банкоматов наличными деньгами» и услуги 39 класса МКТУ «транспорт санитарный; транспорт трамвайный; логистика транспортная; перевозка грузовым автотранспортом; доставка товаров; доставка пакетированных грузов; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; посредничество при перевозках; перевозка при переезде» и т.п. противопоставленного товарного знака [2] связаны с транспортировкой, перевозками, имеют общее назначение и круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.
Услуга 39 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] «аренда тракторов» и услуги 39 класса МКТУ «аренда автобусов; аренда водного транспорта; аренда летательных аппаратов; прокат автомобилей; прокат вагонов» и т.п. противопоставленного товарного знака [2] соотносятся как род (вид) «услуги по фрахтованию, аренде и прокату транспортных средств», связаны с арендой, имеют общее назначение и круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.
Услуга 39 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] «предоставление информации в области маршрутов движения» и услуги 39 класса МКТУ «логистика транспортная; информация о движении; информация по вопросам перевозок» и т.п. противопоставленного товарного знака [2] имеют общее логистическое назначение, связаны с транспортировкой, имеют общий круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.
Услуги 39 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] «прокат навигационных систем; прокат электрических винных шкафов» и услуги 39 класса МКТУ «прокат автомобилей; прокат вагонов; прокат рефрижераторов; прокат морозильных камер; прокат контейнеров для хранения товаров; прокат двигателей для навигационных систем» и т.п. противопоставленного товарного знака [2] относятся к услугам проката, имеют общее назначение, общий круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.
Услуга 39 класса МКТУ «услуги по упаковке подарков» оспариваемого товарного знака [1] и услуги 39 класса МКТУ «упаковка товаров» противопоставленного товарного знака [2] соотносятся как род (вид) «услуги по фасовке, упаковке и маркировке товаров», имеют общее назначение (с целью упаковки), общий круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.
Вместе с тем, услуги 39 класса МКТУ «бронирование билетов для путешествий; бронирование путешествий; организация круизов; организация путешествий; сопровождение путешественников» оспариваемого товарного знака [1] представляют собой туристические услуги, оказываются туристическими компаниями, имеют иное назначение (для организации туризма, отдыха), круг потребителей по сравнению с услугами 39 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2], в связи с чем, не являются однородными.
Учитывая сходство товарных знаков, однородные услуги 39 класса МКТУ, маркированные сравниваемыми знаками [1] и [2], будут смешиваться в гражданском обороте, и у потребителя возникнет представление о принадлежности этих услуг одному лицу, их предоставляющему.
Оценка действий в части недобросовестной конкуренции и злоупотребления гражданскими правами лица, подавшего возражение, не входит в компетенцию Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
Доводы правообладателя о том, что правовая охрана противопоставленному товарному знаку [2] предоставлена в нарушение требований пунктов 3, 8, 10 статьи 1483 Кодекса не подлежат оценке в рамках настоящего спора. В рамках настоящего возражения оценке подлежит оспариваемый товарный знак [1] требованиям пунктов 6, 7 статьи 1483 Кодекса, указанным в возражении. Вопросы авторства (автор – Бердичевская К.В.) в отношении оспариваемого товарного знака [1], неиспользования противопоставленного товарного знака [2] к существу спора не относятся. В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса оценке на предмет однородности подвергаются те перечни товаров и услуг, в отношении которых действует правовая охрана сравниваемых товарных знаков.
Таким образом, у коллегии есть основания считать, что регистрация оспариваемого знака [1] произведена в нарушение требований, регламентированных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении части услуг 39 класса МКТУ.
Лицо, подавшее возражение, в конце возражения ссылается на требования пункта 7 статьи 1483 Кодекса. Вместе с тем, какая-либо аргументация и доказательства несоответствия оспариваемого товарного знака [1] указанному требованию отсутствуют, в связи с чем, нет оснований для применения данного пункта.