Заявка № 2008705239/50 на регистрацию словесного обозначения «ТАЛКА» была подана 26.02.2008 заявителем в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне.
В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Заявленное обозначение является фантазийным по отношению к заявляемым товарам.
Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 28.04.2009 было вынесено решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008705239/50 в отношении всех заявленных товаров 32 и 33 классов МКТУ, в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.
Решение основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками:
- комбинированным товарным знаком «ТАЛКО» по свидетельству №195145 с приоритетом от 07.06.2000, зарегистрированным, в том числе, в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне, на имя ЗАО «Автомобильно-производственная компания ЭЛИС», Россия [1]. В соответствии с договором об отчуждении товарного знака от 04.02.2009 новым правообладателем стало ООО «Интеллектуальное право»;
- комбинированным товарным знаком «ТАЛКО» по свидетельству №302553 с приоритетом от 19.11.2004, зарегистрированным в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне на имя Общества с ограниченной ответственностью «Тольяттинский ликероводочный завод «ТАЛКО», Россия [2]. В соответствии с договором об отчуждении товарного знака от 04.02.2009, новым правообладателем стало ООО «Интеллектуальное право».
В Палату по патентным спорам 29.09.2009 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008705239/50, доводы которого сводятся к следующему:
- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1,2] имеют различные окончания, ударение падает на разные слоги. Словесный элемент «МИРОВАЯ ТРАДИЦИЯ» противопоставленного знака [2] увеличивает фонетическое различие с заявленным обозначением;
- заявленное обозначение и противопоставленные товарные [1,2] знаки визуально несходны, так как различаются шрифтовым исполнением и цветом;
- семантическое сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков [2-3] отсутствует, поскольку словесное обозначение «ТАЛКО» не имеет семантической нагрузки, в то время как словесный элемент «ТАЛКА» является названием рек на территории Нижегородской, Архангельской, Ивановской, Новгородской областях;
- согласие от 24.04.2008 от ООО «Тольяттинский ликероводочный завод «ТАЛКО» является действительным для правопреемника.
В подтверждении изложенных доводов заявителем представлены:
- копия решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008705239/50 на 3 л.[3];
- распечатки противопоставленных регистраций на 5 л.[1-2];
- распечатки заявок №2009704348 и № 2009705580 на 2 л.[4];
- изображение этикетки водки «ТАЛКА» на 2 л.[5];
- агентский договор №1-V от 02.07.2008 на 7 л.[6];
- договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 04.02.2008 на 7 л.[7];
- приложение (заказ) №2 к договору №1/ДУ от 02.07.2008 на 14 л.[8];
- соглашение №1 к договору №3/ДУ от 22.01.2009 на 10 л.[9];
- технологические инструкции по производству водки собой «ТАЛКА» на 19 л. [10];
- рецептура водки особой «ТАЛКА» на 6 л.[11]
- каталог ЗАО «Группа компаний «Русский Алкоголь» на 8 стр.[12];
- маркетинговый план на производство водки «ТАЛКА» на 3 л. [13];
- запрос заявителя №392/ТЗ от 11.11.2009 в Федеральный институт промышленной собственности на 1 л. [14].
Кроме того, заявитель в подтверждение изложенных доводов ссылается на письмо-согласие [7], представленное до даты вынесения решения об отказе в государственной регистрации товарного знака.
На основании изложенного заявитель просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и зарегистрировать обозначение по заявке № 2008705239/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров, приведенных в перечне заявки.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.
С учетом даты приоритета (26.02.2008) заявки №2008705239/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеупомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).
В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.
В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.
Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.
В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.
Заявленное обозначение «ТАЛКА» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.
Противопоставленный знак [1] является комбинированным и содержит словесный элемент «ТАЛКО», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, причем первая часть словесного обозначения («ТАЛ») выполнена в белом цвете, а вторая часть словесного обозначения («КО») выполнена в песочном цвете. Слева от буквы «Т» расположен неохраняемый элемент - ®. Словесное обозначение помещено внутри рамки черного цвета. Под рамкой расположены два колоска. Правовая охрана предоставлена в белом, черном и песочном цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.
Противопоставленный знак [2] является комбинированным и содержит словесные элементы «ТАЛКО» и «МИРОВАЯ ТРАДИЦИЯ», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Изобразительный элемент представляет собой рамку с вензелями в верхней и нижней частях, внутри рамки расположен глобус, пересекаемый словесным элементом «МИРОВАЯ ТРАДИЦИЯ». Словесный элемент «ТАЛКО» помещен в верхней части изобразительного элемента в рамке на фоне черного цвета. Под словесным элементом «ТАЛКО» расположены два колоска. Правовая охрана предоставлена в белом, светло-сером, сером, светло-голубом, голубом, синем, тёмно-синем, чёрном цветовом сочетании в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.
В комбинированном обозначении основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Таким образом, графические особенности противопоставленных знаков [1,2] играют второстепенную роль при запоминании знаков, в связи с чем являются несущественными. В противопоставленном знаке [2] имеется дополнительный словесный элемент «МИРОВАЯ ТРАДИЦИЯ», однако, в данном комбинированном обозначении словесный элемент «ТАЛКО» визуально доминирует, поскольку он выполнен более крупным шрифтом и имеет более удобное для восприятия расположение в композиции (выполнен буквами светлого цвета на контрастном черном фоне в верхней части знака). Восприятие словесного элемента «МИРОВАЯ ТРАДИЦИЯ» снижено, поскольку он выполнен белым шрифтом, мелкими буквами и не акцентирует на себе внимание потребителя.
Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1,2] показал, что в их состав включены словесные элементы «ТАЛКА» и «ТАЛКО», несущие основную индивидуализирующую нагрузку.
Сравниваемые словесные обозначения ТАЛКА [т а л к а] и ТАЛКО [т а л к о] характеризуются совпадением звуков [т, а, л, к] и их одинаковым расположением. Сравниваемые обозначения имеют в своем составе только один отличающийся звук [а-о]. Вместе с тем, в соответствии с правилами орфоэпии (раздел фонетики, занимающийся нормами произношения, их обоснованием и установлением), в устной речи безударные буквы «а» и «о» совпадают, то есть в словесном обозначении «ТАЛКО» безударная гласная «о» произносится как «а», что приводит к полному фонетическому сходству сравниваемых обозначений.
Относительно доводов заявителя, что в противопоставленных знаках [1,2] ударение падает на последний слог, а в заявленном обозначении на первый, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее. Словесное обозначение «ТАЛКО» не имеет самостоятельного смыслового значения, является фантазийным, поэтому в нем не существует однозначного варианта постановки ударения.
Вышеизложенное свидетельствует о том, что оспариваемое обозначение и противопоставленные товарные знаки [2-3] являются фонетически сходными.
Согласно представленным материалам, а также информации из сети Интернет (www.ru.wikipedia.org), Талка – это названия рек, протекающих в Нижегородской, Архангельской, Ивановской Новгородской области. Следует отметить, что данное слово скорее всего является диалектологизмом, а не общеупотребительным и, следовательно достаточно известным, так как оно отсутствует в словарно-справочной литературе: «Словарь русского языка» Институт лингвистических исследований РАН, М., «Русский язык» Полиграф ресурсп, 1999 г, Т.4, с.366; «Большая энциклопедия», М. «ТЕРРА» т.49, с.48. Как было указано выше, слово «ТАЛКО» являются фантазийным. На основании изложенного, сравнение по семантическому критерию не представляется возможным.
Что касается однородности товаров и услуг заявленного и противопоставленных [1,2] перечней, необходимо отметить следующее.
Анализ товаров 32, 33 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению показал, что они однородны товарам 32 и 33 классов МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных знаков [1,2], поскольку они либо соотносятся как «род-вид», либо содержат тождественные позиции, имеют одни назначение, условия реализации и круг потребителей.
Установленное сходство заявленного обозначения с противопоставленными знаками [1,2] и однородность товаров 32, 33 классов МКТУ позволяют сделать вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых знаков, т.е. вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.
Коллегией Палаты по патентным спорам не было принято во внимание представленное заявителем письмо-согласие [7] ввиду нижеследующего.
На момент подачи заявки (26.02.2008) на регистрацию товарного знака, владельцем противопоставленных знаков являлось ООО «Тольяттинский ликероводочный завод «ТАЛКО», которое выразило согласие (см. письмо [7]) на регистрацию в качестве товарного знака заявленного обозначения. До даты вынесения решения об отказе в государственной регистрации товарного знака, правообладателем противопоставленных знаков [1,2] был зарегистрирован договор №РД0046552 от 04.02.2009 об отчуждении, согласно которому исключительные права на товарные знаки №195145, №302553 в отношении всех товаров переданы ООО «Интеллектуальное право», г. Самара.
Исходя из того, что положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса определено, что регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, охраняемым в Российской Федерации и имеющим более ранний приоритет, допускается только с согласия правообладателя, то коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу, что отсутствие на момент принятия решения по заявке № 2008705239/50 информации относительно волеизъявления владельца «старших» прав на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя «ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» препятствует предоставлению исключительных прав.
Коллегией Палаты по патентным спорам также было принято во внимание, что с момента регистрации договора об отчуждении исключительного права (04.02.2009) до даты заседания коллегии Палаты по патентным спорам (16.11.2009) у заявителя было достаточное количество времени для того, чтобы получить согласие от нового правообладателя. Однако, такового представлено не было.
Относительно довода заявителя об указании правопреемственности в договоре об отчуждении, Палата по патентным спорам отмечает, что договор об отчуждении товарного знака является волеизъявлением двух сторон, заключающих данное соглашение и не может распространять свое действие, а также возлагать какие-либо обременения или обязанности на иные лица, кроме них. Таким образом, наличие записи о правопреемстве в письме-согласии и договоре об отчуждении не влечет для Роспатента обязанности по принятию данного согласия.
Заявителем были представлены материалы [5-13], которые, по его мнению, доказывают узнаваемость и известность данного обозначения на рынке и, таким образом, преодолевают препятствие для отказа в регистрации заявленного обозначения. Документы, касающиеся приобретения заявленным обозначением дополнительной различительной способности, не снимают препятствия в регистрации в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.