Обозначение по заявке №2007701326/50 с приоритетом от 22.01.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25, 28, 29, 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.
В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Black Corsair Черный Корсар», выполненное в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов.
Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 28.08.2008 о государственной регистрации товарного знака только в отношении товаров 25, 28, 29 и услуг 35 классов МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс).
Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «ЧЕРНЫЙ КОРСАР» по свидетельству №252315 в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ.
В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением о государственной регистрации товарного знака в части отказа по товарам 32, 33 классов МКТУ, доводы которого сводятся к тому, что правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №252315 заключен договор об отчуждении исключительного права на товарный знак на имя заявителя, что устраняет единственное препятствие для регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.
На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех товаров и услуг.
Заявителем представлена копия Уведомления о государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №252315.
Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.
С учетом даты (22.01.2007) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).
В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.
Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанным товарным знаком, допускается лишь с согласия правообладателя.
В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.
Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.
Заявленное словесное обозначение «Black Corsair Черный Корсар» выполнено в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов.
Противопоставленный товарный знак по свидетельству №252315 представляет собой словесное обозначение «ЧЕРНЫЙ КОРСАР», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.
Сравнительный анализ сходства сопоставляемых знаков показал, что они являются сходными в силу фонетического, графического и смыслового сходства элементов «Black Corsair Черный Корсар» и «ЧЕРНЫЙ КОРСАР».
Перечни товаров 32, 33 классов МКТУ сравниваемых обозначений совпадают.
Данный вывод заявителем не оспаривается.
Однако представленные заявителем сведения о том, что правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №252315 заключен договор № РД0045944 от 23.01.2009 об отчуждении исключительного права на товарный знак на имя заявителя, устраняют причины для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2007701326/50 для товаров 32, 33 классов МКТУ.
Таким образом, основания для противопоставления в рамках пункта 1 статьи 7 Закона товарного знака по свидетельству №252315 отсутствуют.
При анализе материалов дела коллегией Палаты по патентным спорам были выявлены обстоятельства, не указанные экспертизой, но препятствующие регистрации товарного знака по заявке №2007701326/50 для товаров 32, 33 классов МКТУ.
К указанным обстоятельствам относится следующее.
Существует товарный знак по свидетельству №252314, который представляет собой словесное обозначение «БЕЛЫЙ КОРСАР», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.
Сравнительный анализ сходства заявленного обозначения «Black Corsair Черный Корсар» и товарного знака «БЕЛЫЙ КОРСАР» показал, что они являются семантически сходными в силу смыслового тождества слов «КОРСАР/ Corsair» и противопоставления понятий, а именно цвета «корсаров»: черный (Black) и белый.
Следует отметить, что регистрация на имя разных лиц товарных знаков, основанных на наличии элемента «КОРСАР» в сочетании с цветом, способна привести к восприятия этих обозначений как принадлежащих одному лицу.
Кроме того, наличие в сравниваемых обозначениях совпадающих элементов «КОРСАР» и выполнение их стандартными шрифтовыми единицами русского алфавита, сближает знаки по фонетическому и графическому признакам.
Перечни товаров 32, 33 классов МКТУ сравниваемых обозначений совпадают.
Таким образом, заявленное обозначение по заявке №2007701326/50 и ранее зарегистрированный на имя другого лица товарный знак по свидетельству №252314 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ.
Заявитель, ознакомленный с данными доводами в корреспонденции от 23.12.2009, представил согласие правообладателя товарного знака по свидетельству №252314 на регистрацию заявленного обозначения в отношении товаров 33 класса МКТУ – «алкогольные напитки (за исключением пива).
Следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении товаров 33 класса МКТУ отсутствуют.