Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 28.12.2016 по заявке № 2016749963 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 30.08.2018 за № 668538 на имя Открытого акционерного общества «Набережночелнинский хладокомбинат «Челны Холод» (далее – правообладатель, ОАО «Челны Холод») в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Оспариваемый товарный знак является комбинированным и состоит из словесного элемента «КОРОВКА ИЗ ВКУСНЯЕВО», расположенного на фоне изогнутой таблички, которую держит корова с цветком во рту, над которой в правом верхнем углу знака размещен изобразительный элемент в виде белого медведя в овале, под которым расположен словесный элемент «ЧЕЛНЫ ХОЛОД». В нижней части обозначения расположено стилизованное изображение деревенского пейзажа с домом, деревом и зеленой лужайкой, при этом все указанные элементы расположены на фоне голубого неба с белыми облаками.

В возражении, поступившем 21.12.2018, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 668538 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, для части товаров 29 и 30 классов МКТУ.

Возражение основано на доводах о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 668538 сходен до степени смешения с принадлежащими лицу, подавшему возражение, товарными знаками по свидетельствам №№ 152452, 199900, 360768, 387797, 476747, 486279, 511541, 511542 [1-8], имеющими более ранние даты приоритетов и зарегистрированными в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, указывает, что оно является одним из старейших предприятий России, осуществляет свою деятельность с 1851 года, является правообладателем серии товарных знаков, содержащих словесный элемент «КОРОВКА».

В возражении изложено обоснование вывода о сходстве оспариваемого товарного знака и перечисленных ранее товарных знаков, принадлежащих лицу, подавшему возражение, по фонетическому, графическому и смысловому критериям сходства словесных обозначений.

При анализе сходства лицом, подавшим возражение, отмечено, что доминирующее положение в оспариваемом комбинированном товарном знаке занимает словесное обозначение «КОРОВКА ИЗ ВКУСНЯЕВО», являющееся сходным со словом «КОРОВКА», имеющим самостоятельное семантическое значение, не связанное с кондитерскими изделиями, которое также доминирует в товарных знаках лица, подавшего возражение, и полностью входит в оспариваемый знак. При этом обозначение «КОРОВКА ИЗ ВКУСНЯЕВО» не является устойчивым словосочетанием русского языка. Именно слово «КОРОВКА» в данном сочетании является главным словом, определяющим основную индивидуализирующую функцию товарного знака, на которое падает логическое ударение в знаке. В возражении дополнительно обращено внимание на то, что товарные знаки со словесным элементом «КОРОВКА», принадлежащие ПАО «Красный Октябрь», в отношении кондитерской продукции обладают существенной различительной способностью, так как ими маркированы одни из самых популярных кондитерских изделий, присутствующих длительное время на кондитерском рынке России (в частности, только за период с 2008 по 2012 годы было выпущено более 110 000 тонн кондитерской продукции, маркированной товарными знаками со словесным элементом «КОРОВКА»: конфеты, печенье, пряники, карамель, сухие завтраки, вафли, вафельные торты, рулеты).

Кроме того, лицом, подавшим возражение, приведены положения статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности,* в соответствии с которыми указано на то, что правообладатель изначально сделал акцент на слове «КОРОВКА», стремясь через ассоциации создать у потребителя представление о принадлежности своей продукции, маркированной оспариваемым товарным знаком, к *Конвенция по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г.). Пересматривалась несколько раз: в Брюсселе 14 декабря 1900 г., в Вашингтоне 2 июня 1911 г., в Гааге 6 ноября 1925 г., в Лондоне 2 июня 1934 г., в Лиссабоне 31 октября 1958 г, и в Стокгольме 14 июля 1967 г.; 28 сентября 1979 г. в Конвенцию были внесены поправки. Конвенция вступила в силу для СССР 1 июля 1965 г.Стокгольмский акт к Конвенции подписан от имени СССР 14 июля 1967 г. и ратифицирован Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 сентября 1968 г. с оговоркой. Вступил в силу 26 апреля 1970 г. Текст Конвенции опубликован в Вестнике Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 1996 г., № 2. широко известной продукции лица, подавшего возражение, индивидуализируемой товарными знаками со словесным элементом «КОРОВКА».

Также в возражении приведена судебная практика, касающаяся рассмотрения дел о товарных знаках, в том числе по вопросу сходства до степени смешения.

Кроме того, возражение содержит вывод об однородности части товаров, перечисленных в возражении, товарам, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 668538 недействительным в отношении части товаров 29 класса МКТУ, а именно: «мармелад, за исключением кондитерских изделий» и товаров 30 класса МКТУ, а именно: «карамели [конфеты], тесто миндальное; сорбет [мороженое]; мороженое; пюре фруктовые [соусы]; йогурт замороженный [мороженое]».

К возражению приложены следующие материалы:

1) сведения о товарном знаке по свидетельству № 668538;

2) копия страниц Словаря русского языка С.И. Ожегова, 2005 г.;

3) копии свидетельств №№ 152452, 199900, 360768, 387797, 476747, 486279, 511541, 511542;

4) копии исторических документов;

5) справка об объемах выпуска продукции под товарными знаками «КОРОВКА».

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с поступившим возражением, представил отзыв по его мотивам, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

В отзыве указано, что правообладатель подал заявление о внесении изменений в перечень товаров 29, 30 классов МКТУ с просьбой удалить из него товары 29 класса МКТУ – мармелад, за исключением кондитерских изделий и товары 30 класса МКТУ – карамели [конфеты]; тесто миндальное; пюре фруктовые [соусы]. Что касается группы товаров 30 класса МКТУ – сорбет [мороженое]; мороженое; йогурт замороженный [мороженое], в отношении которых испрашивается признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №668538, то однородные указанным товары присутствуют только в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №387797, который не является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Несогласие со сходством указанных товарных знаков в отзыве обосновано тем, что доминирующим в оспариваемом товарном знаке является словесный элемент «ВКУСНЯЕВО», выполняющий основную различительную функцию в знаке и формирующий общее зрительное впечатление, отличное от создаваемого товарным знаком ПАО «Красный Октябрь», наряду с логотипом правообладателя и графическими элементами в виде пейзажа деревни.

В отзыве отмечено, что элемент «ВКУСНЯЕВО», а также графические элементы в виде деревенского дома являются частью активно используемого товарного знака ОАО «Челны Холод» по свидетельству №386772.

Правообладатель обращает внимание также на то, что индивидуализирующая способность слова «КОРОВКА» для группы товаров мороженое, молоко и молочные продукты существенно снижена, поскольку косвенно указывает на состав продукции (коровье молоко).

По мнению правообладателя, общее впечатление, производимое оспариваемым товарным знаком и товарным знаком [4] по свидетельству № 387797, включающим слово «КОРОВКА», является различным вследствие наличия в нем словесного обозначения «ВКУСНЯЕВО», выполняющего основную индивидуализирующую функцию, доминирования различных элементов, логотипа «ЧЕЛНЫ ХОЛОД» и изобразительных элементов в виде деревенского пейзажа, активно используемых правообладателем до даты приоритета товарного знака.

К отзыву приложены следующие материалы:

6) справка о выпуске ОАО «Челны Холод» продукции под маркой ВКУСНЯЕВО;

7) выдержки из каталога продукции под маркой ВКУСНЯЕВО; 8) рекламный буклет по новинкам ОАО «Челны Холод», в том числе по продуктам ВКУСНЯЕВО;

9) изображения продукции под маркой ВКУСНЯЕВО;

10) подборка товарных накладных с 2009 по 2014 год по реализации ОАО «Челны Холод» мороженого ВКУСНЯЕВО;

11) подборка товарных накладных с 2009 по 2015 год по реализации ОАО «Челны Холод» пельменей ВКУСНЯЕВО;

12) лицензионный договор с ОАО «Алабуга Соте» РД0057656 от 02.12.2009 г.;

13) справка о выпуске ОАО «Алабуга Соте» продукции под маркой ВКУСНЯЕВ/ ВКУСНЯЕВО с 2009 по 2016 г.;

14) подборка товарных накладных с 2009 по 2015 год по реализации ОАО «Алабуга Соте» продукции ВКУСНЯЕВ/ ВКУСНЯЕВО.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (28.12.2016) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс (без учета изменений, внесенных Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ, вступивших в силу с 01.10.2014) и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; вид и характер изображений; 5) сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации, круг потребителей и другие признаки.

Материалы возражения свидетельствуют о том, что лицо, его подавшее, является правообладателем товарных знаков, включающих словесный элемент «КОРОВКА», зарегистрированных в отношении товаров 30 класса МКТУ, а также осуществляет деятельность, связанную с производством и реализацией товаров 30 класса МКТУ, в связи с чем коллегия усматривает заинтересованность в подаче возражения, предусмотренную пунктом 2 статьи 1513 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 668538 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из расположенных на фоне голубого неба стилизованной головы коровы с цветком ромашки в зубах, словосочетания «КОРОВКА ИЗ ВКУСНЯЕВО», стилизованного изображения медведя в овале, словесного обозначения «Челны Холод» и стилизованного изображения деревенского пейзажа с домом, деревом и забором на фоне зеленого луга.

Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Согласно возражению признание недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому знаку испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ

– мармелад, за исключением кондитерских изделий, и товаров 30 класса МКТУ – карамели [конфеты], тесто миндальное; сорбет [мороженое]; мороженое; пюре фруктовые [соусы]; йогурт замороженный [мороженое].

В качестве обоснования несоответствия оспариваемой регистрации требованиям законодательства в возражении, поступившем 21.12.2018, противопоставлены исключительные права лица, подавшего возражение, на товарные знаки [1-8].

Товарный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки прямоугольной формы, включающей изобразительные и словесные элементы, в том числе, натуралистическое изображение коровы, занимающее значительную часть обозначения, и словесные элементы «конфеты КОРОВКА», «кондитерская ф-ка», «Красный Октябрь», «Москва», расположенные в средней и нижней частях обозначения. Товарный знак [1] выполнен в следующем цветовом сочетании: светло-серый, красный, белый, синий, темно-и светло-коричневый, светло-зеленый, зеленый. Слова «конфеты», «кондитерская фабрика» и «Москва» не являются предметом самостоятельной правовой охраны. Правовая охрана знака [1] действует в отношении товара «конфеты» 30 класса МКТУ.

Товарный знак [2] представляет собой словесное обозначение «КОРОВКА/KOROVKA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки. Правовая охрана знака [2] действует в отношении товаров 30, 31 и 33 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, в том числе для товаров 30 класса МКТУ – кондитерские изделия; карамель (конфеты); конфеты; шоколад.

Товарный знак [3] представляет собой словесное обозначение «КОРОВКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знака [3] действует в отношении товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, в том числе для товаров «кондитерские изделия, карамель, конфеты, мармелад, пасты фруктовые».

Товарный знак [4] представляет собой комбинированное обозначение в виде прямоугольной этикетки. Фон этикетки – желтый. Центральную часть этикетки занимает композиция, состоящая из стилизованного изображения коровы, «пасущейся» на зеленом лугу среди белых ромашек, и словесного элемента «КОРОВКА», расположенного над и под изображением коровы. Под композицией имеется горизонтальная оранжевая полоса, на которой размещено неохраняемое словосочетание «топлёное молоко». Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: желтый, светло-желтый, белый, зеленый, светло-зеленый, коричневый, оранжевый, красный, розовый. Правовая охрана знака действует в отношении товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, в том числе для товаров «карамели; конфеты; мармелад; мороженое; пасты фруктовые».

Товарный знак [5] представляет собой комбинированное обозначение в виде прямоугольной этикетки. Фон этикетки – светло-желтый. На левой и правой частях этикетки вертикально расположены зеленые прямые и волнистые линии разной толщины. Слева вверху на зеленом фоне расположен небольшой элемент в виде буквы «К», расположенной в квадратной рамке. Центральную часть этикетки занимают четыре расположенные друг под другом одинаковые комбинированные элементы обозначения, состоящие из стилизованного изображения коровы, выполненной на фоне зеленого овала, содержащего надпись «КОРОВКА», и слова «карамель», расположенного над изображением коровы и выполненного буквами зеленого цвета. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: белый, светло-желтый, коричневый, светло-коричневый, зеленый. Слово «карамель» и элемент «К» являются неохраняемыми элементами товарного знака. Правовая охрана знака действует в отношении товаров 30 класса МКТУ: «кондитерские изделия, а именно карамель».

Товарный знак [6] представляет собой комбинированное обозначение в виде композиции, состоящей из стилизованного изображения коровы, «пасущейся» на зеленом лугу среди белых ромашек, и словесного элемента «КОРОВКА», расположенного полукругом под изображением коровы. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: белый, коричневый, оранжевый, темно-желтый, зеленый, светло-зеленый, темно-коричневый, черный, желтый. Правовая охрана знака [6] действует в отношении товаров 30, 31 и 33 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, в том числе для товаров 30 класса МКТУ – изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой, конфеты; карамель; пасты кондитерские фруктово-ягодные, готовые к употреблению в пищу; тесто миндальное.

Товарный знак [7] представляет собой комбинированное обозначение в виде изображения лицевой части упаковки, имеющей белый фон, содержащее реалистические изображения кондитерских изделий (в том числе вафли), темно-коричневую нижнюю часть с фрагментом в виде изогнутой пластины темно-красного цвета и верхнюю центральную часть, выделенную желтой линией и содержащую композицию, состоящую из стилизованного изображения коровы, «пасущейся» на зеленом лугу среди белых ромашек, и словесного элемента «КОРОВКА», расположенного полукругом под изображением коровы. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: белый, коричневый, темно-коричневый, светло-коричневый, оранжевый, желтый, светло-желтый, темно-желтый, зеленый, светло-зеленый, темно-красный, черный, розовый. Правовая охрана знака [7] действует в отношении товаров 30 класса МКТУ: «вафли; вафли-сэндвичи; торты вафельные; конфеты, а именно, вафельные конфеты, конфеты глазированные с начинкой между слоями вафель».

Товарный знак [8] представляет собой комбинированное обозначение в виде изображения лицевой части упаковки, имеющей белый фон, содержащее реалистические изображения кувшина, злаков и вафли, светло-коричневую нижнюю часть с фрагментом в виде изогнутой пластины голубого цвета и верхнюю центральную часть, выделенную желтой линией и содержащую композицию, состоящую из стилизованного изображения коровы, «пасущейся» на зеленом лугу среди белых ромашек, и словесного элемента «КОРОВКА», расположенного полукругом под изображением коровы. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: белый, коричневый, темно-коричневый, светло-коричневый, красный, красно-коричневый, желтый, темно-желтый, светло-желтый, зеленый, светло-зеленый, черный, розовый, голубой. Правовая охрана знака действует в отношении товаров 30 класса МКТУ: «вафли; вафли-сэндвичи; торты вафельные; конфеты, а именно, вафельные конфеты, конфеты глазированные с начинкой между слоями вафель».

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и товарных знаков [1 – 8] показал, что они включают тождественный фонетически и семантически словесный элемент «КОРОВКА», наличие которого приводит к ассоциированию сравниваемых обозначений друг с другом в целом ввиду следующего.

Доминирующим элементом оспариваемого товарного знака является словесное обозначение «КОРОВКА ИЗ ВКУСНЯЕВО», поскольку оно расположено в центральной части знака на фоне таблички красного цвета и головы коровы с цветком в зубах, в связи с чем указанный словесный элемент акцентирует на себе основное внимание потребителя при восприятии им обозначения. Что касается словесного элемента «Челны Холод», входящего в состав оспариваемого знака, то указанный элемент занимает периферийное положение в знаке и не доминирует в нем.

Фонетическое сходство словесного элемента «КОРОВКА ИЗ ВКУСНЯЕВО» оспариваемого товарного знака и товарных знаков «КОРОВКА» [1 – 8] обусловлено такими признаками звукового сходства как наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, наличие совпадающих слогов и их расположение, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое.

Смысловое значение оспариваемого товарного знака определяется, прежде всего, существительным «КОРОВКА», на которое падает логическое ударение в словосочетании «КОРОВКА ИЗ ВКУСНЯЕВО», что свидетельствует о наличии смыслового сходства с противопоставленной серией товарных знаков, объединенных элементом «КОРОВКА». Предлог «ИЗ» и словесный элемент «ВКУСНЯЕВО» характеризуют слово «КОРОВКА» и не меняют каким-либо существенным образом смысловое значение рассматриваемого словосочетания.

С точки зрения визуального признака сходства имеют место некоторые графические различия в выполнении сравниваемых товарных знаков за счет дополнительных элементов, имеющихся в товарных знаках [1], [4 – 8]. Товарные знаки [2] и [3] являются словесными и выполнены стандартным шрифтом, как и оспариваемый товарный знак. Вместе с тем роль визуального критерия не может быть признана определяющей, поскольку превалируют, в данном случае, факторы фонетического и смыслового сходства, которые и обеспечивают ассоциирование сравниваемых обозначений друг с другом. Однако следует отметить, что оспариваемый товарный знак содержит стилизованное изображение головы коровы с цветком ромашки в зубах, вызывающее сходные ассоциации с изображениями коровы в товарных знаках [4, 6 – 8], что усиливает сходство сравниваемых знаков.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и товарные знаки [1–8] являются сходными между собой в целом, несмотря на некоторые отличия.

Анализ перечней товаров, в отношении которых испрашивается признание недействительной регистрации № 668538, перечисленных в возражении, и товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных товарных знаков [1 – 8], показал следующее.

Противопоставленные в возражении товарные знаки охраняются в отношении таких товаров как карамели, конфеты, мармелад, изделия желейные фруктовые [кондитерские], пасты кондитерские фруктово-ягодные, готовые к употреблению в пищу; тесто миндальное, мороженое, кондитерские изделия, которые являются однородными товарам, в отношении которых испрашивается признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку они либо совпадают по виду (мармелад, карамели, тесто миндальное, мороженое), либо относятся к одной родовой группе товаров (кондитерские изделия), имеют один круг потребителей и одинаковые условия реализации.

Таким образом, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1 – 8] в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, для которых испрашивается признание недействительной оспариваемой регистрации, следовательно, у коллегии имеются основания для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Довод правообладателя о том, что различительная способность слова «КОРОВКА» в отношении группы товаров «мороженое» существенно снижена, так как оно косвенно указывает на состав продукта (коровье молоко), не опровергает вывод о сходстве до степени смешения оспариваемого знака и товарного знака [4], зарегистрированного, в частности, для товара «мороженое».

Что касается поданного правообладателем заявления о внесении изменений в перечень товаров 29 и 30 классов МКТУ оспариваемого товарного знака, то ни на дату принятия возражения к рассмотрению, ни на дату заседания коллегия указанные изменения внесены не были. В связи с указанным рассмотрение возражения осуществлялось с учетом перечня товаров, указанных в Госреестре на дату заседания коллегии.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 21.12.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 668538 недействительным в отношении товаров 29 класса МКТУ – мармелад, за исключением кондитерских изделий, и товаров 30 класса МКТУ – карамели [конфеты], тесто миндальное; сорбет [мороженое]; мороженое; пюре фруктовые [соусы]; йогурт замороженный [мороженое].