Обозначение по заявке № 2019701150 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 17.01.2019 на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 39 и 41 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «ЁЛКА ЖЕЛАНИЙ», выполненным буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 28.02.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ЁЛКА ЖЕЛАНИЙ» воспроизводит название получившей известность в период ранее даты подачи заявки благотворительной акции «Ёлка желаний», проводимой в рамках Благотворительного проекта «Мечтай со мной» (см. www.елкажеланий.рф, https://www.1tv.ru/news/2019-12-27/378139-vserossiyskaya_aktsiya_elka_zhelaniy _pomogaet_delat_dobro_i_ispolnyat_zavetnye_detskie_zhelaniya, https://poraionu.ru/news/leaders-of-russia-the-participants-of-the-club-elbrus-gave-the-start-of-the-new-year-action-tree-of-wishes-project-dream-with-me/), в силу чего данное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего услуги.

Кроме того, в данном заключении указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных услуг с товарными знаками по свидетельству № 693482 и «ЁЛКА» по свидетельствам №№ 443559 и 483575, охраняемыми на имя других лиц и имеющими более ранние приоритеты.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.06.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.02.2020.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными, а услуги сокращенного заявителем перечня услуг, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, не однородны услугам, для которых охраняются противопоставленные товарные знаки, причем правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 483575 (индивидуальным предпринимателем Максютовым А.М., г. Стерлитамак) было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении сокращенного заявителем перечня услуг, в связи с чем им было предоставлено заявителю соответствующее письмо-согласие от 15.06.2020.

Кроме того, заявитель полагает, что в период ранее даты подачи заявки проводились разными лицами одновременно три одноименные благотворительные акции «Ёлка желаний», из которых соответствующий проект заявителя возник раньше.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении сокращенного перечня услуг, а именно услуг 36 класса МКТУ «сбор благотворительных средств; спонсорство финансовое; услуги попечительские» (далее – сокращенный перечень услуг).

К возражению были приложены копии благодарственных писем [1] и распечатки сведений из сети Интернет [2].

Корреспонденцией, поступившей 04.09.2020, заявителем был представлен оригинал вышеупомянутого письма-согласия [3].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (17.01.2019) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с абзацем 2 пункта 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение , в состав которого входит, в частности, выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита словесный элемент «ЁЛКА ЖЕЛАНИЙ». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 17.01.2019 испрашивается в отношении вышеупомянутого сокращенного перечня услуг 36 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 693482 с приоритетом от 29.03.2018 представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита оригинальным шрифтом, стилизованным под рукописное написание. Данный товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и этого противопоставленного товарного знака показал, что они отличаются друг от друга количеством слов, слогов, звуков и букв и составом звуков и букв и вовсе не имеют совпадающих слов, а также производят совершенно разное общее зрительное впечатление, обусловленное разным цветовым и шрифтовым их исполнением и разным положением в пространстве их словесных и графических элементов, причем они имеют разные смысловые значения («волшебная ёлка, исполняющая желания» – «маленькая ёлка»), в силу чего данные знаки совсем не ассоциируются друг с другом в целом, то есть не являются сходными.

Все услуги, приведенные в вышеупомянутом сокращенном перечне услуг 36 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, и услуги 36 класса МКТУ «финансовая деятельность», для которых охраняется противопоставленный товарный знак, соотносятся между собой как вид-род, поскольку первые представляют собой всего лишь отдельные определенные виды услуг, относящиеся, собственно, к финансовой деятельности. Следовательно, сравниваемые услуги являются однородными.

Однако, вместе с тем, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) услуг 36 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (несходные) знаки, одному лицу, оказывающему услуги. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 693482 никак не являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ.

В свою очередь, противопоставленные товарные знаки «ЁЛКА» по свидетельствам № 443559 с приоритетом от 24.03.2010 и № 483575 с приоритетом от 07.10.2011 представляют собой выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита соответствующие словесные обозначения, которые совпадают со словом «ЁЛКА» в составе заявленного обозначения, что обусловливает вывод об их полном фонетическом вхождении в заявленное обозначение и, следовательно, о сходстве этих сравниваемых знаков друг с другом в целом.

В то же время, перечень товаров и услуг, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству № 443559, не содержит в себе каких-либо услуг 36 класса МКТУ, в силу чего отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности соответствующих (неоднородных) услуг, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному лицу, оказывающему услуги.

Напротив, все услуги, приведенные в вышеупомянутом сокращенном перечне услуг 36 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, и услуги 36 класса МКТУ «финансовая деятельность; финансирование; спонсорство финансовое; услуги попечительские», для которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству № 483575, соотносятся между собой как вид-род, поскольку первые представляют собой всего лишь отдельные определенные виды услуг, относящиеся, собственно, к финансовой деятельности и финансированию, либо совпадают между собой («спонсорство финансовое; услуги попечительские»). Следовательно, сравниваемые услуги являются однородными.

Однако следует отметить, что правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 483575 (индивидуальным предпринимателем Максютовым А.М., г. Стерлитамак) было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении сокращенного заявителем соответствующего перечня услуг, что подтверждается письмом-согласием от 15.06.2020 [3].

На основании письма-согласия [3], принимая во внимание имеющиеся у сравниваемых знаков некоторые различия, а именно по количеству слов, слогов, звуков и букв и составу звуков и букв, по цветовому и шрифтовому исполнению и по наличию в составе заявленного обозначения изобразительных элементов, отсутствующих в противопоставленном товарном знаке, коллегия не усматривает каких-либо оснований для вывода о том, что заявленное обозначение может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Исходя из изложенных выше обстоятельств, коллегия считает возможным в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса признать то, что противопоставленный товарный знак по свидетельству № 483575 действительно не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении сокращенного перечня услуг.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается другого основания для отказа в государственной регистрации завяленного обозначения в качестве товарного знака, связанного с наличием у него способности ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего услуги, то следует отметить, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ЁЛКА ЖЕЛАНИЙ» действительно воспроизводит название получившей известность на территории Российской Федерации в период ранее даты подачи заявки благотворительной акции «Ёлка желаний», проводимой в рамках Благотворительного проекта «Мечтай со мной», согласно многочисленным публикациям соответствующей информации в российских федеральных средствах массовой информации, в том числе и в сети Интернет (см., например, www.елкажеланий.рф, https://www.1tv.ru/news/2019-12-27/378139-vserossiyskaya_aktsiya_elka_zhelaniy _pomogaet_delat_dobro_i_ispolnyat_zavetnye_detskie_zhelaniya, https://poraionu.ru/news/leaders-of-russia-the-participants-of-the-club-elbrus-gave-the-start-of-the-new-year-action-tree-of-wishes-project-dream-with-me/ и др.).

В этой связи необходимо отметить, что данное фактическое обстоятельство заявителем в возражении никак не оспаривается.

Доводом возражения о том, что в период ранее даты подачи заявки проводились разными лицами одновременно три одноименные благотворительные акции «Ёлка желаний», из которых соответствующий проект заявителя возник раньше, и представленными им благодарственными письмами [1] и распечатками сведений из сети Интернет [2] никак не подтверждается, собственно, известность российским потребителям этого самого проекта, проводимого заявителем, и, напротив, никак не опровергаются сведения об известности российским потребителям в период ранее даты подачи рассматриваемой заявки именно благотворительной акции «Ёлка желаний», проводимой иными лицами в рамках Благотворительного проекта «Мечтай со мной».

Так, данная весьма масштабная благотворительная акция, к которой заявитель не имеет никакого отношения, получила известность, в частности, в связи с непосредственным участием в ней в декабре 2018 года Президента Российской Федерации В.В. Путина, Госсовета России, губернаторов, министров и иных его участников, государственных учреждений и корпораций, включая Администрацию Президента Российской Федерации, Совет Федерации Российской Федерации, Государственную Думу Российской Федерации и администрации субъектов Российской Федерации, а также крупнейших банков и медиа холдингов.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.06.2020, оставить в силе решение Роспатента от 28.02.2020.