Регистрация товарного знака «» с приоритетом, установленным по дате подаче (04.05.2023) заявки №2023737859, произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 05.02.2024 за № 998316 на имя Общества с ограниченной ответственностью «АВЕНЮ ГРУПП» Москва (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 39 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) «аренда гаражей; аренда крытых стоянок для транспортных средств; аренда мест для стоянки автотранспорта; бронирование транспортных средств; логистика транспортная; организация пассажирских перевозок для третьих лиц через онлайн-приложение; перевозка в бронированном транспорте; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка при переезде; перевозка путешественников; перевозки автомобильные; перевозки пассажирские; предоставление информации о движении транспорта; предоставление информации по вопросам перевозок; прокат автомобилей; прокат гоночных автомобилей; прокат транспортных средств; услуги автостоянок; услуги аренды автомобиля по подписке; услуги водителей; услуги каршеринга; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; услуги парковок; услуги такси; услуги транспортные; экспедирование грузов.».

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.04.2024, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 998316 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3(1) и 8 статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на следующих доводах:

- ИП Яроцкий A.M. работает в сфере проката автомобилей под коммерческим обозначением с 2012 г. Точки проката заявителя расположены в двух городах: Новосибирске и Иркутске, о чем свидетельствуют скриншоты из карты 2ГИС и отзывы потребителей. Также компания представлена на сервисах Яндекс, ДРОМ.РУ;

- лицо, подавшее возражение, размещает рекламу в сервисе 2ГИС с 2013г по настоящее время. На новостном сайте NGS.RU публиковались новости и статьи о компании в 2013, 2015, 2017, 2018 гг.;

- ИП Яроцкий A.M. также заказывал контекстную рекламу в GOOGLE и Яндекс, у ООО ИнтелСиб и АО Дэмис Групп (ведение контекстной рекламы и SEO продвижение сайта), а также давал интервью изданиям Континент Сибирь и Деловой портал в 2018 г.;

- подтверждением ведения деятельности с 2012 г. по настоящее время, являются договора с компаниями по аренде автомобилей;

- - лицо, подавшее возражение, полагает, что у него возникло ранее право на коммерческое обозначение сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком;

- имеется сходство до степени смешения по фонетике и семантике основного, доминирующего, охраноспособного элемента «АВЕНЮ/AVENUE». Сходство до степени смешения также было установлено экспертом Роспатента в уведомлении от 06.02.2024 по заявке №2023753137.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 998316 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Сертификат о владении доменом avenuerent.ru;

2. Свидетельство о регистрации домена avenuerent.ru (дата регистрации 14.10.2012);

3. Отзывы о компании;

4. Размещение рекламы в сервисе 2ГИС;

5. Статьи о предприятии заявителя, а также договор, счета, акты с новостным порталом (ООО НГС);

6. Договоры на контекстную рекламу и продвижение сайта (с ООО Яндекс, ООО ИнтелСиб, Гугл, ООО АктивФинанс, АО Демис Груп);

7. Выписки по счету;

8. Договора с юридическими лицами;

9. Сопоставление договоров аренды с платежами из выписки;

10. Договоры аренды помещений и акты к ним;

11. Договоры с физическими лицами;

12. Файлы со списком клиентов и списком договоров;

13. Уведомление по заявке №2023753137.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, 18.07.2024 представил свой отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным лицом не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров / лица, оказывающего услуги;

- правообладатель полагает, что документы возражения не подтверждают приобретение известности коммерческого обозначения до даты приоритета товарного знака;

- документы за 2013-2017гг., подтверждающие, что ИП Яроцкий A.M. заказывал контекстную рекламу в GOOGLE и Яндекс, а также у ООО «ИнтелСиб» и АО «Дэмис Групп» (ведение контекстной рекламы и SEO продвижение сайта), договоры ООО «Яндекс», ООО «ИнтелСиб», «Гугл», ООО «АктивФинанс», АО «Демис Груп», в частности от 2013-2015гг., содержат упоминание доменного имени «avenuerent.ru», но не содержат коммерческого обозначения;

- поскольку интернет-сайт и доменное имя не являются средствами индивидуализации, их существование не доказывает факт наличия прав на коммерческое обозначение;

- прилагаемые выписки по счету, договоры с юридическими лицами, договоры аренды помещений и акты к ним также не содержат упоминания коммерческого обозначения лица, подавшего возражение, и подтверждают лишь факт ведения ИП Яроцким А.М. деятельности по сдаче в аренду автомобилей;

- ООО «АВЕНЮ ГРУПП» (официальные сайты https://avenuetaxi.ru/, https://taxiavenue.ru) является добросовестным участником рынка услуг такси, это крупнейший таксопарк России с более чем 10-летним опытом на рынке аренды автомобилей под такси (работает с 2015 года).

На основании вышеизложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражение и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 998316.

К отзыву приложены:

14. Обращение по заявке №2023737859 от ИП Яроцкого А.М. от 10.07.2023г.;

15. Уведомление о результатах проверки обозначения;

16. Ответ на уведомление;

17. Решение о регистрации по заявке №2023737859 от 26.01.2024г.;

18. Решения СИП от 19.09.2014г. по делу № СИП-631/2014, от 08.04.2021г. по делу № СИП-929/2020, Постановление СИП от 28.04.2017г. по делу № А60- 1837/2016, Постановление СИП от 26.05.2022г. № С01-1437/2020 по делу № А17-545/2019;

19. Решение СИП от 23.05.2017г. по делу № СИП-81/2017;

20. Благодарственное письмо от 25.12.2023.

Лицом, подавшим возражение, 03.09.2024 направлены дополнения, в которых он приводит данные с Wayback Machine о состоянии и наполненности сайта заявителя https://avenuerent.ru/ с 2012г [21], а также указывает что представленные в материалы дела договоры содержат обозначение «АВЕНЮ».

Правообладателем 09.09.2024 направлена ответная позиция, которая повторяет ранее изложенные доводы.

Лицом, подавшим возражение, 25.10.2024 представлена консолидированная позиция, в которой указывает следующее:

- лицо, подавшее возражение, просит считать датой возникновения права на коммерческое обозначение - конец 2014 г.;

- официальный договор аренды помещения появляется 18.07.2013, с ЗАО «Микрон» заключен договор субаренды помещения по адресу: 630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 17; поскольку с даты заключения договора прошло больше 10 лет, закрывающие документы не сохранились, тем не менее, в выписке за 2012-2015 годы присутствуют исходящие платежи в адрес ЗАО «Микрон»;

- ЗАО «Микрон» владело имуществом на правах аренды, был заключен договор аренды № 000091-НП от 29.09.2011 между ЗАО «Микрон» и Департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, скан договора прикладываем к дополнениям;

- в деятельности лица, подавшего возражение, не было пауз, организация проката автомобилей была непрерывной с момента создания сайта. В каждом договоре аренды авто указан адрес - местонахождение предприятия. Каждый договор либо содержит акт, либо платежное поручение, либо счет, при этом номер счета можно сверить с поступлениями по выписке;

- лицо, подавшее возражение, представляет акты сверки за 2014-2024 гг. 22. Сводная таблица по годам с 2012 по 2023 с описью документов;

23. Комплект документов с 2013 по 2023 годы по описи;

24. Сводная таблица по годам с 2012 по 2023 с описью документов;

25. Комплект документов с 2013 по 2023 годы по описи;

26. Письмо подтверждение доходов.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (04.05.2023) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Согласно пункту 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименований или обозначений), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет", если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров/услуг делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно пункту 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что оспариваемый товарный знак вводит потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги 39 класса МКТУ, в силу того, что лицом, подавшим возражение, до даты приоритета товарного знака по свидетельству №998316, использовалось и получило известность сходное обозначение в отношении однородных услуг, в связи с чем, у ИП Яроцкого А.М. возникло более раннее право на коммерческое обозначение

Учитывая вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о наличии заинтересованности у Индивидуального предпринимателя Яроцкого А.М. в подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №998316 как несоответствующей требованиям пунктов 3(1) и 8 статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак «» представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из черного квадрата, фантазийного изобразительного элемента и слов «AVENUE GROUP». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 39 класса МКТУ «аренда гаражей; аренда крытых стоянок для транспортных средств; аренда мест для стоянки автотранспорта; бронирование транспортных средств; логистика транспортная; организация пассажирских перевозок для третьих лиц через онлайн-приложение; перевозка в бронированном транспорте; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка при переезде; перевозка путешественников; перевозки автомобильные; перевозки пассажирские; предоставление информации о движении транспорта; предоставление информации по вопросам перевозок; прокат автомобилей; прокат гоночных автомобилей; прокат транспортных средств; услуги автостоянок; услуги аренды автомобиля по подписке; услуги водителей; услуги каршеринга; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; услуги парковок; услуги такси; услуги транспортные; экспедирование грузов» с указанием слова «GROUP» в качестве неохраняемого элемента обозначения.

В возражении содержится довод лица, подавшего возражение, о том, что оно обладает правом на коммерческое обозначение, правовая охрана оспариваемого товарного знака противоречит требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Анализ представленных лицом, подавшим возражение, документов [1-12; 22- 26], датированных ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (04.05.2023) показал, что им велась коммерческая деятельность с использованием словесного элемента «АВЕНЮ» (АВЕНЮ — [фр. avenue] широкая, обычно обсаженная деревьями улица (название, принятое во Франции, Великобритании, США и некоторых других странах). Словарь иностранных слов. Комлев Н.Г., 2006) при оказании услуг по прокату автомобилей. Сходство оспариваемого товарного знака и средства индивидуализации, используемого лицом, подавшим возражение, обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «АВЕНЮ» / «AVENUE».

Так, лицом, подавшим возражение, в материалы дела были представлены документы [1, 2], сведения о регистрации домена «avenuerent.ru» в 2012 г., скриншоты сервисов 2ГИС, Яндекс карты, и отзывы потребителей [3, 4]. Также лицом подавшим возражение, представлены многочисленные акты и счета фактуры за 2013-2023 гг. [8, 11, 12, 23-25], которые подтверждают введение фактической деятельности по прокату автомобилей.

Также в материалы дела представлены сведения о размещении рекламы [4] и публикациях в Интернет изданиях [5] с обозначением «». При этом, установлено, что обозначение, используемое лицом, подавшим возражение, менялось, в материалах возражения представлена информация об изменённом обозначении, которое выглядит следующим образом «». В представленных договорах, начиная с 2022 г., указывается обозначение . Указанное, свидетельствует, о том, что лицом, подавшим возражение, использовались разные обозначения, что приводит к невозможности установления факта известности обозначения в глазах потребителя, неизвестно с каким конкретно обозначением потребитель ассоциирует деятельность лица, подавшего возражения.

Согласно представленной в материалах дела позиции, а также представленным документам, установлено, что лицо, подавшее возражение, вело и продолжает вести свою деятельность посредством предоставления услуг через сайт «www.avenuerent.ru».

Коллегия отмечает, что доменное имя не отнесено к объектам имущественных прав, согласно статьям 1225-1227 Кодекса, оно позволяет идентифицировать сайт в сети «Интернет». Следовательно, факт регистрации какого-либо наименования в качестве доменного имени не обуславливает возникновения исключительного права на коммерческое обозначение.

Указанное также подтверждает и судебной практикой, так из Постановления Суда по интеллектуальным правам от 28 апреля 2017 г. N С01-301/2017 по делу N А60-1837/2016 следует, что исключительное право на само по себе доменное имя или сайт, как на коммерческое обозначение возникнуть не может. То есть, для того, чтобы обозначение, входящее в состав доменного имени, приобрело статус коммерческого обозначения, оно должно отвечать требованиям, предъявляемым действующим законодательством к коммерческим обозначениям.

Коллегия отмечает, что по смыслу пункта 8 статьи 1483 Кодекса, для прекращения правовой охраны оспариваемого товарного знака, лицу, подавшему возражение, в том числе, следует доказать наличие права на имущественный комплекс.

В соответствии с пунктом 1 статьи 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности, и предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

Согласно пункту 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет", если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Так, лицом, подавшим возражение, были представлены договоры [10, 23, 25] субаренды нежилого помещения от 15.07.2013, 08.07.2013, 01.06.2016 (ЗАО «Микрон») в г. Новосибирск, по адресу: ул. Ватутина, д.17, за 2013 г., договоры субаренды нежилого помещения от 15.10.2019, от 08.08.2022 (ООО «Бизнес Аренда») в г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д.1 однако, установить под каким конкретно обозначением велась коммерческая деятельность в данных помещениях, из представленных договоров не представляется возможным.В материалы дела представлено изображение входной группы во внутренней части здания с табличкой «АВЕНЮ», при этом, отсутствует информация о дате размещения данной вывески и дате изготовления данного фото, что не позволяет соотнести указанные сведения с фактическим местом размещения и датой приоритета оспариваемого товарного знака.

Также следует отметить, что из указанной в возражении ссылке на карту 2ГИС https://2gis.ru/novosibirsk/firm/141265771749665/tab/reviews?m=82.893047%2C55.

053196%2F14.86 следует, что на самом здании по адресу г. Новосибирск ул. Дуси Ковальчук, д.1 вывеска с обозначением «АВЕНЮ» вовсе отсутствует .

Отсутствуют сведения о том, что лицо, подавшее возражение, занимается оказанием таких услуг 39 класса МКТУ как «аренда гаражей; аренда крытых стоянок для транспортных средств; аренда мест для стоянки автотранспорта; логистика транспортная; организация пассажирских перевозок для третьих лиц через онлайн-приложение; перевозка в бронированном транспорте; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка при переезде; перевозка путешественников; перевозки автомобильные; перевозки пассажирские; предоставление информации о движении транспорта; предоставление информации по вопросам перевозок; услуги автостоянок; услуги водителей; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; услуги парковок; услуги такси; экспедирование грузов» от своего имени, что в его распоряжении есть стоянки для сдачи в аренду парковочных мест, парк автомобилей с водителями, предоставляющими, в том числе, услуги перевозки.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания полагать, что лицу, подавшему возражение, принадлежит имущественный комплекс (объект недвижимости) для индивидуализации которого им, использовалось бы обозначение сходное с оспариваемым товарным знаком.

Материалами дела не доказано возникновение более раннего права на коммерческое обозначение.

Таким образом, отсутствуют основания для удовлетворения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №998316 как противоречащему пункту 8 статьи 1483 Кодекса.

В возражении содержится довод о том, что оспариваемый знак не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с обозначением, используемым лицом, подавшим возражение, на территории Российской Федерации.

Сам по себе товарный знак по свидетельству №998316 не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Из вышеизложенного анализа следует, что лицом, подавшим возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака использовалось сходное обозначение, в отношении услуг проката автомобилей, которые являются однородными части оспариваемых услуг 39 класса МКТУ.

Вместе с тем, одного сходства с оспариваемым товарным знаком недостаточно. Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным лицом не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров / лица, оказывающего услуги.

Вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара (или места) может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта.

В представленных отзывах [3] потребители делятся их опытом использования услуги по прокату автомобиля, предоставленной лицом, подавшим возражение. Однако среди них отсутствуют отзывы, на основании которых можно прийти к выводу о том, что оспариваемый товарный знак принимается как обозначение, принадлежащее лицу, подавшему возражение, или обозначение лица, подавшего возражение, используемое им в своей коммерческой деятельности, принимается за обозначение ООО «АВЕНЮ ГРУПП».

В распоряжение коллегии не было представлено материалов, свидетельствующих о фактическом введении потребителя в заблуждение относительно производителя товаров при восприятии оспариваемого товарного знака.

Также не было представлено и данных социологического опроса, который бы подтверждал соответствующие доводы лица, подавшего возражение.

Таким образом, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.04.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 998316.