Обозначение «» по заявке № 2023720117, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.03.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 11 и услуг 37, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 21.05.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 45 класса МКТУ «лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; лицензирование [услуги юридические] в части публикации программного обеспечения» с указанием словесного элемента «ENGINEERING» и символа «®» неохраняемыми.

В отношении заявленных товаров 09, 11 и услуг 37, 42 классов МКТУ в регистрации товарного знака отказано. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, которым установлено, что:

- символ «®» является неохраняемым элементом обозначения на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, представляет собой предупредительную маркировку – знак охраны товарного знака (см. https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/ed462 0b98ce46499f37fc2190f48ccc047893eb4/);

- словесный элемент «ENGINEERING» (в переводе с английского языка на русский язык «инженерное искусство, машиностроение, техника, инжиниринг, инженерное дело, проектирование, разработка, конструирование» – см. https://translate.yandex.ru/?lang=en-ru&text=engineering; ИНЖИНИРИНГ – сфера деятельности по проработке вопросов создания объектов промышленности, инфраструктуры и др., прежде всего, в форме предоставления на коммерческой основе различных инженерно-консультационных услуг – см. Словарь финансовых терминов, https://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/13778) в силу своего смыслового значения указывает на сферу деятельности заявителя, свойство и назначение товаров и услуг, не обладает различительной способностью, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с:

- товарным знаком «» по свидетельству № 413754 (приоритет: 10.06.2008, срок действия исключительного права продлен до 10.06.2028), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Протон-Центр», Москва, в отношении товаров 11 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 11 класса МКТУ;

- товарными знаками «» по свидетельству № 728352 (приоритет: 31.05.2018), «» по свидетельству № 676120 (приоритет: 13.11.2017), «» по свидетельству № 576195 (приоритет: 01.04.2015, правовая охрана товарного знака признана недействительной полностью решением Роспатента от 21.05.2018), «» по свидетельству № 676121 (приоритет: 14.11.2017), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «Спецстрой-Связь», Ростовская область, г. Таганрог, в отношении товаров и услуг 09, 37, 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 09, 37, 42 классов МКТУ;

- товарным знаком «» по свидетельству № 510938 (приоритет: 11.01.2012, срок действия исключительного права продлен до 11.01.2032), зарегистрированным на имя Филатова Руслана Николаевича, г. Нижний Новгород, в отношении товаров 11 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 11 класса МКТУ;

- товарным знаком «» по свидетельству № 544232 (приоритет: 08.10.2013, срок действия исключительного права продлен до 08.10.2033), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «Центр-Протон», г. Челябинск, в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ;

- товарным знаком «» по свидетельству № 646305 (приоритет: от 25.10.2016), зарегистрированным на имя Акционерного общества «Опытно-конструкторское бюро автоматики и радиоэлектронной техники», г. Красноярск, в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 13.06.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 21.05.2024. Доводы возражения сводятся к следующему:

- по данным Открытого реестра, правовая охрана товарного знака по свидетельству № 576195 признана недействительной полностью решением Роспатента от 21.05.2018, в ответе экспертизы Роспатента на письмо от 04.12.2023 сообщалось, что противопоставление товарного знака по свидетельству № 576195 снято в связи с прекращением срока его действия (последнее изменение статуса: 22.05.2018), однако в решении от 21.05.2024 товарный знак по свидетельству № 576195 вновь упомянут;

- заявителем 27.05.2024 было получено письменное согласие ООО «Спецстрой-Связь», однако до этого момента и до окончания максимального срока, предусмотренного нормативными документами, было вынесено решение о государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 45 класса МКТУ;

- заявитель больше не заинтересован в регистрации товарного знака по заявке № 2023720117 в отношении заявленных товаров 11 класса МКТУ;

- в отношении товаров 09 и услуг 37, 42 классов МКТУ заявитель заинтересован в регистрации товарного знака по заявке № 2023720117 только для тех товаров и услуг, в отношении которых получено письмо-согласие ООО «Спецстрой-Связь»;

- заявитель полагает, что заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№ 728352, 676120, 676121, 544232, 646305;

- изобразительная часть комбинированного обозначения по заявке № 2023720117 занимает доминирующее положение в композиции, при этом звуковое сходство с противопоставленными товарными знаками отсутствует в силу наличия в заявленном обозначении слова «ENGINEERING» (транслитерация «инжиниринг»);

- отсутствует также графическое сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 728352, 676120, 676121, 646305, 544232;

- в противопоставленных товарных знаках по свидетельствам №№ 728352, 676120, 676121 однозначно читается слово «протон», в товарном знаке по свидетельству № 544323 – «центр протон», в товарном знаке по свидетельству № 646305 – либо «Про тон» (в смысле русского слова «тон», в английском «tone»), либо не имеющее смысла «РгоТопе», если читать в кириллице;

- слово «протон» в отношении товаров 09 и услуг 37, 42 классов МКТУ является слабым элементом, обладает низкой различительной способностью, что очевидно из многочисленных регистраций товарных знаков с данным словесным элементом на имя разных организаций, не связанных между собой, и из сведений о 2155 юридических лиц, имеющих слово «протон» в фирменном наименовании на данный момент (https://egrul.nalog.ru/index.html);

- главными для различительной способности заявленного обозначения являются доминирующий изобразительный элемент, цветовая игра слов и смыслов в разных прочтениях элементов «PROTON-M ENGINEERING» или «PRO ENGINEERING TONM»;

- заявленное обозначение не может ассоциироваться с противопоставленными товарными знаками в целом, не является сходным с ними до степени смешения и не подпадает под действие пункта 6 статьи 1483 Кодекса;

- товары 09 класса МКТУ заявленного обозначения относятся к видеоаналитическим системам контроля состояния водителя и контроля окружающего транспортное средство пространства, они специализированы для использования на транспорте;

- товары перечней регистраций №№ 544232, 646305 (антенны, модемы, передатчики электронных сигналов, радиоприборы, аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука) не соотносятся с видеоаналитическими системами как видовые или родовые товары;

- вероятность смешения для товаров производственно-технического назначения ниже, так как они предназначены для ограниченного круга потребителей, знакомых с производителями продукции в отрасли;

- видеоаналитические системы заявителя не реализуются через розничные или оптовые сети, поэтому они не могут быть восприняты как продукция другого производителя товаров 09 класса МКТУ;

- решение Суда по интеллектуальным правам от 07.12.2022 по делу № СИП-700/2022 подтверждает, что видеорегистраторы и видеокамеры для транспорта не являются однородными с такими товарами, как аппаратура для записи и передачи звука;

- заявленные товары и услуги не являются однородными с товарами и услугами, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

На основании изложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 21.05.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2023720117 в отношении следующего перечня товаров и услуг:

09 класс – видеоаналитические системы контроля состояния водителя и контроля окружающей транспортное средство пространства; видеорегистраторы специализированные для использования на транспорте, с функцией записи и передачи данных, с системами географического позиционирования, возможностью интеграции в электронику автомобиля, оснащённые инерционными датчиками; мониторы, использующееся совместно с видеоаналитическими системами для транспорта; видеокамеры для использования на транспорте: внутренние, наружные, антивандальные, фиксированные, с электроприводами, аналоговые, AHD, IP, с инфракрасной, лазерной подсветкой или без нее;

37 класс – установка, настройка, адаптация, пуско-наладочные работы, сервисное обслуживание видеоаналитических систем, установленных на транспорте;

42 класс – программирование видеоаналитических систем, установленных на транспорте; служба поддержки в области информационных технологий [ИТ] [устранение неисправностей программного обеспечения] видеоаналитических систем, установленных на транспорте; разработка программного обеспечения для видеоаналитических систем, установленных на транспорте; составление проектной, рабочей, технической, эксплуатационной документации для видеоаналитических систем на транспорте;

45 класс – лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; лицензирование [услуги юридические] в части публикации программного обеспечения.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) копия согласия Общества с ограниченной ответственностью «Спецстрой-Связь», Ростовская область, г. Таганрог.

Подлинник согласия (1) представлен в материалы дела 14.06.2024.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 25.07.2024, заявителем сообщено о ведении переговоров с правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 646305.

Кроме того, заявителем приобщены следующие материалы:

(2) документальное подтверждение переговоров с правообладателем товарного знака по свидетельству № 646305;

(3) копия ответа заявителя на уведомление по результатам экспертизы заявленного обозначения.

Корреспонденцией, поступившей 04.09.2024, заявителем представлен:

(4) подлинник согласия Общества с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «Центр-Протон», г. Челябинск.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 24.09.2024, заявителем приобщены следующие материалы:

(5) подлинник согласия Общества с ограниченной ответственностью «Акустика», Красноярский край, г. Красноярск.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (16.03.2023) заявки № 2023720117 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утверждённые приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572 (далее – Правила).

В соответствии c пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков, в частности обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учётом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное обозначение «» по заявке № 2023720117 является комбинированным, включает изобразительный элемент в виде изогнутой фигуры, под которым помещены слова «PROTON-M ENGINEERING», выполненные буквами латинского алфавита в две строки. Сбоку размещен элемент ®. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для сокращенного перечня товаров и услуг 09, 37, 42, 45 классов МКТУ, перечисленных в возражении. При этом для услуг 45 класса МКТУ Роспатентом уже принято решение о регистрации.

Элемент ® представляет собой знак охраны товарного знака (статья 1485 Кодекса), он служит для цели оповещения об исключительном праве на товарный знак, не обуславливает индивидуализирующую способность, относится к элементам, не обладающим различительной способностью. Признание его неохраняемым соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Как справедливо указано в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, «ENGINEERING» в переводе с английского языка на русский язык означает «инженерное искусство, машиностроение, техника, инжиниринг, инженерное дело, проектирование, разработка, конструирование» – см. https://translate.yandex.ru/?lang=en-ru&text=engineering. Таким образом, очевидно, что слово «ENGINEERING» характеризует технический характер проектирования, разработки сложных систем и продуктов, следовательно, ориентирует относительно применения инженерных решений, как следствие, указывает на сферу деятельности заявителя.

С выводом оспариваемого решения о том, что для рассматриваемых товаров и услуг элемент «ENGINEERING» является неохраняемым, заявитель не спорит.

С точки зрения пространственного положения слово «ENGINEERING» не занимает доминирующего положения, в связи с чем может быть указано в качестве неохраняемого.

В рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрации заявленного обозначения препятствовали, согласно оспариваемому решению, товарные знаки «» [1] по свидетельству № 413754, «» [2] по свидетельству № 728352, «» [3] по свидетельству № 676120, «» [4] по свидетельству № 576195, «» [5] по свидетельству № 676121, «» [6] по свидетельству № 510938, «» [7] по свидетельству № 544232, «» [8] по свидетельству № 646305.

Прежде всего, коллегия отмечает убедительность довода заявителя о неправомерности противопоставления товарного знака «» [4] по свидетельству № 576195, правовая охрана которого была признана недействительной полностью решением Роспатента от 21.05.2018. Таким образом, ссылка на товарный знак [4] снимается.

Сокращение заявителем перечня товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, привело к отказу от притязаний в отношении всех ранее заявленных товаров 11 класса МКТУ, в отношении которых были выявлены товарный знак «» [1] по свидетельству № 413754 и товарный знак «» [6] по свидетельству № 510938. Таким образом, ссылка на товарные знаки [1, 6] снимается в связи с отсутствием притязаний заявителя в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Для испрашиваемых в возражении товаров и услуг регистрации заявленного обозначения препятствуют товарные знаки «» [2] по свидетельству № 728352, «» [3] по свидетельству № 676120, «» [5] по свидетельству № 676121, «» [7] по свидетельству № 544232, «» [8] по свидетельству № 646305.

Вместе с тем в ходе рассмотрения возражения заявитель сообщил об обстоятельствах, которые не были известны в период проведения экспертизы заявленного обозначения.

К таким обстоятельствам относится получение заявителем письменных согласий ООО «Спецстрой-Связь», Ростовская область (1), ООО НПО «Центр-Протон», Челябинская область (4), ООО «Акустика», Красноярский край (5).

Так, ООО «Спецстрой-Связь», Ростовская область, являясь правообладателем товарных знаков [2, 3, 5], предоставило свое письменное согласие от 16.05.2024 на регистрацию и использование обозначения по заявке № 2023720117 в отношении товаров 09 и услуг 37, 42 классов МКТУ:

09 класс – видеоаналитические системы контроля состояния водителя и контроля окружающей транспортное средство пространства; видеорегистраторы специализированные для использования на транспорте, с функцией записи и передачи данных, с системами географического позиционирования, возможностью интеграции в электронику автомобиля, оснащённые инерционными датчиками; мониторы, использующееся совместно с видеоаналитическими системами для транспорта; видеокамеры для использования на транспорте: внутренние, наружные, антивандальные, фиксированные, с электроприводами, аналоговые, AHD, IP, с инфракрасной, лазерной подсветкой или без нее;

37 класс – установка, настройка, адаптация, пуско-наладочные работы, сервисное обслуживание видеоаналитических систем, установленных на транспорте;

42 класс – программирование видеоаналитических систем, установленных на транспорте; служба поддержки в области информационных технологий [ИТ] [устранение неисправностей программного обеспечения] видеоаналитических систем, установленных на транспорте; разработка программного обеспечения для видеоаналитических систем, установленных на транспорте; составление проектной, рабочей, технической, эксплуатационной документации для видеоаналитических систем на транспорте.

Таким образом, волеизъявление правообладателя противопоставленных товарных знаков [2, 3, 5] касается всего испрашиваемого заявителем перечня, затронутого отказом.

Поскольку противопоставленные товарные знаки [2, 3, 5] не являются общеизвестными или коллективными товарными знаками, в исполнении заявленного обозначения и данных товарных знаков имеются отличия, то ссылка на товарные знаки [2, 3, 5] снимается в связи с преодолением заявителем мотивов несоответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

ООО НПО «Центр-Протон», Челябинская область, являясь правообладателем товарного знака [7], предоставило свое письменное согласие от 05.08.2024 на регистрацию и использование обозначения по заявке № 2023720117 в отношении в отношении следующих заявленных товаров 09 и услуг 37 классов МКТУ:

09 класс – видеоаналитические системы контроля состояния водителя и контроля окружающей транспортное средство пространства; видеорегистраторы специализированные для использования на транспорте, с функцией записи и передачи данных, с системами географического позиционирования, возможностью интеграции в электронику автомобиля, оснащённые инерционными датчиками; мониторы, использующееся совместно с видеоаналитическими системами для транспорта; видеокамеры для использования на транспорте: внутренние, наружные, антивандальные, фиксированные, с электроприводами, аналоговые, AHD, IP, с инфракрасной, лазерной подсветкой или без нее;

37 класс – установка, настройка, адаптация, пуско-наладочные работы, сервисное обслуживание видеоаналитических систем, установленных на транспорте.

Таким образом, волеизъявление правообладателя противопоставленного товарного знака [7] касается всех товаров и услуг, для которых знак препятствовал регистрации заявленного обозначения.

Поскольку противопоставленный товарный знак [7] не является общеизвестным или коллективным товарным знаком, в исполнении заявленного обозначения и данного товарного знака имеются отличия, то ссылка на товарный знак [7] снимается в связи с преодолением заявителем мотивов несоответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

ООО «Акустика», Красноярский край, являясь правообладателем товарного знака [8] на основании отчуждения исключительного права, зарегистрированного 07.08.2024, предоставило свое письменное согласие от 27.08.2024 на регистрацию и использование обозначения по заявке № 2023720117 в отношении следующих заявленных товаров 09 класса МКТУ:

09 класс – видеоаналитические системы контроля состояния водителя и контроля окружающей транспортное средство пространства; видеорегистраторы специализированные для использования на транспорте, с функцией записи и передачи данных, с системами географического позиционирования, возможностью интеграции в электронику автомобиля, оснащённые инерционными датчиками; мониторы, использующееся совместно с видеоаналитическими системами для транспорта; видеокамеры для использования на транспорте: внутренние, наружные, антивандальные, фиксированные, с электроприводами, аналоговые, AHD, IP, с инфракрасной, лазерной подсветкой или без нее.

Таким образом, волеизъявление правообладателя противопоставленного товарного знака [8] касается всех товаров, для которых знак препятствовал регистрации заявленного обозначения.

Поскольку противопоставленный товарный знак [8] не является общеизвестным или коллективным товарным знаком, в исполнении заявленного обозначения и данного товарного знака имеются отличия, то ссылка на товарный знак [8] снимается в связи с преодолением заявителем мотивов несоответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

В связи с указанными обстоятельствами коллегия констатирует, что оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемого в возражении перечня товаров и услуг более не имеется.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 13.06.2024, изменить решение Роспатента от 21.05.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2023720117.