Оспариваемый товарный знак по заявке № 2016726810 с приоритетом от 23.07.2016 зарегистрирован 15.08.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 626474 на имя ОАО "Туймаада-Агроснаб", 677004, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 55 (далее – правообладатель) в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации до 23.07.2026.

В поступившем 04.02.2022 возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 626474 оспариваемого товарного знака [1] произведена в нарушение требований, установленных пунктами 6 (2), 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительного права на товарный знак по свидетельству № 295416 с приоритетом от 20.08.2003 (срок действия исключительного права продлен до 20.08.2023) [2], в отношении товаров 29 класса МКТУ, являющихся однородными товарам 29 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1];

- оспариваемый товарный знак [1] и противопоставленный товарный знак [2] имеют высокую степень сходства за счет тождества словесных элементов «РОДНОЕ», входящих в их состав;

- товары 29 класса МКТУ сравниваемых товарных знаков [1] и [2] являются однородными;

- словесный элемент оспариваемого товарного знака «РОДНОЕ» [1] является тождественным с противопоставленным товарным знаком «РОДНОЕ» [2], а приведенная в абзаце 3 пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. N 10 (далее - Постановление) методология (в соответствии с которой смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения), по мнению лица, подавшего возражение, подлежит применению и в отношении пункта 10 статьи 1483 Кодекса;

- лицом, подавшим возражение, приведены ссылки на судебные акты, действующее законодательство;

- несоответствие оспариваемого знака [1] пункту 6 статьи 1483 Кодекса не исключает несоответствие этого товарного знака пункту 10 статьи 1483 Кодекса, а также наоборот;

- все перечисленные в статье 1483 Кодекса основания для отказа в регистрации товарного знака являются самостоятельными основаниями, и несоответствие заявленного на регистрацию обозначения любому из этих оснований является основанием для отказа в регистрации товарного знака в отношении соответствующих товаров (услуг). При этом, заявленному обозначению в отношении одних и тех же товаров (услуг) может быть отказано в регистрации по нескольким основаниям;

- противопоставленный товарный знак [2] в настоящее время используется Сельскохозяйственным Снабженческо-Сбытовым Потребительским Кооперативом "Аблай-Жс01» (ИНН 0249007886) по лицензионному договору, предоставление права использования по которому, находится в настоящее время на стадии регистрации;

- из смысла абзаца 7 пункта 162 Постановления № 10 следует, что иные обстоятельства (в том числе используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительность и объем использования товарного знака правообладателем, степень известности, узнаваемости товарного знака, степень внимательности потребителей (зависящая, в том числе от категории товаров и их цены), наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом) учитываются только при наличии соответствующих доказательств, в то время как в материалах настоящего дела отсутствуют указанные доказательства;

- лицом, подавшим возражение, предложена возможность предоставления доказательств использования противопоставленного товарного знака [2].

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 626474 в отношении всех товаров 29 класса МКТУ.

Уведомленные надлежащим образом стороны спора, на заседании коллегии отсутствовали. Отзыв по мотивам возражения представлен не был.

Корреспонденция, направленная правообладателю, была возвращена в ведомство.

В соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

При анализе возражения коллегией оценивалась заинтересованность лица, подавшего возражения, в его подаче. Исключительное право на товарный знак [2] у лица, подавшего возражение, свидетельствует о наличии его заинтересованности в подаче настоящего возражения.

В соответствии с пунктом 2 (1) статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Публикация сведений о предоставлении правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 626474 в отношении товаров, указанных в перечне свидетельства, была осуществлена 15.08.2017 г. Подача возражения произведена с соблюдением пятилетнего срока со дня публикации сведений о предоставлении правовой охраны оспариваемому товарному знаку на территории Российской Федерации в официальном бюллетене.

С учетом даты приоритета (23.07.2016) оспариваемого товарного знака [1], правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 626474 (приоритет от 23.07.2016) представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в одну строку. Правовая охрана товарного знака действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный в возражении товарный знак: [2] по свидетельству № 295416 с приоритетом от 20.08.2003 (срок действия исключительного права продлен до 20.08.2023) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 295416 действует в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ сходства оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал следующее.

Противопоставленный товарный знак [2] имеет полное фонетическое и семантическое вхождение в оспариваемый товарный знак [1]. Визуально сравниваемые товарные знаки [1] и [2] близки ввиду использования при их написании заглавных букв русского алфавита и стандартного шрифта. Наличие элемента «НАШЕ» не приводит к отсутствию сходства сравниваемых знаков ввиду доминирования в составе товарного знака [1] элемента «РОДНОЕ», а также полного вхождения противопоставленного товарного знака [2] в оспариваемый товарный знак [1].

Таким образом, сравниваемые товарные знаки [1] и [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство товарных знаков связано с однородностью товаров, в отношении которых обозначения зарегистрированы.

Сравнение перечней товаров 29 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] с целью определения их однородности показало следующее.

Товары 29 класса МКТУ «молоко; кумыс [напиток молочный]; молоко с повышенным содержанием белка; напитки молочные с преобладанием молока; сметана [сквашенные сливки]; кефир [напиток молочный]; молоко сухое; простокваша [скисшее молоко]; продукты молочные; йогурт; коктейли молочные» и товары 29 класса МКТУ «молоко, продукты молочные, сливки взбитые, масло сливочное» товарного знака [2] либо идентичны, либо соотносятся как род (вид) «молоко и продукты молочные», имеют общее назначение (с целью повседневного употребления в пищу), круг потребителей (любители молочной продукции и т.п.), продаются на одинаковых прилавках, что свидетельствует об их однородности.

Указанное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров по причине их природы, назначения одному лицу – правообладателю противопоставленного товарного знака [2].

Изложенное свидетельствует о несоответствии произведенной регистрации товарного знака [1] требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 29 класса МКТУ.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака [1] требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В рамках требований пункта 10 статьи 1483 Кодекса лицо, подавшее возражение, ссылается на наличие исключительного права на противопоставленный товарный знак [2], зарегистрированный в отношении товаров 29 класса МКТУ, признанных, как было установлено выше, однородными товарам 29 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1].

Действительно, слово «РОДНОЕ», представляющее собой зарегистрированный товарный знак, входит в состав оспариваемого товарного знака [1]. Между тем, следует иметь ввиду особенности применения нормы права, на которую ссылается лицо, подавшее возражение.

Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса, по общему правилу, может быть применено к товарному знаку, представляющему собой комбинированное обозначение, которое состоит из отдельных фрагментов, и один из фрагментов представляет собой товарный знак другого лица. При этом самостоятельность данной нормы обусловлена тем, что такой фрагмент (элемент), присутствуя в композиции, не является доминирующим и не выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака (например, расположен в угловой части этикетки и по своему пространственному положению не является существенным в композиции всего комбинированного обозначения). Иными словами, действие нормы направлено на недопущение нарушений прав третьих лиц тогда, когда факт нарушения не вызывает сомнения, а нормы пунктов 6, 8, 9 статьи 1483 Кодекса к рассматриваемой ситуации не применимы в силу незначительной роли таких спорных элементов.

Коллегия поясняет, что такая ситуация не идентична простому вхождению спорного слова в состав комбинированного обозначения. Учету подлежит его грамматическая и смысловая связь с иными элементами товарного знака, равно как и роль, которую выполняет спорный фрагмент. Для целей применения положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса могут быть определены также визуальные акценты, имеющиеся в составе товарного знака, иссечение которых не искажает образ обозначения в целом.

С учетом вышесказанного коллегия не усматривает правовых оснований для применения положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса, поскольку в составе оспариваемой регистрации слово «РОДНОЕ» занимает доминирующее положение в пространстве оспариваемого товарного знака [1] и выполнено одинаковым шрифтом со словесным элементом «НАШЕ», а также расположено рядом с ним на одной строке. Таким образом, слово «РОДНОЕ» не квалифицируется коллегией как самостоятельный и независимый элемент оспариваемого товарного знака [1], сходство которого привело бы к несоответствию регистрации требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Представленные ссылки на судебные акты не имеют преюдициального значения для настоящего спора, а также относятся к иным обозначениям.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 04.02.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 626474 недействительным полностью.