Патент Российской Федерации № 100497 на промышленный образец «Лист упаковочный для мороженого» выдан по заявке № 2015504843/49 с приоритетом от 29.12.2015 на имя ООО «Питерское мороженое» (далее – патентообладатель) и действует в объеме представленного изображения:

«Лист упаковочный для мороженого ».

Против выдачи данного патента в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием промышленного образца по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность», а также требованиям подпункта 2) пункта 5 статьи 1352 Кодекса.

Возражение обосновано следующими доводами:

- в 2012 году по заказу лица, подавшего возражение, была разработана концепция дизайна упаковок серии мороженого «Балтийское»;

- указанные упаковки активно использовались лицом, подавшим возражение, при производстве и реализации мороженого, начиная с 2013 года;

- патентообладатель промышленного образца по оспариваемому патенту являлся дистрибьютором лица, подавшего возражение, приобретая и реализуя продукцию на постоянной основе, в том числе, и в указанных выше вариантах упаковки. В декабре 2015 года дистрибьюторский договор прекратил свое действие. Именно после расторжения договора ООО «Питерское мороженое» подало заявку на регистрацию промышленного образца, по которой был выдан оспариваемый патент;

- упаковочный лист для мороженого по оспариваемому патенту, является точной копией, имитирующей упаковки мороженого лица, подавшего возражение (см. таблицу сравнения существенных признаков), практически идентичный фоновый цвет, широкая синяя полоса с надписью - «ПЛОМБИР» в центральной части упаковки, стилизованное изображение шариков мороженого в центральной части упаковки, стилизованное изображение снежинок по всему фону упаковки;

- действия ООО «Питерское мороженое» по регистрации в качестве промышленного образца упаковочного листа имели умысел, направленный на введение потребителей в заблуждение относительно производителя товара, поскольку, потребитель воспринимает тот или иной объект (в рассматриваемом случае упаковку мороженого) «в целом» не вдаваясь в его детали, так как восприятию потребителей присущи целостность и обобщенность; потребители, как правило, не обращают внимания на несущественные различия деталей – товар «идентифицируется» по наиболее характерным для него признакам, сохранившимся в памяти; в упаковках лица, подавшего возражение, такими признаками являются фон упаковки, широкая синяя полоса в центральной части упаковки с наименованием продукта «ПЛОМБИР», изображения шариков мороженого;

- поскольку мороженое лица, подавшего возражение, реализуется в приведенных упаковках на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 2013 года, потребители, приобретая мороженое в упаковке с этими признаками, в силу привычки однозначно ассоциируют приобретаемую продукцию с ООО «Хладокомбинат № 1»;

- необходимо так же учитывать, что упаковка мороженого в брикетах, произведенного в форме прямоугольника, не позволяет потребителю рассмотреть все необходимые детали, так сведения о производителе ООО «Питерское мороженое» не случайно располагает в нижней части упаковки, которая при используемом способе завертки оказывается с обратной стороны продаваемого продукта и в некоторых случаях вообще уходит в сгибы упаковки;

- промышленный образец по оспариваемому патенту не является результатом интеллектуальной деятельности патентообладателя. Упаковки лица, подавшего возражение, приобрели широкую известность среди покупателей задолго до подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент. ООО «Питерское мороженое» не законно использовало произведения дизайна, созданные по заказу лица, подавшего возражение (эффект имитации внешнего вида изделия);

- выдача оспариваемого патента «была произведена неправомерно, поскольку художественное решение упаковочного листа для мороженого» не соответствовало критерию охраноспособности промышленного образца «оригинальность» и «новизна», ввиду введения лицом, подавшим возражение, в гражданский оборот до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту упаковки с признаками, совокупность которых сходна до степени смешения с совокупностью существенных признаков упомянутого промышленного образца.

В подтверждение данных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- определение УФАС по Санкт-Петербургу от 11.11.2016 (далее - [1]);

- упаковочные листы для мороженого (далее - [2]);

- договор № СТ 2411/11-1 от 24.11.2011 на разработку концепт-дизайна упаковки с приложениями, дополнениями к приложениям и актами (далее - [3]);

- распечатки из сети Интернет (далее - [4]);

- каталог продукции 2013. Хладокомбинат №1 (далее - [5]);

- копии товарных накладных и счет-фактур (далее - [6]).

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил 28.03.2017 и 13.04.2017 доводы, существо которых сводится к следующему:

- ООО «Хладокомбинат №1» с декабря 2015 года ведёт себя по отношению к ООО «Питерское мороженое», с которым проработал как с основным дилером больше 17 лет, очень недобросовестно и не только разорвал договорные отношения, но и предоставляет в различные инстанции много искажённой информации с выгодной ему точки зрения;

- Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу решила прекратить рассмотрение дела №1-14.6-579/78-01-16 в связи с отсутствием нарушения антимонопольного законодательства ООО «Питерским мороженым» по возможному введению в гражданский оборот мороженого в брикетах с дизайном упаковок, имитирующим дизайн упаковок ООО «Хладокомбината №1»;

- в заключении специалиста (Центр судебной экспертизы «ПетроЭксперт») сделан вывод: «...изделия «Упаковки для мороженого «Балтийское», выпускаемые ООО «Хладокомбинатом №1», не являются сходными до степени смешения с изделиями «Упаковки для мороженого», выпускаемыми ООО «Питерское мороженое»...» (приведены подробные выдержки из заключения, в том числе сопоставительный анализ упаковок);

- с момента регистрации ООО «Хладокомбината №1» в 2009 году до окончания выпуска спорных изделий, он делал упор на брэнд «Балтийское», с основным брэндом «Хладокомбината №1», а не на конкретную упаковку;

- 15 февраля 2016 года ООО «Питерское мороженое» ввело в оборот в Санкт-Петербург и область мороженое «Пломбир на сливках» произведённое на «Богородском хладокомбинате» в упаковке, якобы сходной до степени смешения с упаковками мороженое «Балтийское», которое лицо, подавшее возражение, согласно его официальному каталогу прекратил выпускать ещё летом 2014;

- дистрибьюторские взаимоотношения между сторонами продолжались 17 лет; договор не прекратил свое действие, а был расторгнут в одностороннем порядке ООО «Хладокомбинат №1» без исполнения им своих обязательств, что подтверждается многочисленными решениями в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В доказательство изложенной позиции патентообладателем представлены материалы, включающие в себя заключение специалиста № А17/44-ПИ от 14.02.2017 (далее - [7]), копии листов каталога продукции. Хладокомбинат №1 (далее - [8]), судебное решение по делу №А56-4255/2016, решение УФАС по Санкт-Петербургу по делу №1-14.6-579/78-01-16 (далее – [9]), упаковку для мороженного «пломбир» Хладокомбинат №1 и фото холодильников с мороженым (далее – [10]).

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (29.12.2015), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности промышленного образца по указанному патенту включает Кодекс и Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на промышленный образец и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на промышленный образец, утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 29.10.2008 № 325 и зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.11.2008, регистрационный №12748, в части не противоречащей Кодексу (далее – Регламент).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1352 Кодекса в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия. Признаки, обусловленные исключительно технической функцией изделия, не являются охраняемыми признаками промышленного образца.

Согласно пункту 2 статьи 1352 Кодекса, промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

Согласно пункту 3 статьи 1352 Кодекса промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия, в частности если из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца, неизвестно решение внешнего вида изделия сходного назначения, производящее на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, нашедший отражение на изображениях внешнего вида изделия.

В соответствие с подпунктом 2) пункта 5 статьи 1352 Кодекса не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца: решениям, способным ввести в заблуждение потребителя изделия, в том числе в отношении производителя изделия, или места производства изделия, или товара, для которого изделие служит тарой, упаковкой, этикеткой, в частности решениям, производящим такое же общее впечатление, если права на указанные объекты возникли ранее даты приоритета промышленного образца, за исключением случаев, если правовая охрана промышленного образца испрашивается лицом, имеющим исключительное право на такой объект.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 9.5 Регламента не могут быть объектами патентных прав согласно пункту 4 статьи 1349 Кодекса результаты интеллектуальной деятельности в сфере художественного конструирования, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали. К таким результатам интеллектуальной деятельности относятся, в частности: решения, способные ввести в заблуждение пользователя изделия в отношении производителя и (или) места производства изделия и (или) товара, для которого изделие служит, в частности, тарой, упаковкой, эмблемой, этикеткой. К решениям, способным ввести в заблуждение, относятся, в частности, решения, воспроизводящие или включающие элементы, тождественные или производящие общее впечатление, которое может привести к смешению:

а) с государственными гербами, флагами и другими государственными символами и знаками; с сокращенными или полными наименованиями международных и межправительственных организаций, с их гербами, флагами, другими символами и знаками; с официальными контрольными, гарантийными или пробирными клеймами, печатями, наградами и другими знаками отличия. Такие элементы могут быть включены в решение внешнего вида изделия, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа;

б) с официальными наименованиями или изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если патент испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками, без согласия собственников или лиц, уполномоченных собственниками на регистрацию таких решений в качестве промышленных образцов;

в) с элементами, государственная регистрация которых в Российской Федерации в качестве товарных знаков не допускается в соответствии с международным договором Российской Федерации (пункт 5 статьи 1483 Кодекса), так как эти элементы охраняются в одном из государств - участников этого международного договора в качестве обозначения, позволяющего идентифицировать вина или спиртные напитки как происходящие с его территории (производимые в границах географического объекта этого государства) и имеющие особое качество, репутацию или другие характеристики, которые главным образом определяются их происхождением, если промышленный образец относится к изделию, предназначенному для упаковки, маркировки вин или спиртных напитков, не происходящих с территории данного географического объекта;

г) с известными на дату подачи заявки на промышленный образец товарными знаками других лиц, заявленными на государственную регистрацию (статья 1492 Кодекса) в отношении однородных изделию товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; с известными на дату подачи заявки на промышленный образец товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных изделию товаров и (или) товаров, для которого изделие служит, в частности, тарой, упаковкой, эмблемой, этикеткой, и имеющими более ранний приоритет; с товарными знаками других лиц, признанными в установленном Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками в отношении однородных изделию товаров и (или) товаров, для которого изделие служит, в частности, тарой, упаковкой, эмблемой, этикеткой;

д) с наименованиями мест происхождения товаров, охраняемыми в соответствии с Кодексом, за исключением случаев, когда правовая охрана промышленного образца испрашивается лицом, имеющим исключительное право на такое наименование, и если промышленный образец относится к тому же изделию (товару) или к изделию, служащему, в частности, тарой, упаковкой, эмблемой, этикеткой товара, для индивидуализации которого зарегистрировано наименование места происхождения товара;

е) с охраняемыми в Российской Федерации известными на дату подачи заявки фирменными наименованиями или коммерческими обозначениями (отдельными элементами наименования или обозначения), с наименованиями селекционных достижений, зарегистрированных в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, в отношении однородных изделию товаров и (или) товаров, для которого изделие служит, в частности, тарой, упаковкой, эмблемой, этикеткой;

ж) с известными именами (статья 19 Кодекса), псевдонимами (пункт 1 статьи 1265 Кодекса) или с производными от них обозначениями, с портретами или с факсимиле известных в Российской Федерации на дату подачи заявки лиц, без согласия этих лиц или их наследников;

з) с известными на дату подачи заявки знаками соответствия, доменными именами;

и) с обозначениями, действия по регистрации которых в качестве промышленных образцов в отношении изделий того же или однородного назначения, либо товарных знаков в отношении однородных изделию товаров или товаров, для которых изделие служит, в частности, тарой, упаковкой, эмблемой, этикеткой были признаны в установленном российским законодательством порядке актом недобросовестной конкуренции.

Согласно подпункту (1) пункта 9.9.4.4.1 Регламента существенные признаки внешнего вида изделия оставляют зрительное впечатление.

Согласно пункту 9.9.4.2 Регламента в качестве аналога промышленного образца указывается художественно-конструкторское решение изделия сходного внешнего вида, того же или однородного назначения, известное из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца. Наиболее близкий к заявленному промышленному образцу по совокупности существенных признаков аналог указывается как ближайший аналог.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 22.5.5 Регламента при проверке оригинальности промышленного образца принимаются во внимание существенные признаки промышленного образца, соответствующие требованиям пункта 1 статьи 1352 Кодекса, нашедшие отражение на изображениях изделия.

Согласно подпунктам (2) и (21) пункта 22.5.5 Регламента существенные признаки, характеризующие проверяемый промышленный образец, не признаются обусловленными творческими характером особенностей изделия, в частности, в случаях, если существенные признаки, характеризующие проверяемый промышленный образец, не признаются обусловленными творческими характером особенностей изделия, в частности, в случае, если: совокупность существенных признаков проверяемого промышленного образца, нашедшая отражение на изображениях изделия, имеет сходство до степени смешения с совокупностью признаков внешнего вида изделия того же или однородного назначения - ближайшего аналога (эффект имитации внешнего вида известного изделия).

В соответствии с подпунктом (1) пункта 23.3 Регламента общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Согласно подпункту (2) пункта 23.3 Регламента датой, определяющей включение источника информации в общедоступные сведения, в частности, является:

- для визуально воспринимаемых источников информации (плакаты, модели, изделия и т.п.) - документально подтвержденная дата, с которой стало возможно их обозрение;

- для сведений, полученных в электронном виде - через Интернет, через он-лайн доступ, отличный от сети Интернет, и CD и DVD-ROM дисков, - либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, либо, если эта дата отсутствует, - дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

Промышленному образцу по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, нашедших отражение на приведенном выше изображении.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и аргументов патентообладателя, касающихся оценки соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность» с учетом материалов заявки, показал следующее.

Сведения, содержащиеся в Интернет-распечатках [4] не могут быть рассмотрены в качестве общедоступных, поскольку лицом, подавшим возражение, не представлено документального подтверждения даты их помещения в сеть Интернет (см. процитированные выше подпункты (1) и (2) пункта 23.3 Регламента).

В отношении материалов [2], [5], [6] необходимо отметить следующее.

В возражении наиболее близким аналогом промышленного образца по оспариваемому патенту, указана упаковка для мороженого: , представленная в материалах [2] в развернутом виде.Изображение данной упаковки в сложенном виде: представлено в каталоге [5] с указанием арт. 61.

Согласно товарным накладным, в частности, № 14156 от 11.04.2013, № 21073 от 14.05.2013 и др., содержащимися в материалах [6], ООО «Хладокомбинат №1» были осуществлены поставки товара «пломбир без наполнителя» с кодом 61.

Кроме того, как следует из товарных накладных № 5789 от 18.02.2013, № 2948 от 06.02.2014, содержащихся в материалах [6], ООО «Хладокомбинат №1» была осуществлена поставка товара «пломбир без наполнителя» с кодом 61 обладателю исключительного права на оспариваемый патент – ООО «Питерское мороженное».

Таким образом, в возражении содержится документальное подтверждение того, что до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту сведения об упаковке стали общедоступными.

Внешний вид упаковочного листа для мороженого «Балтийское», изображение которого представлено в источниках информации [2], [5], характеризуется следующими признаками, совпадающими с признаками, характеризующими внешний вид упаковочного листа по оспариваемому патенту: выполнением фона зеленым цветом, выполнением в центре листа широкой синей полосы, наличием на листе изображения шариков мороженого и снежинок.

Вместе с тем, сравниваемые изделия имеют отличия: в упаковочном листе по оспариваемому патенту шарики мороженого размещены с одной стороны от центральной полосы и имеется изображение цветков ванили, а в противопоставленном изделии – наличие стилизованной ленты с надписью «БАЛТИЙСКОЕ» и эмблемы хладокомбината:

( / ), в оспариваемом изделии надписи, штрих-коды и изображения цветков ванили выполнены в три столбца, в противопоставляемом изделии – в два столбца. Кроме того, имеются отличия в исполнении фона – различная стилизация снежинок, выполненных по фону упаковочного листа, при этом в упаковке по оспариваемому патенту добавлены стилизованные изображения знака качества.

Таким образом, из сведений, представленных в материалах [2] и [5], не известна вся совокупность признаков, нашедших отражение на изображениях изделия по оспариваемому патенту.

На основании изложенного можно констатировать, что в возражении не приведены доводы, позволяющие признать промышленный образец по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «новизна».

В отношении соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность» коллегия отмечает следующее.

Внешний вид упаковки по оспариваемому патенту:

производит то же общее зрительное впечатление, которое производит упаковка, изображения которой представлены в материалах [2]: , т.е. упаковки сходны до степени смешения.

Производимые упомянутыми изделиями общие зрительные впечатления совпадают, поскольку сравниваемые упаковки сходны по своим существенным признакам, а именно, сходны по: цветовому решению, пропорциям, составу, взаиморасположению элементов композиционному построению.

Данные существенные признаки являются зрительно активными, придают решению характерные именно для него особенности, выраженные в зрительном образе, являются доминирующими, т.е. индивидуализируют изделие, участвуют в создании общего зрительного впечатления, оставляемого внешним видом изделия.

Вместе с тем, внешний вид решения по оспариваемому патенту имеет некоторые особенности, отличающие его от указанного выше ближайшего аналога, заключающиеся, как было отмечено выше, в проработке композиционного построения сопоставляемых упаковочных листов (размещение шариков мороженого, изображение цветков ванили, надписи и штрих-коды выполнены в три столбца, различная стилизация снежинок, стилизованные изображения знака качества.).

Однако, выявленные отличия являются незначительными и при общем визуальном восприятии внешнего вида изделия недостаточно выразительны и не выделяются на общем фоне, а, следовательно, могут быть отнесены к нюансам. Нюансные признаки не являются существенными, поскольку не участвуют в формировании зрительного образа, отличного от общего зрительного впечатления, производимого решением внешнего вида изделия, известного из материалов [2], их наличие или отсутствие не создает иного зрительного впечатления, они не индивидуализируют решение и, как следствие, не обуславливают творческий характер особенностей изделия.

Таким образом, совокупность существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту, нашедшая отражение на изображении изделия, производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, которое производит совокупность признаков внешнего вида известного изделия того же назначения, раскрытого в материалах [2].

На основании изложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать промышленный образец по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «оригинальность».

Анализ доводов лица, подавшего возражение и аргументов патентообладателя, касающихся оценки возможности введения в заблуждение потребителя изделия, показал следующее.

Лицо, подавшее возражение, ссылается на упаковочный лист для мороженого «Балтийское», представленный в источниках информации [2], [5], который не относится ни к одному из объектов, перечисленных в процитированном выше подпункте (1) пункта 9.5 Регламента.

При этом в возражении не представлено сведений о наличии у лица, подавшего возражение, каких-либо прав на ранее зарегистрированные объекты интеллектуальной собственности, которые могли бы быть проанализированы при рассмотрении вопроса о введении потребителя в заблуждение относительно производителя товаров (в рамках положений подпункта 2) пункта 5 статьи 1352 Кодекса).

Вместе с тем, при совместной встречаемости товаров, упакованных в сравниваемые упаковочные листы, на рынке мороженого, нельзя отрицать большую вероятность их смешения, и, как следствие, возможность введения информированного потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, и аргументов патентообладателя касающихся деловых отношений между ООО «Питерское мороженное» и ООО «Хладокомбинат №1», а также их взаимоотношений в судах и Управлении Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу, то они не относятся к существу возражения.

В отношении доводов отзыва, в основу которых положены выводы, сделанные в заключении специалиста [7], необходимо отметить следующее.

Заключение специалиста [7] представляет собой частное мнение подписавшего его лица и не может быть положено в основу выводов коллегии.

Вместе с тем следует отметить, что в заключении приведен сравнительный анализ упаковки для мороженого, произведенного ООО «Хладокомбинат №1», и упаковки для мороженого, произведенного ООО «Питерское мороженное», но не упаковки по оспариваемому патенту с упаковкой для мороженого, изображенной в материалах [2] и [5].

Определение [1] и договор [3] представлены лицом, подавшим возражение, для сведения.

Материалы [8] - [10] не изменяют сделанного выше вывод о несоответствии промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность».

От патентообладателя 24.04.2018 поступила корреспонденция, озаглавленная как «предварительное особое мнение (жалоба)», однако, в данной корреспонденции не содержится доводов, касающихся существа возражения.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 16.01.2017, патент Российской Федерации на промышленный образец №100497 признать недействительным полностью.