Товарный знак «НОВАЦИЯ» по заявке №2001740538/50 с приоритетом от 24.12.2001 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №264441 на имя ЗАО Инновационное предприятие «Новация», Москва (далее — правообладатель) в отношении товаров 1-13, 15, 16, 17, 20-31, 34 и услуг 35 - 42 классов МКТУ.
Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «НОВАЦИЯ», которое выполнено черным цветом на белом фоне.
В возражении от 23.06.2006, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана указанному товарному знаку была предоставлена в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, №3520-1, введенного в действие с 27.12.2002 (далее — Закон).
Доводы возражения сводятся к следующему:
— товарный знак «НОВАЦИЯ» по свидетельству № 264441 сходен до степени смешения с товарным знаком «NOVATION НОВАЦИЯ» по свидетельству №204967, ранее зарегистрированному на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ «юридическая служба»;
— услуги 42 класса МКТУ «юридическая служба», указанные в перечне оспариваемой регистрации, однородны услугам 42 класса МКТУ «управление делами по охране авторских прав; использование запатентованных изобретений; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; лицензирование объектов интеллектуальной собственности; консультации профессиональные [не связанные с деловыми операциями]», указанные в перечне свидетельства №204967;
— однородность услуг подтверждается следующим;
— услуги, перечисленные в противопоставленной регистрации, относятся к услугам в сфере интеллектуальной собственности, внутри которой можно выделить юридические и технические услуги;
— юридические услуги составляют значительную часть услуг, оказываемых в сфере интеллектуальной собственности;
— сами понятия интеллектуальная собственность, промышленная собственность, авторское право нося правовой характер;
— интеллектуальная собственность существует лишь постольку, поскольку существует ее правовая регламентация;
— услуги в сфере интеллектуальной собственности оказывают как юристы, так и патентоведы;
— реклама патентных услуг размещается в рубрике «юридические службы»;
— вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что существует реальная возможность возникновения представления у потребителей о принадлежности услуг в сфере интеллектуальной собственности и юридических услуг, оказываемых под одним и тем же товарным знакам, одному лицу;
— возможность смешения указывает на однородность указанных услуг.
Учитывая приведенные аргументы лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «НОВАЦИЯ» по свидетельству №264441 в отношении услуг 42 класса МКТУ «юридическая служба».
Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил отзыв на возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку «НОВАЦИЯ» по свидетельству №264441, в котором приводятся следующие доводы:
― анализ словарей показал, что «однородный - это относящийся к тому же роду, разряду, одинаковый, выполняющий ту же функция» (С.И.Ожегов «Толковый словарь русского языка», М. 1992), «служба - какая-либо специальная область работы с относящимися к ней учреждениями» (там же);
― подробный анализ понятия юридическая служба предприятия показал, что она осуществляет контроль за законностью приказов и распоряжений, издаваемых руководством, принимает участие в составлении договоров и соглашений, заключаемых с другими предприятиями и учреждениями;
― термин «юридическая служба» является обобщающим понятием всей структуры или механизма, который реализует правовую работу;
― интеллектуальная собственность – это собирательный термин, который позволяет объединить права на разнородные результаты интеллектуальной (или творческой) деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, выпускаемой ими продукции и выполняемых услуг;
― отсюда следует, что конкретное использование интеллектуальной собственности может иметь как юридический так и не юридический характер;
― поэтому услуги «управление делами по охране авторских прав, использование запатентованных изобретений, консультации по вопросам интеллектуальной собственности, лицензирование объектов интеллектуальной собственности и консультации профессиональные (не связанные с деловыми операциями)», приведенные в перечне свидетельства №204967, не указывают однозначно на юридическую деятельность и, следовательно, не являются однородными услугам «юридическая служба», приведенные в оспариваемой регистрации;
― «юридические услуги» относятся к услугам производственно-технического и специального назначения, возможность смешения знаков обслуживания в этой области менее вероятна, чем в области услуг широкого потребления;
― юридические услуги оказываются длительное время и их результаты используются также длительное время, поэтому опасность смешения лиц, их оказывающих, невелика;
― ЗАО Инновационное предприятие «Новация» согласно Уставу занимается юридической деятельностью в том числе «оказывает консультации и практическую помощь по приобретению и охране прав на объекты интеллектуальной и промышленной собственности…, оказывает помощь в лицензировании и т.д.»;
― ЗАО Инновационное предприятие «Новация» имеет право требовать аннулирования противопоставленной регистрации, т.к. на момент подачи заявки №2000711139/50 фирменное наименование правообладателя существовало 8 лет.
На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 23.06.2006 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «НОВАЦИЯ» по свидетельству №264441.
К ответу на возражения приложены следующие материалы:
-С.И.Ожегов «Толковый словарь русского языка», М., 1992 (Интернет версия) на 5л.
- «Большой толковый словарь русского языка», Санкт-Петербург, «НОРИНТ», 2002 на 4л.;
- «Экономический словарь»под редакцией А.Н.Азрилияна М. «институт новой экономики», 2006 на 2л.;
- Приказ комитета физической культуры и спорта правительства Москвы от 18.09.2002 на 2л.;
- «Юридический энциклопедический словарь», гл. редактор О.Е.Кутафин, М. «Большая Российская энциклопедия», 2003 на 2л.;
- В.В.Пиляева «Гражданское право» (учебное пособие), М. «ИКОРУС», 2002 на 2л.;
- Письменная консультация ФГУ ФИПС от 27.01.2006 №41-166-12 на 6л.;
- Копия свидетельства Московской регистрационной палаты №472.631 на 2л.;
- Копия Устава ЗАО Инновационное предприятие «Новация» на 3л.;
- Копия «Адрес Москва» адресно-телефонная книга, 1997/98 на 2л.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.
В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты (24.12.2001) поступления заявки № 2001740538/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный № 989, и введенные в действие 29.02.96 (далее - Правила).
В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.
В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (1) – (3)) Правил.
В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.
Оспариваемый товарный знак «НОВАЦИЯ» [1] является словесным, выполнен стандартными буквами русского алфавита.
Противопоставленный словесный товарный знак «NOVATION НОВАЦИЯ» [2] представляет собой английское слово «NOVATION» («Новый англо-русский словарь», «ВЕЧЕ», М., 2000, с.397) и соответствующее ему слово на русском языке, оба слова выполнены стандартным шрифтом.
Сравнительный анализ товарных знаков [1] и [2] свидетельствует об их сходстве в силу того, что они являются семантически тождественными и фонетически сходными. Использование при исполнении противопоставленного товарного знака букв различных шрифтов не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков.
В отношении однородности услуг, указанных в перечнях сравниваемых обозначений, необходимо отметить следующее.
Оспариваемый товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 42 класса МКТУ «юридическая служба». Учитывая, что слово «юридический» означает «связанный с правовыми нормами, правовым законодательством и практическим применением их» (см. «Словарь русского языка», М., «РУССКИЙ ЯЗЫК» ПОЛИГРАФРЕСУРС, 1999, т.4, с.775), а «служба» - отрасль производства, а также учреждение, организация, ведающие какой-либо областью работы» (там же, с.143), услуги «юридическая служба» можно интерпретировать как услуги учреждения, относящиеся к области, связанной с правовыми нормами, правовым законодательством и их практическим применением в различных областях деятельности.
Противопоставляемый товарный знак зарегистрирован в отношении таких услуг 42 класса МКТУ как «управление делами по охране авторских прав, использование запатентованных изобретений, консультации по вопросам интеллектуальной собственности, лицензирование объектов интеллектуальной собственности», которые можно обобщить как услуги в сфере интеллектуальной собственности. «Интеллектуальная собственность – это юридическое понятие, охватывающее авторское право и другие права, относящиеся и интеллектуальной деятельности в области производства, науки, литературы и искусства» (см. «Советский энциклопедический словарь» А.М.Прохоров и др., М., «Советская энциклопедия», 1980, с.501). Таким образом, услуги, указанные в противопоставленном свидетельстве, носят, в том числе, и правовой характер.
Учитывая изложенное, можно заключить, что сравниваемые услуги 42 класса МКТУ соотносятся между собой как категории род – вид, имеют одно и то же назначение (правовая защита) и одинаковый круг потребителей.
Поскольку «юридические службы» призваны регулировать правовые отношения в различных специальных областях деятельности человека, а правообладателем оспариваемой регистрации не конкретизирована область применения указанных услуг, Палата по патентным спорам признала однородными с услугами, указанными в противопоставленной регистрации, только «юридические службы в сфере интеллектуальной собственности», сохранив правовую охрану оспариваемого товарного знака в отношении остальных услуг.
Оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком в отношении вышеуказанных услуг 42 класса МКТУ.
Из изложенного следует, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона в отношении части услуг 42 класса МКТУ.
В особом мнении, представленном в Палату по патентным спорам 27.11.2006, правообладателем выражено несогласие с решением коллегии Палаты по патентным спорам, мотивированное следующим:
1. по аналогии с товарами 7 класса МКТУ (электрические соковыжималки) и 21 класса МКТУ (механические соковыжималки), которые в методических рекомендациях признаны неоднородными, услуги «юридическая служба» и «консультации в области интеллектуальной собственности» следует признать неоднородными;
2. указанные услуги не могут быть спутаны потребителем, «т.к. они оказываются разными образованиями по организации, управлению, области функционирования, объему и перечню услуг».
На вопрос об однородности услуг, затронутый правообладателем, дан исчерпывающий ответ в ходе заседания, а также в решении коллегии.
В отношении пункта 2 Особого мнения следует отметить, что на определение однородности услуг не оказывает влияние кем и где они оказываются.