Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2017731741, поданной 04.08.2017, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09, услуг 35, 36, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака заявлено объемное обозначение в цветовом сочетании: «темно-серый, серый, черный, желтый, зеленый, белый» со словесными элементами: «Тинькофф», «Банк».

Роспатентом 20.12.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017731741 в отношении всех товаров и услуг, указанных в заявке. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех товаров и услуг, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- заявленное обозначение представляет собой объемное изображение банкомата, в связи с чем, указывает на конкретный вид товаров 09 класса МКТУ «банкоматы», поскольку не обладает различительной способностью, представляет собой форму, которая определяется исключительно функциональным назначением;

- словесный элемент «банк» (финансовая организация, учреждение, производящее различные виды операций с деньгами и ценными бумагами и оказывающее финансовые услуги. См. Интернет-словарь: http://dic.academic.ru/) является неохраняемым, поскольку указывает на видовое наименование предприятия;

- пространственно-доминирующее положение в заявленном обозначении занимают неохраняемые элементы;

- в отношении части товаров 09 класса МКТУ («детекторы дыма; кабели оптико-волоконные; картриджи для видеоигр; коврики для «мыши»; принтеры компьютерные; радары; чехлы для планшетных компьютеров» и т.д.) и услуг 35 класса МКТУ («абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; управление гостиничным бизнесом» и т.д.), 36 класса МКТУ («агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда квартир» и т.д.), 42 класса МКТУ («анализ почерка [графология], исследования научные; услуги научных лабораторий») заявленное обозначение способно ввести потребителей в заблуждение относительно вида товаров, назначения услуг;

- наличие прав у заявителя на промышленный образец (№ 109570) не приводит к регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 18.04.2019 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 20.12.2018. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель согласен с неохраноспособностью словесного элемента «Банк» заявленного обозначения (видовое наименование предприятия), а также с возможностью введения потребителей в заблуждение в отношении части заявленных товаров и услуг 09, 35, 36, 42 классов МКТУ, приведенных в решении Роспатента, относительно вида товаров, назначения услуг. В связи с чем, заявитель в возражении ограничивает перечень заявленных товаров и услуг;

- в описании заявленного обозначения по заявке на товарный знак № 2017731741 указано, что «товарный знак представляет собой на темно-сером фоне объемное изображение банкомата оригинальной формы, при этом передняя стенка банкомата изогнута. На передней поверхности банкомата в нижней части выполнен изобразительный элемент в виде стилизованного герба, состоящего из стилизованных ленты, короны, листьев, фрагментов рыцарских доспехов и щита, на котором изображены стилизованные лошадь и рука с мечом. На обеих боковых поверхностях банкомата оригинальными буквами русского алфавита выполнено вертикально фантазийное слово «Тинькофф», и слово «Банк». Товарный знак выполнен в темно-сером, сером, черном, желтом, зеленом, белом цветовом сочетании»;

- как следует из описания заявленного обозначения объемный товарный знак не является формой товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров за счет оригинальной формы, графических и словесных элементов, цветовой гаммы, и, следовательно, способен выступать в качестве средства индивидуализации, отличать товары и услуги заявителя от прочих товаров/услуг на рынке, то есть соответствует всем критериям охраноспособности товарного знака;

- дополнительным подтверждением того, что заявленное обозначение не представляет собой форму товаров, является наличие у заявителя патента на промышленный образец № 109570;

- заявителем приведены выдержки из действующего законодательства в области товарных знаков, промышленных образцов, а также приведена практика ведомства в отношении правовой охраны объемных товарных знаков (например, свидетельства №№ 578476, приоритет от 19.02.2014 ( ), 569768, приоритет от 19.02.2014 ( ), 506664, приоритет от 19.10.2012 ( ), 492369, приоритет от 09.07.2012 ( ), 486879, приоритет от 12.04.2012 ( ), 478162, приоритет от 31.10.2011 ( ), 395503, приоритет от 30.03.2009, срок действия регистрации продлен до 30.03.2029 ( ), 157594, приоритет от 04.09.1996, срок действия регистрации продлен до 04.09.2026 ( ));

- наличие у заявителя патента на промышленный образец № 109570 на заявленное объемное обозначение по заявке на товарный знак № 2017731741 подтверждает, что заявленное обозначение обладает формой, которая не определяется исключительно функциональным назначением, а конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры банкомата изделия являются новыми и оригинальными;

- при экспертизе объемных товарных знаков устанавливается, не является ли заявленное обозначение тождественным или сходным до степени смешения с промышленным образцом.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении следующего ограниченного перечня товаров и услуг: 09 - банкоматы; карточки идентификационные магнитные; карты с магнитным кодом; кассы-автоматы, в том числе для автоматизированных выдачи и/или приёма наличных денежных средств как с использованием платёжных карт, так и без, а также выполнения других операций, в том числе оплаты товаров и услуг, составления документов, подтверждающих соответствующие операции; ключ-карты закодированные; носители информации магнитные; носители информации оптические; обеспечение программное для компьютеров; оборудование компьютерное; пленка защитная для компьютерных экранов; подпись цифровая; программы для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для компьютеров; программно-технический комплекс, для автоматизированных выдачи и/или приёма наличных денежных средств как с использованием платёжных карт, так и без, а также выполнения других операций, в том числе оплаты товаров и услуг, составления документов, подтверждающих соответствующие операции; сканеры [оборудование для обработки данных]; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; средства обучения аудиовизуальные; терминалы интерактивные сенсорные, в том числе для автоматизированных выдачи и/или приёма наличных денежных средств как с использованием платёжных карт, так и без, а также выполнения других операций, в том числе оплаты товаров и услуг, составления документов, подтверждающих соответствующие операции; устройства для выписывания счетов; устройства для обработки информации; устройства, считывающие штриховые коды; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; файлы изображений загружаемые; 35 - аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; подготовка платежных документов; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах, с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; реклама интерактивная в компьютерной сети; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик», услуги РРС; 36 - агентства кредитные; агентства по взыскиванию долгов; агентства по операциям с недвижимым имуществом; анализ финансовый; банки сберегательные; взыскание арендной платы; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация по вопросам страхования; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; котировки биржевые; маклерство; обмен денег; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление финансовой информации через веб-сайты; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров; услуги банковские; финансирование; 42 - анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; защита информационных систем от вирусов; инсталляция программного обеспечения; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам информационной безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых данных; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов, сервер хостинг; разработка программного обеспечения; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; тиражирование компьютерных программ; услуги внешние в области информационных технологий; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги консультационные в области информационных технологий; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги шифрования цифровых данных; хранение данных в электронном виде; электронное отслеживание операций с кредитными картами для обнаружения мошенничества через Интернет; электронное отслеживание персональных данных для обнаружение кражи информации через Интернет.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- копия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке на товарный знак № 2017731741 – [1];

- информация о патенте на промышленный образец № 109570 с сайта ФИПС – [2];

- ответ от 29.12.2015 г. на уведомление экспертизы по заявке на товарный знак № 2014705019 от 19.02.2014 г. – [3];

- ответ от 13.10.2015 г. на уведомление экспертизы по заявке на товарный знак № 2014705023 от 19.02.2014 г. – [4].

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 18.04.2019, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (04.08.2017) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 1 (4) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством, либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса (см. п. 35 Правил).

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые: 1) приобрели различительную способность в результате их использования; 2) состоят только из элементов, указанных в подп. 1-4 п. 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Заявленное обозначение по заявке № 2017731741 является объемным и представляет собой трехмерное изображение банкомата.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении ограниченного перечня товаров 09, услуг 35, 36, 42 классов МКТУ, в цветовом сочетании: «темно-серый, серый, черный, желтый, зеленый, белый».

Словесный элемент «Банк» не соответствует критериям охраноспособности, предусмотренным пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса, поскольку в силу своего смыслового содержания (банк - финансовая организация, учреждение, производящее различные виды операций с деньгами и ценными бумагами и оказывающее финансовые услуги. См. Интернет-словарь: http://dic.academic.ru/) представляет собой видовое наименование предприятия, специализирующееся в области оказания заявленных услуг 36 класса МКТУ (например, «финансирование; консультации в области финансов» и т.д.) и сопутствующих им заявленных товаров 09 класса МКТУ (например, «банкоматы»), услуг 35 класса МКТУ, услуг 36 класса МКТУ (например, «страхование»), услуг 42 класса МКТУ (например, «электронное отслеживание операций с кредитными картами для обнаружения мошенничества через Интернет»).

Заявителем в материалах возражения выражено согласие с неохраноспособностью элемента «Банк» заявленного обозначения.

Заявителем был скорректирован изначально заявленный перечень товаров 09 класса МКТУ («банкоматы; карточки идентификационные магнитные; карты с магнитным кодом; кассы-автоматы, в том числе для автоматизированных выдачи и/или приёма наличных денежных средств как с использованием платежных карт, так и без, а также выполнения других операций, в том числе оплаты товаров и услуг, составления документов, подтверждающих соответствующие операции; ключ-карты закодированные; программно-технический комплекс, для автоматизированных выдачи и/или приёма наличных денежных средств как с использованием платёжных карт, так и без, а также выполнения других операций, в том числе оплаты товаров и услуг, составления документов, подтверждающих соответствующие операции» и т.д.), услуг 35 класса МКТУ («подготовка платежных документов» и т.д.), услуг 36 класса МКТУ («анализ финансовый; банки сберегательные; выпуск кредитных карточек; информация финансовая; консультации по вопросам финансов; обмен денег; обслуживание по кредитным карточкам; предоставление ссуд [финансирование]» и т.д.), услуг 42 класса МКТУ («электронное отслеживание операций с кредитными картами для обнаружения мошенничества через Интернет»), связанных с банковской деятельностью. Остальные товары 09 класса МКТУ и услуги 35, 36, 42 классов МКТУ ограниченного перечня сопутствуют указанным товарам и услугам при оказании финансовых, банковских услуг. Указанное обстоятельство позволяет коллегии сделать вывод о том, что заявленное обозначение не будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида товаров, либо назначения услуг. В связи с чем, выводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса у коллегии отсутствуют.

Вместе с тем, в заключении по результатам экспертизы экспертиза исходила из того, что реалистическое изображение товара не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку форма товара обусловлена его функциональным назначением, является традиционной и безальтернативной для товаров такого же назначения, то есть не обладает различительной способностью.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В заявленном обозначении, исходя из пространственного положения, доминирующее положение занимает реалистическое изображение банкомата: прямоугольный корпус банкомата с изогнутой передней стенкой, в верхней части которой выполнены монитор, модуль приема и выдачи наличных, картоприемник, клавиатура и другие функциональные устройства. В нижней части передней стенки выполнен герб. По боковым стенкам расположен словесный элемент «Тинькофф Банк».

Наличие в заявленном обозначении таких элементов, как прямоугольного корпуса и выступающей передней стенкой, в верхней части которой выполнены монитор, модуль приема и выдачи наличных, картоприемник, клавиатура обусловлено исключительно их функциональным назначением: прием, либо выдача денежных средств с использованием карты, оплата счетов, перевод денежных средств и т.п.

При этом, словесный элемент «Тинькофф Банк», герб занимают в заявленном обозначении незначительное положение и не придают трехмерному изображению банкомата каких-либо отличительных особенностей, позволяющих воспринимать данное обозначение в качестве средства индивидуализации товаров и услуг заявителя.

Таким образом, заявленное обозначение представляет собой реалистическое изображение товара 09 класса МКТУ – банкомата, для которого испрашивается его регистрация в качестве товарного знака. При этом его форма является традиционной (прямоугольный корпус, монитор, модуль приема и выдачи наличных, картоприемник, клавиатура) и мало чем отличается от подобной продукции других производителей.

В связи с изложенным, форма заявленного обозначения не способна выполнять основную индивидуализирующую функцию товарного знака, так как не отличается уникальностью. Словесный элемент «Тинькофф», серо-желтые тона корпуса не придают обозначению качественно иной уровень восприятия.

Кроме того, заявителем не представлены документы, свидетельствующие о приобретенной различительной способности заявленного обозначения до даты подачи заявки.

На основании указанного выше коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью.

Наличие прав у заявителя на промышленный образец № 109570 [2] не опровергает вышеизложенные выводы коллегии, поскольку в данном случае речь идет о другом объекте интеллектуальной способности. Так, товарный знак представляет собой средство индивидуализации товаров/услуг юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (статья 1477 Кодекса), в то время как в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства (пункт 1 статьи 1352 Кодекса). Довод заявителя о том, что патент на промышленный образец № 109570 свидетельствует о новизне и оригинальности заявленного обозначения не способствует преодолению мотивов для отказа, предусмотренных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Законодательство в области товарных знаков не содержит таких критериев как новизна и оригинальность для правовой оценки заявленных в качестве товарных знаков обозначений.

Приведенные примеры регистраций объемных товарных знаков по свидетельствам №№ 578476, приоритет от 19.02.2014 ( ), 569768, приоритет от 19.02.2014 ( ), 506664, приоритет от 19.10.2012 ( ) и т.д. в силу независимого делопроизводства не влияют на вышеизложенные выводы коллегии.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

От заявителя 31.07.2019 поступило особое мнение, основные доводы которого сведены к следующему:

- заявителем на заседании коллегии в устной форме было предложено предоставить правовую охрану заявленному обозначению в отношении ограниченного в возражении перечня товаров и услуг без предоставления правовой охраны форме банкомата и словесному элементу «Банк»;

- заявителем отмечено, что за счет цветовой гаммы, графических и словесных элементов заявленное обозначение способно выступать в качестве средства индивидуализации товаров и услуг заявителя;

- все крупные банки Российской Федерации при оказании банковских услуг имеют свой определенный цвет (например, Сбербанк – зеленый, Банк ВТБ - синий и т.д.).

В отношении доводов особого мнения коллегия отмечает следующее.

Комментарии в отношении неохраноспособности формы заявителем были приведены в рамках выступления по существу. В письменном виде каких-либо ходатайств об исключении из правовой охраны формы банкомата и словесного элемента «Банк» от заявителя не поступало. Вместе с тем, согласно материалам возражения заявитель выразил согласие с неохраноспособностью элемента «Банк». Указание формы банкомата, заявленного в качестве товарного знака, в качестве неохраняемого элемента не приводит к иным выводам коллегии, поскольку государственная регистрация реалистических или схематических изображений товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров, законодательством не предусмотрена. Исключения составляют обозначения, которые приобрели различительную способность в результате их использования. Как было указано выше, документального подтверждения приобретенной различительной способности заявленного обозначения представлено не было. Вместе с тем, доводы об исключении из правовой охраны формы банкомата и доводы о его оригинальности за счет цветовой гаммы, графических и словесных элементов противоречат друг другу.

Доводы об использовании банками Российской Федерации разных цветов в целях индивидуализации услуг не опровергают выводы коллегии в части противоречия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Так, приведенный заявителем пример касается правовой охраны цветового товарного знака по свидетельству № 556088 (цветовой знак представляет собой зеленый цвет, соответствующий Pantone 349), в то время как на регистрацию в качестве товарного знака было заявлено объемное обозначение. Кроме того, делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, исходя из совокупности всех обстоятельств дела.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.04.2019, оставить в силе решение Роспатента от 20.12.2018.