Международная регистрация знака c конвенционным приоритетом от 06.03.2013, установленным для товаров 12 и 20 классов МКТУ, была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 30.04.2013 за №1173906 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 12, 20, 24, 25, 28 классов МКТУ на имя TUC TUC, S.L., Polígono Industrial La Variante, c/ Monte de la Pila, 5, E-26140 LARDERO (La Rioja), Spain (далее – заявитель).

Роспатентом 09.04.2015 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1173906 в отношении товаров 20, 24, 25, 28 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак по международной регистрации №1173906 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения со знаками по международной регистрации №867867 и по международной регистрации №964274, которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении однородных товаров 20, 24, 25, 28 классов МКТУ.

В возражении, поступившем 29.06.2015, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что знак по международной регистрации №964274 принадлежит заявителю (в подтверждение приложена информация из МБ ВОИС), а правовая охрана знака по международной регистрации №867867 прекращена в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1173906 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров, указанных в перечне международной регистрации №1173906.

К возражению приложены распечатки сведений по международным регистрациям №964274 и №867867 из базы данных МБ ВОИС [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты 06.03.2013 конвенционного приоритета знака (для товаров 12 и 20 классов МКТУ) и даты 30.04.2014 международной регистрации №1173906 (для товаров 24, 25, 28 классов МКТУ) правовая база для оценки охраноспособности знака включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;

- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;

- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1173906 представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесные элементы «TUC TUC», выполненные жирным шрифтом белого цвета буквами латинского алфавита. Словесные элементы размещены на двух сроках друг под другом на фоне изобразительного элемента в виде прямоугольника со скругленными углами голубого цвета.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1173906 в отношении товаров 20, 24, 25, 28 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения знаков по международным регистрациям №867867 и №964274, которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении однородных товаров.

Противопоставленные знаки (международная регистрации №867867) и (международная регистрация №964274) являются сходными со знаком по международной регистрации №1173906, поскольку включают фонетически тождественные словесные элементы «TUC TUC», которые одинаково размещены в знаках на двух строках и выполнены близкими видами шрифтов буквами латинского алфавита белого цвета. Кроме того, знаки международным регистрациям №1173906 и №964274 производят сходное зрительное впечатление, поскольку словесные элементы «TUC TUC» размещены в них на фоне прямоугольных фигур со скругленными углами.

В отношении товаров, указанных в перечне сравниваемых международных регистраций, коллегия установила, что они относятся к одному роду товаров, имеют одинаковое назначение, круг потребителей и реализуются в одних и тех же отделах магазинов, в связи с чем являются однородными.

Вывод о сходстве знаков и однородности товаров, представленных в перечне сравниваемых международных регистраций, заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, при анализе материалов дела были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения.

А именно, в соответствии с информацией, размещенной в базе данных МБ ВОИС (см. http://www.wipo.int/romarin/newSearch.do), в знак по международной регистрации №964274 внесены изменения, касающиеся наименования и адреса правообладателя, в соответствии с которыми правообладателем знака в настоящее время является TUC TUC, S.L., Polígono Industrial La Variante, C/Monte de la Pila, 5 E-26140 Lardero (La Rioja).

Таким образом, правообладателем противопоставленного знака по международной регистрации №964274 и знака по международной регистрации №1173906 является одно и то же лицо.

Относительно противопоставленного знака по международной регистрации №867867 в базе данных МБ ВОИС размещена информация о том, что срок ее действия истек 26.11.2014 и не был продлен в установленный срок (в базе данных МБ ВОИС содержится следующая запись: Enregistrement international qui n'a pas fait l'objet d'un renouvellement (Rule 31(4)(a) (Международная регистрация не была продлена (Правило 31(4) (a)).

В этой связи основания для противопоставления знаков по международным регистрациям №867867 и №964274 в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 29.06.2015, отменить решение Роспатента от 09.04.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1173906 в отношении всех товаров, приведенных в перечне.