Обозначение по заявке №2008727821/50 с приоритетом от 22.08.2008 было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя ООО «Мыльные Орехи» (далее - заявитель) в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ, указанных в перечне.
В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «МЫЛЬНЫЕ ОРЕХИ», выполненное в одну строку стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.
Решение Роспатента от 29.03.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на заключении по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Решение мотивировано тем, что заявленное обозначение «МЫЛЬНЫЕ ОРЕХИ» в отношении товаров 03 и части товаров 05 классов МКТУ будет указывать на вид, состав и свойства товаров.
В отношении остальных товаров 05 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как вводящее в заблуждение потребителя относительно товаров.
Мыльные орехи – это орехи, которые растут в предгорьях Гималаев, в самых экологически чистых местах Индии. Ценность представляет скорлупа ореха, в которой содержатся органические соединения – сапонины, которые являются природными пенообразователями. Мыльные орехи применяются при стирке белья, для уборки в доме и мытья машины, в качестве средства для мытья посуды и очищения золотых и серебряных ювелирных изделий, для умывания людьми, страдающими экземой, псориазом и др. заболеваниями кожи; а также отпугивают комаров и мух (в качестве репеллента); эмульсия мыльных орехов может использоваться как удобрение для домашних растений и т.д. (см. Интернет www.belikot.ru/77.html;morehi.ucoz.ru/index/0-5).
По сведениям Интернет, информация о товаре «Мыльные орехи» представлена в полном объеме, он хорошо и давно известен потребителям, о чем свидетельствует информация, предоставляемая торговыми учреждениями, обсуждение товара широким кругом потребителей.
Заявленное обозначение не может выполнять основную функцию товарного знака – индивидуализировать заявленные товары и отличать их от товаров других производителей, так как в настоящее время обозначение «Мыльные орехи» используется несколькими компаниями.
Представленные заявителем документы (сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, накладные, информация в печатных изданиях) не могут служить доказательством приобретения заявленным обозначением различительной способности, так как имеют более позднюю дату, чем дата подачи заявки.
В возражении от 09.07.2010, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:
- обозначение «МЫЛЬНЫЕ ОРЕХИ» является фантазийным, вымышленным и было впервые введено заявителем в 2008 году и зафиксировано в качестве части фирменного наименования юридического лица, принадлежащего заявителю;
- товарный знак «МЫЛЬНЫЕ ОРЕХИ» активно используется заявителем для маркировки производимых им товаров;
- результаты экспертизы не соответствуют действительности, поскольку на мыльных деревьях, растущих в Индии и предгорьях Гималаев, орехи не растут, на них растут ягоды;
- плоды мыльного дерева в своем составе не содержат мыла, а содержат сапонин (натуральный пенообразователь);
- термин «МЫЛЬНЫЕ ОРЕХИ» в отношении плодов мыльного дерева не упоминается ни в словарях, ни в энциклопедиях, ни в справочниках, ни в специализированной литературе, ни в нормативных документах;
- ООО Эковэй ранее закупало продукцию под товарным знаком «Мыльные Орехи» у ООО «Мыльные орехи», однако потом стало закупать схожую продукцию у MS.Herbals (которая является поставщиком плодов сапиндуса), но продолжает продавать ее как «Мыльные Орехи»;
- украинский интернет-сайт «ЭкоЭра» также продает свою продукцию под названием «Мыльные Орехи».
К возражению приложены следующие материалы:
- ответ Ботанического сада Санкт-Петербургского государственного университета (ФА по образованию, ФГОУ ВПО) на запрос ООО «Мыльные орехи»;
- учредительные документы ООО «Мыльные орехи»;
- бухгалтерские документы по некоторым поставкам ООО «Мыльные орехи» в адреса некоторых контрагентов моющего средства «Мыльные Орехи» за 2009 год;
- справочная и нормативная литература;
- переписка с ФИПС;
- участие ООО «Мыльные орехи» в выставках (дипломы, страницы каталогов, пр.);
- рекламные публикации о моющем средстве «Мыльные Орехи» в СМИ (статьи, модули, пр.);
- сертификаты и нормативные документы на моющее средство «Мыльные Орехи»;
- распечатки whois – серверов;
- обращение ООО «Мыльные Орехи» в Федеральную таможенную службу по поводу контрабанды плодов сапиндуса.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения неубедительными ввиду нижеследующего.
С учетом даты (22.08.2008) поступления заявки №2008727821/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).
В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающий различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место и способ их производства или сбыта. Данные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые, если они не занимают в нем доминирующего положения.
В соответствии с пунктами 2.3.1 и 2.3.2 Правил к таким обозначениям, относятся, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; обозначения состоящее только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, свойство относятся, в частности, простые наименования товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указание состава сырья.
В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:
1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.
В соответствии с пунктом 2.5.1 к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, которое не соответствует действительности.
Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.
Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «МЫЛЬНЫЕ ОРЕХИ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.
Роспатентом принято решение от 29.03.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008727821/50 в отношении всех товаров 03 и 05 классов МКТУ.
Решение Роспатента от 29.03.2010 по заявке № 2008727821/50 обосновано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку Мыльные орехи – это орехи, которые содержат органические соединения – сапонины, которые являются природными пенообразователями. Мыльные орехи применяются для различных целей, например при стирке белья, для очищения золотых украшений, могут быть использованы в качестве эмульсии для удобрения растений (информация взята из сети Internet).
Анализ сведений сети Internet показал следующее.
«Мыльные орехи» (англ. soapnut) - это плоды (ягоды) Мыльного дерева или Сапиндуса (лат. Sapindus), произрастающего в тропиках Азии и Америке.
Семейство: Sapindaceae.
Синонимы: soapberry (мыльные ягоды), soapnut (мыльные орехи), Soapnut Shells, Soapnut Laurifolia, Soapnut Powder, Chinese Soapberry Tree, мукуросси.
Описание: Мыльное дерево, или Сапиндус (лат. Sapindus) — род вечнозелёных или листопадных небольших деревьев или кустарников семейства Сапиндовые (Sapindaceae), произрастающих в тропиках Азии и Америки.
Листопадное дерево высотой до 20 м с серой гладкой корой. Современное научное название растения было дано Линнеем, сокращённо от лат. sapo — мыло и лат. indicus — индейский, что дословно означает «индейское мыло».
Линнею было известно об использовании индейцами плодов дерева Sapindus saponaria при отбеливании тканей. Плоды мыльного дерева содержат до 38% сапонинов, натурального моющего средства.
В течении многих столетий в Америке и Азии плоды растения применялись как естественное моющее средство при стирке тканей и одежды.
Плоды растения упоминаются в Аюрведах, они применялись в традиционной индийской медицине.
В настоящее время растение находит применение для различных целей, например в косметике (применение мыльных орехов делает кожу более мягкой и гладкой, также они обладают дезодорирующим свойством), медицине (мыльные орехи применяются для лечения эпилепсии, хлороза, мигреней; подавляют рост опухолевых клеток), как моющее/чистящее средство (мыльные орехи можно использовать для мытья посуды, для стирки изделий из шелка, шерсти и других тканей; при использовании для мытья волос делают волосы гуще, придают блеск) и т.д. (см. http://ru.wikipedia.org; http://forum.aromanti.ru).
В настоящее время различными сайтами, в том числе и указанными в заключении экспертизы (http://www.beliykot.ru/77.html, http://www.bezhimii.ru, http://www.herbsnherbalextracts.com, http://i-mne.com/moskva/mylnye-orekhi, http://vkontakte.ru/club19577335) предлагается к продаже товар Мыльные орехи.
При этом заявленное обозначение тождественно обозначению, присутствующему в Интернете. Необходимо отметить, что на форуме сайта (http://forum.aromanti.ru) по обсуждению «Мыльных орехов» еще в январе 2007 года шло развернутое обсуждение свойств и применения данного товара, а одним из участников данного форума был указан сайт (www.karawan.fr) французской фирмы, размещенный на упаковке обсуждаемой продукции.
Указанное позволяет говорить о том, что потребители данного товара уже длительное время знакомы с ним под обозначением «Мыльные орехи», то есть оно воспринимается в качестве простой характеристики товара и не способно выполнять индивидуализирующую функцию, а следовательно отличать товары одних производителей от товаров других производителей.
Таким образом, утверждение заявителя о том, что название, «Мыльные орехи» было впервые введено им в 2008 году в гражданский оборот является недостоверным, поскольку исходя из изложенного, коллегия усматривает, что у среднего российского потребителя уже сложились определенные представления относительно товара под названием Мыльные орехи еще до указанной даты.
В соответствии с изложенным, рассматриваемое обозначение при использовании его заявителем в качестве средства маркировки товаров 03 класса и части товаров 05 класса МКТУ, указанных в заявке, будет указывать на вид, состав и свойства товаров, а для другой части товаров 05 класса МКТУ, способно ввести потребителя в заблуждение относительно товаров.
Что касается довода заявителя, что обозначение Мыльные орехи является его фирменным наименованием – ООО «Мыльные Орехи» и активно используется заявителем для маркировки своей продукции с 2008 года, необходимо отметить, что указанный факт не является согласно нормам права основанием для предоставления охраны обозначению в качестве товарного знака.
В силу отмеченных обстоятельств заключение экспертизы о том, что заявленное обозначение «МЫЛЬНЫЕ ОРЕХИ» по заявке №2008727821/50 признано несоответствующим пунктам 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, является обоснованным.