Оспариваемый товарный знак по заявке №2014707815 с приоритетом от 13.03.2014 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 20.10.2015 за №555131 в отношении товаров 06, 19, 20 и услуг 35, 37, 42 и 43 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», Россия (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрирован комбинированный товарный знак в виде слова «ПАНОРАМА», в котором буква «О» выполнена в виде изображения оконного проема на фоне красного квадрата. Знак охраняется в синем, розовом, белом цветовом сочетании.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 08.04.2016 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №555131 предоставлена в нарушение требований, установленных подпунктом 1 пункта 3, пунктами 6 и 8 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак вводит в заблуждение потребителя относительно производителя товаров и услуг, так как является сходным до степени смешения с обозначением «ПАНОРАМА», которое использовалось группой компаний «Панорама» задолго до даты приоритета оспариваемого знака;

- в указанную группу компаний входили компания «ПАНОРАМА. Оконные и дверные системы», Общество с ограниченной ответственностью «ПАНОРАМА. Алюминиевые строительные системы» (сокращенное наименование – ООО «ПАНОРАМА»), Общество с ограниченной ответственностью «Первый Оконный Завод» (переименовано в ООО «ПАНОРАМА. Оконный завод») и др.;

- подтверждением указанного являются следующие обстоятельства: И.О. Стародубцев был генеральным директором «ПАНОРАМА. Оконные и дверные системы», а также учредителем ООО «ПАНОРАМА Алюминиевые строительные системы», о чем свидетельствуют копии Учредительного договора о создании ООО «ПАНОРАМА Алюминиевые строительные системы» и трудовой книжки Стародубцева И.О.;

- компании «ПАНОРАМА Алюминиевые строительные системы» и «Первый Оконный Завод» имели общего учредителя Сидорова И.А.;

- более 20 лет указанные компании работают на российском рынке и используют обозначение «Панорама» для индивидуализации своей продукции в области производства пластиковых окон и дверей, деревянных окон, перегородок и ограждающих конструкций, жалюзи и рулонных штор, остекления и отделки лоджий и балконов, ремонта пластиковых окон и дверей;

- работы производились на следующих объектах: Дом Правительства Ленинградской области, Ледовый дворец, Дом мод на Петроградской, Ладожский вокзал, Акватория, гипермаркет «Лента», другие торговые и бизнес-центры, фабрика «Липтон», Геологический институт, Первая мебельная фабрика и др. объекты;

- ООО «Панорама» является владельцем доменного имени oknapanorama.ru, имеет сайт в сети Интернет, на котором содержится подробная информация о деятельности компании и производимых ею товарах;

- «Окна Панорама» является победителем годового рейтинга «ТОП-20» лучших оконных компаний России; ООО «Панорама» получило благодарность губернатора Санкт-Петербурга за вклад в подготовку чемпионата мира по хоккею с шайбой 2000 года;

- в результате активного использования обозначения «Панорама» до даты приоритета оспариваемого товарного знака оно стало восприниматься потребителями как товарный знак группы компаний «Панорама», в связи с чем регистрация товарного знака на имя лица, не входящего в указанную группу компаний, способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров;

- вышеуказанные обстоятельства были приняты во внимание при рассмотрении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «ПАНОРАМА» по свидетельству №183491, которое было удовлетворено, а правовая охрана указанного товарного знака была признана недействительной частично в отношении части товаров 06, 19 и услуг 37, 40, 42 классов МКТУ;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком «ОКНА ПАНОРАМА» по свидетельству №386755, принадлежащим лицу, подавшему возражение, за счет доминирования в знаках словесного элемента «ПАНОРАМА», зарегистрированному в отношении товаров 19 класса МКТУ, однородных товарам 06 класса МКТУ оспариваемой регистрации;

- оспариваемый знак сходен до степени смешения с коммерческим обозначением «ПАНОРАМА», используемым группой компаний «Панорама» для индивидуализации своих предприятий, производимой продукции и оказываемых услуг и приобрело широкую известность среди потребителей;

- регистрация №555131 товарного знака нарушает пункт 8 статьи 1483 Кодекса, поскольку оспариваемый знак является сходным до степени смешения с оригинальной частью фирменного наименования ООО «ПАНОРАМА. Оконный завод», право на которое возникло ранее (08.09.2008) даты приоритета оспариваемого товарного знака (13.03.2014);

- словесный элемент «ПАНОРАМА» является оригинальной частью полного фирменного наименования;

- с момента возникновения ООО «ПАНОРАМА. Оконный завод» вело активную коммерческую деятельность, связанную с производством, монтажом и ремонтом окон и дверей, остеклением, отделкой и обшивкой лоджий и балконов, относящуюся к 06, 35, 39, 40 и 42 классам МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №555131 недействительной в отношении всех товаров и услуг.

К возражению приложены копии следующих документов:

- договор о совместной деятельности от 02.07.2009 [1];

- сведения из ЕГРЮЛ относительно ООО «ПАНОРАМА. Оконный завод» [2];

- сведения из ЕГРЮЛ относительно ООО «ПАНОРАМА. Алюминиевые строительные системы» [3];

- свидетельство о государственной регистрации ООО «Первый Оконный Завод» от 23.10.2007 [4];

- решение единственного участника ООО «Первый Оконный Завод» от 01.09.2008 [5];

- решение №1 о создании ООО «Первый Оконный Завод» от 08.10.2007 [6];

- протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Первый Оконный Завод» от 05.12.2007 [7];

- договор от 05.12.2007 купли-продажи части доли в уставном капитале ООО «Первый Оконный Завод», зарегистрированный МИФНС РФ №15 от 23.10.2007 [8];

- свидетельство о государственной регистрации ООО «ПАНОРАМА. Алюминиевые строительные системы» [9];

- учредительный договор о создании ООО «ПАНОРАМА. Алюминиевые строительные системы» от 04.04.1996 (первая страница) [10];

- учредительный договор о создании ООО «ПАНОРАМА. Алюминиевые строительные системы» от 15.12.1998, новая редакция (первая страница) [11];

- устав ООО «ПАНОРАМА. Алюминиевые строительные системы», утв. 04.04.1996 [12];

- выборочные страницы трудовой книжки Стародубцева И.О. [13];

- договор №20091014-001 от 14.10.2009 [14];

- договор об оказании рекламных услуг Гугл от 09.06.2014 №3669825828 [15];

- фотографии вывесок «Окна ПАНОРАМА» [16];

- договор на размещение рекламы №14г/02-215 от 24.02.2015 [17];

- договор подряда №12 от 11.02.2014 [18];

- фотография рекламного баннера на сайте https://ba.yandex.ru [19];

- рекомендательное письмо компании ШУКО Интернешнл КГ от 24.11.2001 [20];

- рекомендательное письмо компании Дорма от 19.11.2014 [21];

- лицензия на осуществление строительной деятельности от 07.08.1996 [22];

- инвойсы компании Deceunick NV за 1995 г. [23];

- рекламные материалы окон «ПАНОРАМА» за 1995 – 1999 гг [24];

- сертификаты соответствия продукции ООО «ПАНОРАМА. Оконный завод» от 27.12.2012 и 01.10.2012 [25];

- благодарственное письмо губернатора Санкт-Петербурга в адрес ООО «Панорама» [26];

- распечатка реестра доменных имен whois-service.ru [27];

- распечатки страниц Интернет-сайтов [28];

- рекламный буклет компании «ПАНОРАМА. Алюминиевые строительные системы» [29];

- награды, дипломы и грамоты ООО «ПАНОРАМА. Оконный завод» [30];

- Постановление Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 [31];

- Постановления Суда по интеллектуальным правам [32];

- Постановления Десятого и Четырнадцатого апелляционного судов [33];

- решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 22.03.2016 о признании недействительным частично правовой охраны товарного знака по свидетельству №183491 [34].

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель представил просьбу о переносе заседания коллегии на более поздний срок, мотивированную тем, что в Суде по интеллектуальным правам обжалуется решение Роспатента, касающееся признания недействительным частично правовой охраны товарного знака по свидетельству №183491 по делу №СИП-280/2016.

Коллегия отказала в удовлетворении просьбы о переносе даты рассмотрения возражения, поскольку наличие судебного спора, не касающегося оспариваемого товарного знака, не является основанием для переноса заседания коллегии.

На заседании коллегии лицом, подавшим возражение, был уточнен объем притязаний, в частности, снято основание по пункту 6 статьи 1483 Кодекса и представлено ходатайство о признании недействительным предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству №555131 в отношении следующих товаров и услуг: 06 класса МКТУ – «анкеры, арматура строительная металлическая, бегунки для раздвижных дверей металлические, блоки оконные, болты металлические, гайки металлические, гвозди, входящие в 06 класс, двери металлические, дверные ручки металлические, дверные таблички металлические, жалюзи металлические, заклепки металлические, карнизы металлические, колесики металлические для мебели, фурнитура металлическая для мебели, обивочные гвозди, облицовки для стен строительные металлические, обшивки строительные металлические, ограждения решетчатые металлические, окна металлические, окна створчатые металлические, ограничители металлические, палисады металлические, панели строительные металлические, перекрытия металлические, сооружения металлические, в том числе передвижные, ставни металлические, стальные конструкции, строительная арматура металлическая, строительные кронштейны консоли, строительные материалы металлические, строительные покрытия и облицовка металлические, форточки металлические, хомуты металлические, цепи металлические, щиты строительные металлические, шурупы металлические, щеколды металлические»; 19 класса МКТУ – «деревянные панели, обшивки, планки, доски тонкие строительные, рейки (под обшивку стен), доски для настилов, полов, дранка; древесина поделочная, древесина фанеровочная, древесина, частично обработанная, древесина формуемая, обшивки деревянные, панели деревянные, паркет, пиломатериалы, планки строительные деревянные, фанера клееная многослойная»; 35 класса МКТУ – «розничная продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа непродовольственных товаров, продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; услуги оптовой и розничной продажи; магазины; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям; продажа товаров народного потребления», 37 класса МКТУ – «изоляция зданий при строительстве, информация по вопросам ремонта, информация по вопросам строительства, каменно-строительные работы, монтаж строительных лесов, малярные работы, строительство киосков и павильонов для рынков и ярмарок, строительство, штукатурные работы», 42 класса МКТУ – «архитектура; дизайн промышленный; инжиниринг; консультации по вопросам архитектуры; разработка планов в области строительства».

Изучив материалы дела и выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (13.03.2014) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу с 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №555131 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «ПАНОРАМА», в котором буква «О» выполнена стилизованной в виде оконного проема оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 06, 19, 20 и услуг 35, 37, 42, 43 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары и оказывающего услуги.

Оспариваемое обозначение не содержит в своем составе ложных или способных ввести потребителя в заблуждение элементов. Вместе с тем, существует вероятность введения потребителя в заблуждение через ассоциации, связанные с иным лицом, а не правообладателем оспариваемого товарного знака.

Возникновение указанных ассоциаций стало возможным в силу интенсивного и длительного использования до даты приоритета оспариваемого товарного знака фонетически и семантически тождественного с ним обозначения при производстве однородных товаров/услуг и продвижении их на российском потребительском рынке.

Анализ оспариваемого товарного знака показал, что он является фонетически и семантически тождественным обозначению «Панорама», используемому группой компаний «ПАНОРАМА», в своей хозяйственной деятельности, в том числе до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Согласно материалам возражения обозначение «Панорама» использовалось группой компаний, в которую входили ООО «ПАНОРАМА Оконные и дверные системы», ООО «ПАНОРАМА Алюминиевые и строительные системы», ООО «Первый Оконный Завод», впоследствии переименованное в ООО «ПАНОРАМА. Оконный завод», причем ООО «ПАНОРАМА Алюминиевые и строительные системы» и ООО «Первый Оконный Завод» имели общего учредителя (далее – группа компаний «ПАНОРАМА»)[6-11, 20, 21].

Обозначение «Панорама» более 20 лет используется при производстве оконных и дверных систем, пластиковых окон и дверей, деревянных окон, перегородок и ограждающих конструкций и комплектующих к ним, а также при предоставлении услуг по остеклению зданий, установке, ремонту и замене окон и дверей.

Работая на строительном рынке, группа компаний «ПАНОРАМА» зарекомендовала себя как надежный и проверенный поставщик конструкций, как для крупнейших строительных объектов, так и для многочисленных частных заказчиков. В частности, были проведены работы по остеклению фасадов и кровли на таких крупных объектах Санкт-Петербурга и Ленинградской области как Дом Правительства Ленинградской области, Ледовый дворец, бизнес-центр «Дом Северной Столицы», бизнес-центр «Дом Белые Ночи», бизнес-центр «Акватория», административное здание Сбербанка России, Ладожский вокзал, автосалон MAZDA «Евросиб-Авто», универмаг «Пассаж», административно-бытовой комплекс на Юго-Западе, строительный супермаркет «МаксиДом» и др. Среди заказчиков «ПАНОРАМЫ» правительство Ленинградской области, английская компания «Henry Chichester», Петербургское агентство недвижимости, шотландская строительная компания «Marrisan Construction», Сбербанк России, Сбербанк-VMB-Инвест, финансовая компания «Балт-Груп» и др.[24, 29]

Таким образом, материалы возражения свидетельствуют о том, что обозначение «Панорама» было введено в гражданский оборот для индивидуализации оконных и дверных систем, услуг по остеклению зданий, балконов и лоджий до даты приоритета оспариваемого товарного знака, приобрело известность среди потребителей и благодаря его интенсивному использованию стало ассоциироваться с иным лицом, не с правообладателем оспариваемого товарного знака, тем более при отсутствии сведений об использовании им этого знака, как до даты приоритета товарного знака по свидетельству №555131, так и после нее.

Как следует из возражения, обозначение «Панорама» использовалось и используется в области производства, установки и ремонта оконных и дверных систем и комплектующих к ним, остекления фасадов и кровли зданий, что позволяет соотнести эту деятельность с частью товаров 06, 19 и услуг 37, 40 и 42 классов МКТУ, указанных в свидетельстве №555131 на товарный знак со словесным элементом «ПАНОРАМА», а именно: 06 – «анкеры, арматура строительная металлическая, бегунки для раздвижных дверей металлические, блоки оконные, болты металлические, гайки металлические, гвозди, входящие в 06 класс, двери металлические, дверные ручки металлические, дверные таблички металлические, жалюзи металлические, заклепки металлические, карнизы металлические, колесики металлические для мебели, фурнитура металлическая для мебели, обивочные гвозди, облицовки для стен строительные металлические, обшивки строительные металлические, ограждения решетчатые металлические, окна металлические, окна створчатые металлические, ограничители металлические, палисады металлические, панели строительные металлические, перекрытия металлические, сооружения металлические, в том числе передвижные, ставни металлические, стальные конструкции, строительная арматура металлическая, строительные кронштейны консоли, строительные материалы металлические, строительные покрытия и облицовка металлические, форточки металлические, хомуты металлические, цепи металлические, щиты строительные металлические, шурупы металлические, щеколды металлические»; 19 – «деревянные панели, обшивки, планки, доски тонкие строительные, рейки (под обшивку стен), доски для настилов, полов, дранка; древесина поделочная, древесина фанеровочная, древесина, частично обработанная, древесина формуемая, обшивки деревянные, панели деревянные, паркет, пиломатериалы, планки строительные деревянные, фанера клееная многослойная»; 37 – «изоляция зданий при строительстве, информация по вопросам ремонта, информация по вопросам строительства, каменно-строительные работы, монтаж строительных лесов, малярные работы, строительство киосков и павильонов для рынков и ярмарок, строительство, штукатурные работы»; 42 – «архитектура, дизайн промышленный, инжиниринг, консультации по вопросам архитектуры, разработка планов в области строительства».

В связи с указанным регистрация оспариваемого товарного знака на имя иного лица, а также дальнейшая деятельность под этим обозначением в области производства однородных товаров и услуг способны ввести потребителя в заблуждение относительно их производителя, что свидетельствует о несоответствии товарного знака по свидетельству №555131 в отношении вышеуказанных товаров и услуг требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых также испрашивается признание предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №555131 недействительным, то материалы возражения не содержат каких-либо данных о деятельности группы компаний «ПАНОРАМА» в области продажи и продвижения товаров, что не позволяет признать, что для таких услуг как «розничная продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа непродовольственных товаров, продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; услуги оптовой и розничной продажи; магазины; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям; продажа товаров народного потребления» оспариваемый знак будет ассоциироваться в сознании потребителя с лицом, подавшим возражение, а не его правообладателем.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Указанное несоответствие обосновывается в возражении тем, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с коммерческим обозначением «ПАНОРАМА», используемым группой компаний «Панорама», право на которое возникло у лица, подавшего возражение, раньше даты приоритета оспариваемого знака.

К коммерческим обозначениям относят, как правило, обозначения, используемые в коммерческой деятельности для индивидуализации своего предприятия. Коммерческое обозначение не подлежит обязательному включению в учредительные документы и ЕГРЮЛ.

Материалы возражения не содержат документов, подтверждающих факт использования коммерческого обозначения «ПАНОРАМА» лицом, подавшим возражение, для индивидуализации предприятия по производству товаров или оказанию услуг.

Вместе с тем, следует согласиться с лицом, подавшим возражение, в отношении того, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с частью фирменного наименования ООО «ПАНОРАМА. Оконный завод», право на которое возникло до даты приоритета оспариваемого знака, о чем свидетельствует выписка из ЕГРЮЛ [2].

Однако материалы возражения не содержат документов, свидетельствующих об осуществлении деятельности под указанным фирменным наименованием до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В силу указанного у коллегии отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству №555131 не соответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 16.10.2015, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №555131 недействительным в отношении следующих товаров и услуг: 06 класса МКТУ

– «анкеры, арматура строительная металлическая, бегунки для раздвижных дверей металлические, блоки оконные, болты металлические, гайки металлические, гвозди, входящие в 06 класс, двери металлические, дверные ручки металлические, дверные таблички металлические, жалюзи металлические, заклепки металлические, карнизы металлические, колесики металлические для мебели, фурнитура металлическая для мебели, обивочные гвозди, облицовки для стен строительные металлические, обшивки строительные металлические, ограждения решетчатые металлические, окна металлические, окна створчатые металлические, ограничители металлические, палисады металлические, панели строительные металлические, перекрытия металлические, сооружения металлические, в том числе передвижные, ставни металлические, стальные конструкции, строительная арматура металлическая, строительные кронштейны консоли, строительные материалы металлические, строительные покрытия и облицовка металлические, форточки металлические, хомуты металлические, цепи металлические, щиты строительные металлические, шурупы металлические, щеколды металлические»; 19 класса МКТУ – «деревянные панели, обшивки, планки, доски тонкие строительные, рейки (под обшивку стен), доски для настилов, полов, дранка; древесина поделочная, древесина фанеровочная, древесина, частично обработанная, древесина формуемая, обшивки деревянные, панели деревянные, паркет, пиломатериалы, планки строительные деревянные, фанера клееная многослойная»; 37 класса МКТУ – «изоляция зданий при строительстве, информация по вопросам ремонта, информация по вопросам строительства, каменно-строительные работы, монтаж строительных лесов, малярные работы, строительство киосков и павильонов для рынков и ярмарок, строительство, штукатурные работы», 42 класса МКТУ – «архитектура; дизайн промышленный; инжиниринг; консультации по вопросам архитектуры; разработка планов в области строительства».