Товарный знак по свидетельству № 641670 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.01.2018 по заявке № 2016724419 с приоритетом от 06.07.2016 в отношении услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «АЙ КОНТЕКСТ ГРУПП», Москва (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки было зарегистрировано в качестве товарного знака по свидетельству № 641670 словесное обозначение «», выполненное буквами латинского алфавита.

В поступившем 30.01.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 6 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ с товарными знаками по свидетельству № 525156, «ICON INTERACTIVE CONTACT» по свидетельству № 536576 и «ICON INTEGRATED CONTACT» по свидетельству № 543717, охраняемыми на имя лица, подавшего возражение, и имеющими более ранние приоритеты, так как сравниваемые знаки ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия в их составе тождественных «сильных» элементов – «ICON».

При этом в возражении указано, что оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего услуги, ввиду его сходства с вышеуказанными противопоставленными товарными знаками, используемыми лицом, подавшим возражение, и известными широкому кругу потребителей, а также сходен до степени смешения в отношении однородных услуг с его фирменным наименованием, право на которое возникло у него 24.02.2009, то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, в связи с государственной регистрацией компетентным органом данного юридического лица.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению были приложены только лишь выписка из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о лице, подавшем возражение [1], и распечатки сведений с его сайта в сети Интернет [2].

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, корреспонденцией, поступившей 27.06.2019, был представлен на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что сравниваемые знаки не являются сходными, так как оспариваемый товарный знак представляет собой единое (неделимое) фантазийное слово, а противопоставленные товарные знаки – изобразительное обозначение, не имеющее словесного характера, и словесные обозначения, состоящие из трех слов и являющиеся устойчивыми едиными (неделимыми) словосочетаниями, в силу чего они отличаются количеством слов, слогов, звуков и букв и составом звуков и букв.

При этом в отзыве правообладателем было отмечено, что услуги, для индивидуализации которых служат сравниваемые знаки, реально оказываются лицом, подавшим возражение, и правообладателем в разных узкоспециализированных сегментах на рынке соответствующих услуг, в силу чего отсутствует возможность их смешения, а отсутствие сходства у сравниваемых знаков не позволяет прийти к выводу о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего услуги, причем данный товарный знак воспроизводит коммерческое обозначение, которое задолго до даты его приоритета уже использовалось правообладателем.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву правообладателем были приложены копия письма организации – его партнера [3] и распечатки сведений из сети Интернет [4].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (06.07.2016) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с абзацем 2 пункта 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение «». Совершенно очевидно то, что оно образовано из двух хорошо известных российским потребителям, логически обособляемых ими, лексических единиц английского языка – «ICON» («икона, значок, изображение») и «GROUP» («группа») (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Переводы» – https://dic.academic.ru).

При этом фонема «ICON» несет в данном обозначении основную индивидуализирующую нагрузку, так как она акцентирует на себе внимание, занимая начальное положение, в то время как фонема «GROUP», ввиду весьма частого использования этого слова в товарных знаках, сама по себе не обладает различительной способностью, что обусловливает вывод о доминировании в оспариваемом товарном знаке именно слова «ICON».

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена с приоритетом от 06.07.2016 в отношении услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 525156 с приоритетом от 24.07.2012 представляет собой комбинированное обозначение , состоящее из словесного элемента «ICON», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Его центральные шрифтовые единицы стилизованы под изображение округлой фигуры с изменяющимися оттенками черного цвета. Однако, несмотря на такую их графическую проработку, они все же достаточно легко прочитываются как соответствующие определенные буквы латинского алфавита, и данное обозначение, следовательно, не теряет своего словесного характера.

Отсюда следует, что в нем доминирует именно словесный элемент «ICON», так как он занимает бóльшую часть пространства и запоминается легче, чем некоторая графическая проработка части его шрифтовых единиц.

Противопоставленные товарные знаки «ICON INTERACTIVE CONTACT» по свидетельству № 536576 с приоритетом от 28.03.2011 и «ICON INTEGRATED CONTACT» по свидетельству № 543717 с приоритетом от 12.07.2013 представляют собой словесные обозначения, в которых также доминирует слово «ICON», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, так как оно акцентирует на себе внимание, занимая начальное положение, в то время как словосочетания «INTERACTIVE CONTACT» и «INTEGRATED CONTACT», в переводе с английского языка означающие «интерактивный контакт» и «интегрированный контакт», являются «слабыми» элементами, не способными самостоятельно нести индивидуализирующую нагрузку в этих товарных знаках, поскольку они всего лишь указывают на определенную область экономической деятельности их правообладателя.

Так, интерактивный и интегрированный маркетинг являются определенными видами маркетинга, характеризующимися соответствующими особенностями взаимодействия (контакта) при оказании соответствующих услуг.

Интерактивный маркетинг – это маркетинг сервисной организации, исходящий из того, что качество предоставленной услуги включает качество взаимоотношений между продавцом услуги и клиентом, а интегрированный маркетинг – это маркетинг, основанный на единстве внешнего и внутреннего маркетинга, чтобы поставить на службу интересам потребителей деятельность всех подразделений организации (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Финансовый словарь» – https://dic.academic.ru).

Контакт – это связь, взаимодействие, согласованность в работе, взаимопонимание (см. там же – Большой Энциклопедический словарь).

Противопоставленные товарные знаки охраняются на имя лица, подавшего возражение, в отношении услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ и образуют собой для этих услуг целую серию товарных знаков с единым, доминирующим в их составе, повторяющимся (серийным) словесным элементом «ICON».

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленной серии товарных знаков показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу фонетического и семантического тождества доминирующих в их составе, как было указано выше, слов «ICON».

Сходство сравниваемых знаков усиливается еще и за счет того, что они выполнены буквами одного и того же (латинского) алфавита.

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков по графическому критерию сходства обозначений (по шрифтовому исполнению, количеству слов, букв и составу букв) играют лишь второстепенную роль при восприятии этих товарных знаков в целом.

При сравнительном анализе оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют именно фонетический и семантический факторы, на основе которых и было установлено их сходство. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как данные признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (см. пункт 42 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Все услуги 35, 41 и 42 классов МКТУ, приведенные в перечне услуг оспариваемой регистрации товарного знака, и услуги 35, 41 и 42 классов МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки, совпадают, соотносятся друг с другом как вид-род либо относятся к одним и тем же определенным родовым группам услуг, а именно, соответственно, услуги по продвижению и рекламе товаров, маркетинговые услуги, посреднические бизнес-услуги и услуги помощи бизнесу, офисные услуги, услуги издательские, услуги по созданию видео- и фотопроизведений, услуги в сфере образования и обучения, услуги в сфере развлечений, услуги в сфере компьютерных технологий и услуги дизайна, то есть в пределах вышеуказанных соответствующих определенных родовых групп услуг они являются, собственно, однородными услугами, что правообладателем никак в отзыве не оспаривается.

Что касается довода правообладателя о том, что лицо, подавшее возражение, и правообладатель осуществляют свою реальную экономическую деятельность в разных сегментах на рынке соответствующих услуг, то следует отметить, что при сопоставительном анализе товарных знаков оценивается вовсе не реальное использование этих знаков их владельцами, а однородность именно тех конкретных услуг в соответствующих их формулировках, для индивидуализации которых данные товарные знаки предназначены согласно сравниваемым определенным перечням услуг в регистрациях товарных знаков.

В силу изложенных выше обстоятельств, то есть в результате сопоставления соответствующих перечней услуг оспариваемой и противопоставленных регистраций товарных знаков, усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) товарные знаки, одному лицу, оказывающему услуги.

Указанное обусловливает вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков до степени смешения в отношении соответствующих однородных услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ.

Таким образом, оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех услуг.

Установленный факт сходства до степени смешения в отношении соответствующих однородных услуг оспариваемого товарного знака и принадлежащих именно лицу, подавшему возражение, противопоставленных товарных знаков с более ранними приоритетами обусловливает вывод о наличии у лица, подавшего возражение, заинтересованности, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, в оспаривании предоставления правовой охраны данному товарному знаку по указанному в возражении правовому основанию, предусмотренному, собственно, пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Довод правообладателя о том, что оспариваемый товарный знак воспроизводит коммерческое обозначение, которое задолго до даты приоритета этого товарного уже использовалось им, никак не опровергает вышеуказанные выводы коллегии по мотиву возражения, связанному с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса. К тому же, следует отметить и то, что вовсе отсутствуют какие-либо документы, которые подтверждали бы указанное правообладателем обстоятельство. Письмо [3] и распечатки сведений из сети Интернет [4] такими документами никак не являются.

Вместе с тем, действительно отсутствуют какие-либо фактические основания для признания оспариваемого товарного знака способным ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего соответствующие услуги, и сходным до степени смешения в отношении однородных услуг с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, то есть не соответствующим еще и требованиям пунктов 3 и 8 статьи 1483 Кодекса, так как в материалах возражения были представлены только лишь выписка из Единого государственного реестра юридических лиц [1] и распечатки сведений с сайта лица, подавшего возражение, в сети Интернет [2], которые сами по себе никак не могут свидетельствовать о фактах введения им конкретных услуг в гражданский оборот в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 30.01.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 641670 недействительным полностью.