Оспариваемый товарный знак по заявке № 2007739423/50 с приоритетом от 14.12.2007 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.06.2009 в отношении товаров 09, 11, услуг 35, 37, 38, 42 классов МКТУ, указанных в свидетельстве за № 382408, на имя Кабанова Аркадия Аркадьевича, г. Омск (далее - правообладатель). Правовая охрана предоставлена знаку в следующем цветовом сочетании "серо-голубой, красный".

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано обозначение, представляющее собой «словесную аббревиатуру «ЭТИС», которая сформирована из начальных букв двух словосочетаний «ЭТ» - энергосберегающие технологии, «ИС» - инженерные системы».

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 21.07.2009 лицо, его подавшее, оспаривает правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 382408, поскольку, по его мнению, она не соответствует требованиям, установленным статьями 1483 (пункт 8) и 1478 Кодекса.

Нарушение указанных требований Кодекса обосновывается в возражении следующими доводами:

- заявителем по заявке № 2007739423/50 с приоритетом от 14.12.2007 является физическое лицо – Кабанов Аркадий Аркадьевич;

- согласно сведениям, полученным из Федеральной налоговой службы, государственная регистрация физического лица Кабанова Аркадия Аркадьевича в качестве индивидуального предпринимателя была произведена 01.09.2008, то есть позже даты подачи (14.12.2007) заявки № 2007739423/50;

- заявка № 2007739423/50 была подана физическим лицом, не являющимся на дату ее подачи (14.12.2007) зарегистрированным индивидуальным предпринимателем и не имеющим права на подачу заявки на регистрацию товарного знака;

- из законодательства следует, что заявитель должен быть юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем также и на дату подачи заявки;

- временный интервал, в течение которого правообладателем оспариваемого товарного знака по свидетельству № 382408 являлось физическое лицо, не являющееся предпринимателем, составил 8,5 месяца;

- в оспариваемом комбинированном товарном знаке по свидетельству № 382408 доминирующее положение занимает словесный элемент «ЭТИС», выполненный в оригинальной прорисовке;

- фирменное наименование лица, подавшего возражение, содержит указание на организационно-правовую форму, а также слово «СЕРВИС», которое обозначает род деятельности;

- словесный элемент «ЭТИС» оспариваемого товарного знака по свидетельству № 382408 является тождественным оригинальной части фирменного наименования лица, подавшего возражение;

- лицо, подавшее возражение, получило право на фирменное наименование, содержащее словесный элемент «ЭТИС», ранее даты приоритета (14.12.2007) заявки № 2007739423/50;

- оспариваемый знак по свидетельству № 382408 зарегистрирован, в том числе, в отношении услуг 37 класса МКТУ «строительство, ремонт, установка оборудования»;

- согласно уставным документам основными видами деятельности лица, подавшего возражение, являются монтаж и техническое обслуживание различных систем, инженерного оборудования, ремонт приборов, строительство зданий и сооружений;

- с учетом однородности услуг 37 класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству № 382408 и услуг, которые оказывает лицо, подавшее возражение, под своим фирменным наименованием, в той же области, можно сделать вывод о том, что существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг одному производителю;

- уже более восьми лет лицо, подавшее возражение, предлагает и оказывает услуги в области строительства, сервисного обслуживания, ремонта, санитарно-технических работ, монтажа инженерных систем, технологического оборудования, установке автоматизированных систем управления, пуско-наладочных работ, т.д., что свидетельствует о его заинтересованности при подаче возражения от 21.07.2009;

- лицо, подавшее возражение, использует слово «ЭТИС» в документообороте, как средство индивидуализации юридического лица, осуществляющего деятельность в вышеуказанной сфере.

В обоснование своих доводов лицо, подавшее возражение, вместе с материалами возражения от 21.07.2009, а также на заседании коллегии, состоявшемся 15.03.2010, представило копии следующих материалов:

- выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ИП Кабанов А.А.)- на 2 л. (1);

- справки от 14.07.2009 № 06-20/27769, выданной Федеральной налоговой службой по Омской области – на 1 л. (2);

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ЭТИС-СЕРВИС» – на 3 л. (3);

- свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «ЭТИС-СЕРВИС» - на 1 л. (4);

- свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 – на 1 л. (5);

- устава ООО «ЭТИС-СЕРВИС» в редакции 15.02.2001 – на 8 л. (6);

- устава ООО «ЭТИС-СЕРВИС» от 2007 – на 3 л. (7);

- свидетельства о регистрации устава ООО «ЭТИС-СЕРВИС» от 2007 – на 1 л. (8);

- лицензии за № Д583008 от 20.06.2005 – на 1 л. (9);

- информационных писем Госкомитета РФ по статистике – на 2 л. (10);

- сертификата от 03.06.2005 и информации о производителе – на 2 л. (11);

- переписки с ведомством – на 6 л. (12);

- страниц печатных изданий «Комсомольская правда», «Строй-газета», 2009 – на 2 л. (13);

- благодарственного письма от администрации города Омска – на 1 л. (14).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 382408 полностью, а именно, в отношении всех товаров 09, 11, услуг 35, 37, 38, 42 классов МКТУ.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении от 21.07.2009 правообладатель отсутствовал на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 15.03.2010. Вместе с этим, правообладатель в обоснование своей позиции относительно правомерности предоставления правовой охраны принадлежащего ему товарного знака по свидетельству № 382408 представил отзыв за № 9 от 20.11.2009, доводы которого сведены к следующему:

- в качестве индивидуального предпринимателя А.А. Кабанов осуществлял деятельность и состоял на налоговом учете в инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации с 15.03.1994 по 16.05.2005, а также возобновил деятельность с 01.09.2008 по настоящее время;

- Кабанов А.А. является учредителем нескольких предприятий, в фирменное наименование которых входит словесный элемент «ЭТИС»: ООО «НПФ «ЭТИС» (дата регистрации от 17.03.1994), ООО «ПКБ «ЭТИС-автоматика» (дата регистрации от 24.09.2007), ООО «ЭТИС-ИТЦ» (дата регистрации от 20.12.2007);

- в ООО «ЭТИС-ИТЦ» Кабанов А.А. с 2007 года по настоящее время является единственным участником и директором;

- Кабанов А.А. являлся одним из двух учредителей юридического лица, подавшего возражение, и согласно договору купли-продажи от 12.12.2007 доли передал свою долю в уставном капитале бывшему партнеру Пашковскому А.Н.;

- Пашковским А.Н. в 2007 созданы несколько предприятий (ООО «НПК «ЭТИС», ООО «ЭТИС-Техпром», ООО «ЭТИС-недвижимость»), фирменное наименование которых содержит слово «ЭТИС»;

- Кабанов А.А. является единственным учредителем предприятия ООО «НПФ «ЭТИС», которое было создано 17.03.1994, то есть ранее даты создания организации лица, подавшего возражение (15.02.2001);

- ООО «НПФ «ЭТИС», ООО «ПКБ «ЭТИС-автоматика» обладают соответствующими лицензиями на осуществление однородной деятельности в области строительства;

- словесный элемент «ЭТИС» обладает смысловым значением: энергосберегающие технологии и системы, либо представляет собой сокращение от «ЭТ» - энергосберегающие технологии, «ИС» - инженерные системы;

- согласно договору авторского заказа от 03.02.2001 Кабанов А.А. заказал дизайнеру разработку оригинального графического решения обозначения со словом «ЭТИС» и принял его согласно акту приема-передачи от 12.04.2001 с целью обозначения товаров и услуг;

- в 2001 году Кабанов А.А. стал правообладателем обозначения «ЭТИС» и ввел его в гражданский оборот как средство индивидуализации, то есть коммерческого обозначения для группы предприятий, в которых он был учредителем и руководителем, в том числе и для обозначения выполняемых услуг в качестве индивидуального предпринимателя;

- в настоящее время Кабанов А.А. активно использует принадлежащее ему в силу договора авторского заказа от 03.02.2001 исключительное право на результат интеллектуальной деятельности [графическое решение слова «ЭТИС»] в своей деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, а также в деятельности ООО «НПФ «ЭТИС», ООО «ПКБ «ЭТИС-автоматика», ООО «ЭТИС-ИТЦ»;

- в Федеральной антимонопольной службе по Омской области возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

В подтверждение своей позиции правообладатель представил следующие копии материалов:

- сведения о товарном знаке по свидетельству № 382408 – на 2 л. (15);

- сведения о заявителе Кабанове А.А. и заявленном перечне товаров/услуг по заявке № 2007739423/50 – на 1 л. (16);

- справка из инспекции Федеральной налоговой службы за № 10-22/036728 от 29.10.2009 – на 1 л. (17);

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 20.12.2007, ООО «НПФ «ЭТИС» - на 2 л. (18);

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 21.05.2009, ООО «ПКБ «ЭТИС-автоматика» - на 6 л. (19);

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от 01.09.2008 - на 2 л. (20);

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 10.08.2009, ООО «ЭТИС-СЕРВИС» - на 4 л. (21);

- учредительный договор ООО «ЭТИС-СЕРВИС» от 25.12.2000 – на 2 л. (22);

- договор купли - продажи доли от 12.12.2007 – на 2 л. (23);

- лицензии, выданные ООО «НПФ «ЭТИС», ООО «ПКБ «ЭТИС-автоматика» - на 7 л. (24);

- договор № 376 от 18.01.2000 на проведение работ по контролю за соблюдением условий осуществления лицензируемой деятельности по ремонту средств измерений

– на 2 л. (25);

- договор от 03.02.2001 на разработку оригинального графического решения и документация к нему – на 6 л. (26);

- заявление о нарушение исключительных прав в Федеральную антимонопольную службу – на 8 л. (27);

- определение и приказ Федеральной антимонопольной службы о назначении и возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства – на 2 л. (28);

- государственный контракт № 2к от 22.12.2006 на оказание услуг – на 1 л. (29);

- отзыв, рекомендательные и благодарственные письма за 2009, 2008, 2007, 2006, диплом за 2007 – на 8 л. (30);

- газеты, рекламные буклеты – 3 экз. (31).

Лицо, подавшее возражение, представило отзыв за № 188 от 11.03.2010 на отзыв правообладателя, доводы которого сведены к следующему:

- на дату подачи заявки № 2007739423/50 Кабанов А.А. не являлся индивидуальным предпринимателем и не обладал правом на подачу данной заявки;

- статус индивидуального предпринимателя имеет отличия от статуса юридического лица, поскольку на предпринимателя распространяются законодательные нормы, регулирующие правовое положение гражданина (физического лица);

- право на товарный знак не является правом гражданина (физического лица);

- Кабанов А.А. был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в период с 15.03.1994 по 16.05.2005 и после 16.05.2005 был не вправе осуществлять действия, предусмотренные Законом Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон);

- положения Кодекса подразумевают, что физическое лицо никоим образом не может распоряжаться исключительным правом на фирменное наименование, приобрести это право и т.п., поскольку по отношению к юридическому лицу оно является «другим лицом», при этом участники хозяйственного товарищества имеют в отношении этого юридического лица лишь обязательственные права;

- в тексте устава ООО «НПФ «ЭТИС» нет упоминания о правах его участника Кабанова А.А. на наименование «ЭТИС»;

- с 2001 по 2007 годы действовали два юридических лица (ООО «НПФ «ЭТИС» и ООО «ЭТИС-СЕРВИС»), в различительной части фирменных наименований которых было использовано слово «ЭТИС», при этом Кабанов А.А. и Пашковский А.Н. были участниками этих обществ с равными долями в уставном капитале;

- в декабре 2007 года бывшие партнеры Кабанов А.А. и Пашковский А.Н. стали единственными участниками в соответствующем обществе и учредили другие организации, фирменные наименования которых включают слово «ЭТИС»;

- участник общества – физическое лицо, и юридическое лицо являются разными участниками гражданского права;

- заявителем и правообладателем оспариваемого товарного знака по свидетельству № 382408 является физическое лицо – Кабанов А.А., при этом не имеет значения тот факт, что Кабанов А.А. является единственным учредителем ООО «НПФ «ЭТИС»;

- решением Арбитражного суда Омской области от 14.07.2009 по делу № А46- 3678/2009 ООО «НПФ «ЭТИС» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении этого общества открыто конкурсное производство, срок которого продлен до 14.05.2010;

- в связи с тем, что ООО «НПФ «ЭТИС» находится в стадии ликвидации, по завершению которой будет прекращено действие исключительного права на фирменное наименование, то обладателем исключительного права на средство индивидуализации, включающее слово «ЭТИС», возникшего ранее, чем права на все другие фирменные наименования и ранее, чем право на оспариваемый товарный знак по свидетельству № 382408, является лицо, подавшее возражение;

- использование обозначения «ЭТИС» несколькими юридическими лицами исключает наличие исключительного права на это обозначение как на коммерческое обозначение;

- коммерческое обозначение должно отвечать условию, а именно: «употребление обозначения правообладателем, то есть одним лицом, для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории»;

- принадлежность Кабанову А.А. исключительного права на оспариваемый товарный знак по свидетельству № 382408 как на коммерческое обозначение не подтверждена документально;

- лицо, подавшее возражение, применяет в своей деятельности тождественное оспариваемому товарному знаку по свидетельству № 382408 обозначение с 2002 года;

- представленные документы, касающиеся договора авторского заказа, являются поддельными;

- правообладатель не представил оригиналы договора авторского заказа на комиссию Федеральной антимонопольной службы и не поддержал ходатайство о проведении экспертизы с целью установления даты производства этих документов;

- дело № 04/47-09 Комиссией Федеральной антимонопольной службы по Омской области рассмотрено и принято решение о прекращении делопроизводства в связи с отсутствием правонарушения.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие копии документов:

- устава ООО «НПФ «ЭТИС», 1998 – на 7 л. (32);

- изменений в устав ООО «НПФ «ЭТИС» - на 1 л. (33);

- договора купли-продажи от 10.12.2007 – на 1 л. (34);

- блок-схемы – на 1 л. (35);

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц № 116543 от 05.03.2010 касательно ООО «НПФ «ЭТИС»– на 2 л. (36);

- решения Арбитражного суда Омской области от 14.07.2009 по делу № А46- 3678/2009 – на 3 л. (37);

- определения Арбитражного суда Омской области от 09.02.2010 по делу заявления конкурсного управляющего № А46-3678/2009 – на 2 л. (38);

- заявления конкурсного управляющего ООО «НПФ «ЭТИС» - на 1 л. (39);

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц № 112442 от 24.02.2010 касательно лица, подавшего возражение – на 3 л. (40);

- решения № 04/47-09 Федеральной антимонопольной службы по Омской области – на 26 л. (41).

В материалах отзыва за № 9 от 20.11.2009 правообладателем была изложена просьба о переносе заседания коллегии в связи с рассмотрением соответствующего заявления о нарушении антимонопольного законодательства (27,28), которая не была удовлетворена коллегией Палаты по патентным спорам. Исходя из положений статьи 1248 Кодекса, коллегия Палаты по патентным спорам в своей компетенции рассматривает вопросы о правомерности предоставления правовой охраны товарным знакам. Спор в отношении антимонопольного законодательства между лицами не препятствует коллегии Палаты по патентным спорам дать оценку факту правомерности регистрации товарного знака по свидетельству № 382408. Это два самостоятельных спора, делопроизводство по которым осуществляется параллельно, при этом результаты рассмотрения спора Федеральной антимонопольной службой не оказывают влияния на принятие решения по возражению против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 382408, поданному от имени Общества с ограниченной ответственностью «ЭТИС-СЕРВИС». В связи с этим также не может быть учтено представленное лицом, подавшим возражение, решение (41).

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения от 21.07.2009, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (14.12.2007) поступления заявки № 2007739423/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя вышеупомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за № 4322 (далее — Правила).

Согласно пункту 1 статьи 2 Закона правовая охрана товарного знака в Российской Федерации предоставляется на основании его государственной регистрации в порядке, установленном настоящим Законом, или в силу международных договоров Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Закона обладателем исключительного права на товарный знак (правообладателем) может быть юридическое лицо или осуществляющее предпринимательскую деятельность физическое лицо.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Закона заявка на регистрацию товарного знака подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности юридическим лицом или осуществляющим предпринимательскую деятельность физическим лицом.

Согласно пункту 1.1 Правил правом на подачу заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания и регистрацию товарного знака и знака обслуживания обладает юридическое лицо или осуществляющее предпринимательскую деятельность физическое лицо.

Согласно пункту 3 статьи 7 Закона и пункту 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, права на которое в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 382408 представляет собой комбинированное обозначение "ЭТИС", исполненное стилизованным шрифтом буквами русского алфавита различной высоты. Правовая охрана товарному знаку за № 382408 предоставлена в серо-голубом и красном цветовом сочетании в отношении товаров 09, 11, услуг 35, 37, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Предоставление правовой охраны товарному знаку № 382408 оспаривается в связи с наличием у лица, подавшего возражение, более ранних прав на фирменное наименование «ЭТИС» в отношении услуг 37 класса МКТУ, а также в связи с тем, что правообладатель не имел законного права на подачу заявки № 2007739423/50, поскольку не являлся индивидуальным предпринимателем.

Проанализировав материалы возражения от 21.07.2009, а также отзыва за № 9 от 20.11.2009, документы (1-41) коллегия Палаты по патентным спорам пришла к следующим выводам.

Согласно положению пункта 3 статьи 2 Закона, в частности, обладателем исключительного права на товарный знак (правообладателем) может быть осуществляющее предпринимательскую деятельность физическое лицо. Пунктом 1 статьи 8 Закона предусмотрено, что заявка на регистрацию товарного знака подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности осуществляющим предпринимательскую деятельность физическим лицом. Пунктом 1 статьи 2 Закона также предусмотрено, что правовая охрана товарного знака предоставляется на основании его государственной регистрации. Согласно материалам отзыва (17,20) и документам (1) возражения правообладатель осуществлял предпринимательскую деятельность в период с 15.03.1994 по 16.05.2005, а также возобновил ее с 01.09.2008. Заявка за № 2007739423/50 была подана правообладателем 14.12.2007, то есть в тот промежуток времени, в течение которого правообладатель не являлся зарегистрированным надлежащим образом индивидуальным предпринимателем (2). Однако, на дату принятия Роспатентом решения (07.04.2009), а также на дату государственной регистрации (26.06.2009) оспариваемого товарного знака по свидетельству № 382408 правообладатель обладал статусом индивидуального предпринимателя и продолжал им обладать (17) на дату принятия возражения к рассмотрению (25.08.2009).

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для признания регистрации товарного знака по свидетельству № 382408 недействительной.

Довод правообладателя о наличии юридических лиц (18,19,24,25,29-31), собственное наименование которых включает словесный элемент «ЭТИС», созданных ранее Общества с ограниченной ответственностью «ЭТИС-СЕРВИС» и принадлежащих Кабанову А.А., не имеет отношения к существу спора, поскольку правообладателем знака выступает физическое лицо, которое изначально не может выступать субъектом исключительных прав на фирменное наименование. Так, согласно материалам отзыва, правообладатель (Кабанов А.А.) в свою защиту ссылается на исключительные права третьих лиц, не являющихся участниками спора. В связи с этим, также не может быть учтен довод лица, подавшего возражения, касательно банкротства ООО «НПФ «ЭТИС» (36-39).

Относительно довода лица, подавшего возражение, в части неправомерности предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству № 382408 по основанию, предусмотренному пунктом 3 статьи 7 Закона, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Согласно документам (3-5,21,40) право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло 15.02.2001, то есть ранее даты приоритета (14.12.2007) оспариваемого товарного знака. Оспариваемый товарный знак содержит фонетически тождественный словесный элемент «ЭТИС», входящий в фирменное наименование лица, подавшего возражение.

Однако, для признания регистрации № 382408 недействительной в рамках положений пункта 3 статьи 7 Закона необходимо соблюдение требований об осуществлении лицом фактической деятельности в отношении однородных услуг. Материалы (1- 14; 32-41) не свидетельствуют о том, что лицо, подавшее возражение, реально до даты подачи заявки № 2007739423/50 осуществляло деятельность по оказанию однородных услуг 37 класса МКТУ.

Следовательно, мнение лица, подавшего возражение, относительно регистрации оспариваемого знака, как произведенной в нарушение требований, регламентированных пунктом 3 статьи 7 Закона, является необоснованным.

Рассмотрев материалы возражения от 21.07.2009, отзыва за № 9 от 20.11.2009 и представленные документы (1-41) коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что довод правообладателя о наличии авторских прав (26) относится к праву на оригинальную графическую проработку, в связи с чем, не относится к существу спора. В этой связи указанная ссылка является неубедительной. Вместе с этим, следует отметить, что аргумент лица, подавшего возражение, в отношении поддельности договора авторского заказа (26) не относится к компетенции Палаты по патентным спорам.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 21.07.2009, оставить в силу правовую охрану товарного знака по свидетельству № 382408.