Оспариваемый товарный знак «
» по заявке №2015702466 с приоритетом от 03.02.2015 зарегистрирован 26.05.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №617421 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Дана», 660135, г. Красноярск, ул. Молокова, 64, оф. 260 (далее - правообладатель) в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.
В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №579261 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 (1), 8 статьи 1483 Кодекса.
Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:
- ООО «БАЙКАЛЬСКИЕ РОСЫ», созданное в 27.07.2011, осуществляет производство безалкогольных напитков, минеральных вод и прочих вод в бутылках, их оптовую и розничную продажу;
- в 2011 году была подана заявка №2011727782 на регистрацию товарного знака «Байкальские росы» для товаров 32 класса МКТУ, однако в предоставлении правовой охраны обозначению было отказано, в 2016 году была предпринята повторная попытка регистрации этого обозначения в качестве товарного знака по заявке №2016717782 и в качестве препятствия для регистрации был указан оспариваемый товарный знак «БАЙКАЛЬСКИЕ РОСЫ» по свидетельству №617421, принадлежащий ООО «Дана»;
- оспариваемый товарный знак по свидетельству №617421 с приоритетом от 03.02.2015 тождественен фирменному наименованию ООО «БАЙКАЛЬСКИЕ РОСЫ», зарегистрированному в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации (далее – ЕГРЮЛ) 27.07.2011;
- деятельность ООО «БАЙКАЛЬСКИЕ РОСЫ», связанная с производством минеральной воды и ее продажей, однородна товарам 32 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №617421;
- в свою очередь ООО «Дана» согласно сведениям из ЕГРЮЛ зарегистрировано в 2014 году и осуществляет забор, очистку и распределение воды, а не производство товаров 32 класса МКТУ, в отношении которых обозначение «БАЙКАЛЬСКИЕ РОСЫ» ассоциируется исключительно с ООО «БАЙКАЛЬСКИЕ РОСЫ»;
- регистрация товарного знака «БАЙКАЛЬСКИЕ РОСЫ» на имя ООО «Дана» вводит потребителя в заблуждение и является актом недобросовестной конкуренции;
- действия ООО «Дана», связанные с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак по свидетельству №617421 в настоящее время оспариваются лицом, подавшим возражение, в УФАС Иркутской области.
В качестве иллюстрации своих доводов, лицом, подавшим возражение, приложены следующие документы и материалы:
1. Копия свидетельства о государственной регистрации;
2. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
3. Копия устава;
4. Копия выписки из ЕГРЮЛ;
5. Копия лицензии на пользование недрами серия ИРК №02798 от 09.06.2011;
6. Копия свидетельства о государственной регистрации продукции (вода питьевая артезианская первой категории «Байкальские росы» газированная и негазированная) от 03.02.2015 Таможенного союза;
7. Сертификаты соответствия продукции вода питьевая артезианская первой категории «Байкальские росы» газированная и негазированная от 2012, 2012 гг.;
8. Копия договора на оказание услуг №648 от 14.06.2012 на оказание услуг с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» по проверке качества воды Копия договора на оказание услуг №624 от 06.06.2012 на оказание услуг с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» по проверке качества воды;
9. Копия договора № 27516/ИК от 07.11.2012 с ООО «Иркутский центр сертификации, экспертизы и менеджмента» по сертификации продукции: вода питьевая артезианская первой категории «Байкальские росы» газированная и негазированная;
10. Договор № 289 от 12.12.2011 «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Иркутской области», копия экспертного заключения № 26/02 от 07.06.2012 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», экспертное заключение на ТУ №350 от 16.12.2011;
11. Копии грамот, благодарственных писем (10 шт.), исходящее письмо от 10.09.2015г. от ИОООРДОВ «Радуга»;
12. Фотоотчет с выставки;
13. Исходящее письмо №1 от 11.04.2013 «Центр гигиены и эпидемиологии», копия протокола лабораторных испытаний продукции: вода питьевая артезианская первой категории «Байкальские росы» газированная №6223 от 30.05.2012, копия протокола лабораторных испытаний продукции: вода питьевая артезианская первой категории «Байкальские росы» газированная №8457 от 29.06.2012;
14. Копия протокола лабораторных испытаний продукции: вода питьевая артезианская первой категории «Байкальские росы» негазированная №14703 от 26.11.2013, копия протокола лабораторных испытаний продукции: вода питьевая артезианская первой категории «Байкальские росы» газированная №14699 от 26.11.2013;
15. Каталог продукции ООО «Байкальские Росы»;
16. Копия заявки на регистрацию товарного знака;
17. Копия уведомления о поступлении заявки от 18.05.2017 №16007806;
18. Копия договора №001/21/05 от 21.05.2012 ООО «Агентство АЕ-Код» о присвоении штрих кодов;
19. Копия договора поставки №25/06/13 от 25.06.2013 ООО «Дунван Трейд» на изготовление этикеток;
20. Копия договора поставки №01/08-2012 от 01.08.2012 ООО «Пластик Гранул» на изготовление этикеток;
21. Копия договора от 16.04.2013 оказания услуг ИП Демин А.Б. по разработке web-сайта;
22. Копия договора оказания услуг от 26.09.2016, 25.04.2017 по изготовлению и распространению видеоматериалов (рекламы) о продукции выпускаемой предприятием ИП Лузан Т.Л.;
23. Копии актов выполненных работ ИП Лузан Т.Л.;
24. Копия договора оказания услуг по размещению рекламы на транспортных средствах от 24.02.2016, 13.09.2017 ООО «Креатив»;
25. Копии актов выполненных работ;
26. Копия договора на оказание услуг по информационно-рекламному обслуживанию от 17.04.2014 ООО «Медиа Группа Этажи»;
27. Копия договора на оказание услуг по информационно-рекламному обслуживанию от 28.05.2013 ООО «Рекламное агентство «Медиа ХИТ», копия акта выполненных услуг;
28. Копия договора на оказание услуг по информационно-рекламному обслуживанию от 21.01.2015 ООО «Паутина», копия акта выполненных услуг;
29. Копия договора на оказание услуг на изготовление и реализацию полиграфической продукции ООО «Полимакс»;
30. Копия договора на участие в выставке «ПРОДЭКСПО-2016» от 19.11.2015 ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР», копии актов выполненных услуг;
31. Копия договора на оказание услуг по изготовлению и размещению видеоролика в маршрутных такси г. Иркутска от 15.04.2013;
32. Копия договора на оказание услуг по изготовлению рекламной продукции от 01.07.2013 ООО «Фаворит»;
33. Копия договора на оказание услуг по фотосъемке от 20.10.2015 ИП Ящук В.А.;
34. Акты выполненных работ рекламных компаний;
35. Копия договора поставки продукции ИП Шагдарова И.В.;
36. Копия договора поставки продукции ИП Бартаханова М.В.;
37. Копия договора №8/05/17 «поставка продуктов питания» от 10.05.2017 года, №3/01/2016 от 13.01.2016 ФГБОУВО «Байкальский государственный университет»;
38. Копия договора поставки продукции от 05.09.2016 №А-61 ООО «Август»;
39. Копия договора поставки продукции от 01.04.2016 ООО «Торгсервис»;
40. Копия договора поставки продукции от 01.04.2016 ООО «Эверест»;
41. Копия договора поставки продукции от 29.04.2016 ООО «Исток-Байкал»;
42. Копия договора поставки продукции от 05.04.2016 №А-56 ООО «Марс Продукт Плюс»;
43. Копия договора поставки продукции от 11.10.2017 №2017/10/2 ФГБОУВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет»;
44. Копия договора поставки продукции от 12.01.2016 №1760688 ОАО «РЖД», №2372495 от 07.04.2017, №1445103 от 21.04.2015, №1450333 от 27.04.2015, №1450354 от 27.04.2015, №1477909 от 01.06.2015, №1515265 от 18.06.2015;
45. Копия договора поставки продукции от 16.11.2016 ООО «Статус»;
46. Копия договора поставки продукции от 07.06.2016 ООО «У Истока»;
47. Копия договора поставки продукции от 01.09.2014 ООО «Международный медицинский центр Медикал он Групп Иркутск»;
48. Копия договора поставки продукции от 23.04.2015 №23/04-2015 ООО «ВИВЕН»;
49. Копия договора поставки продукции от 05.09.2014 ООО «Свежелей»;
50. Копия договора поставки продукции от 20.04.2016 ООО «Стандарт»;
51. Копия дистрибьютерского договора №1 от 07.06.2013, №2 от 04.07.2014 ООО «Фирма «Паллада»;
52. Копия договора оказания услуг от 20.10.2014 ООО «Сибирская компания молочных продуктов»;
53. Копия договора поставки продукции от 28.03.2014 №28/03/2014-1 ООО «ТранзитСервисАнгарск»;
54. Копия договора поставки продукции от 05.03.2014 №05/03/2014-1 ООО «Фаст-Ойл»;
55. Копия конверта и письма ООО «Дана» от 15.11.2017;
56. Копия договора поставки продукции №10/02-2014 ТД «Свежелей» от 10.02.2014;
57. Копия договора поставки продукции №18/05-2014 ТД «Свежелей» от 18 05.2014;
58. Копия договора № 29445/ИК от 16.12.2013 с ООО «Иркутский центр сертификации, экспертизы и менеджмента» по сертификации продукции: вода питьевая артезианская первой категории «Байкальские росы» газированная и негазированная;
59. Копия договора № 29445/Д от 05.11.2013 с ООО «Иркутский центр сертификации, экспертизы и менеджмента» по сертификации продукции: вода питьевая артезианская первой категории «Байкальские росы» газированная и негазированная;
60. Копия решения «Иркутский центр сертификации, экспертизы и менеджмента» №29445/1 от 16.12.2013;
61. Копия решения «Иркутский центр сертификации, экспертизы и менеджмента» №27516/1/1 от 07.11.2012;
62. Копия решения «Иркутский центр сертификации, экспертизы и менеджмента» №29445 от 05.11.2013;
63. Копия разрешения «Иркутский центр сертификации, экспертизы и менеджмента» №5837 от 07.11.2012;
64. Копия разрешения «Иркутский центр сертификации, экспертизы и менеджмента» №6241 от 16.12.2013;
65. Копия заключения эксперта «Иркутский центр сертификации, экспертизы и менеджмента» №29445 от 05.11.2013;
66. Копия заключения эксперта «Иркутский центр сертификации, экспертизы и менеджмента» №27516 от 29.03.2012;
67. Копия акта сдачи-приема работ «Иркутский центр сертификации, экспертизы и менеджмента» №29445/Д от 05.11.2013;
68. Копия акта планового инспекционного контроля «Иркутский центр сертификации, экспертизы и менеджмента» от 27.09.2013;
69. Копия направления «Иркутский центр сертификации, экспертизы и менеджмента» №29445/1/1 от 06.11.2013;
70. Копия санитарно-эпидемиологического заключения от 09.02.2011;
71. Копия санитарно-эпидемиологического заключения от 30.07.2013.
На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию товарного знака по свидетельству №617421 недействительной полностью.
Правообладатель товарного знака по свидетельству №617421, ознакомленный в установленном порядке с возражением, свой отзыв по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии отсутствовал.
Изучив материалы дела, коллегия признала доводы возражения убедительными в части.
С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (03.02.2015) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, №4322 (далее – Правила).
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно его изготовителя.
Согласно пункту 2.5.1 Правил к обозначениям, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.
Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.
В соответствии с положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименований) либо с наименованием селекционных достижений, права на которые в Российской федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.
В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.
Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.
Наличие у лица, подавшего возражение, исключительного права на фирменное наименование «БАЙКАЛЬСКИЕ РОСЫ», тождественного оспариваемому товарному знаку, а также осуществление деятельности, связанной с производством безалкогольных напитков, позволяет признать ООО «БАЙКАЛЬСКИЕ РОСЫ» лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №617421.
Оспариваемый товарный знак «
» по свидетельству №617421 с приоритетом от 03.02.2015 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквам русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении следующего перечня товаров 32 класса МКТУ: аперитивы безалкогольные; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; молоко арахисовое [напитки безалкогольные]; молоко миндальное [напиток]; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; щербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков.
Согласно приведенным в поступившем возражении доводам, основанием для его подачи явилось нарушение исключительных прав ООО «БАЙКАЛЬСКИЕ РОСЫ» на фирменное наименование.
Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием у иного лица прав на фирменное наименование может быть установлено при наличии перечисленных ниже признаков:
- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его отдельными элементами);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- деятельность, реально осуществляемая под фирменным наименованием, однородна услугам, приведенным в перечне оспариваемого товарного знака.
Анализ материалов дела показал, что оспариваемый товарный знак «
» тождественен фирменному наименованию ООО «БАЙКАЛЬСКИЕ РОСЫ». При этом согласно сведениям из ЕГРЮЛ, ООО «БАЙКАЛЬСКИЕ РОСЫ» получило право на принадлежащее ему фирменное наименование ранее даты приоритета (03.02.2015) оспариваемого товарного знака, а именно 27.07.2011.
Документы возражения также свидетельствуют о том, что деятельность ООО «БАЙКАЛЬСКИЕ РОСЫ» связана с производством минеральной и газированной воды.
В подтверждение указанного факта лицом, подавшим возражение, представлены документы, датированные ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, а именно, сведения о наличии лицензии на право пользования недрами на территории Слюдянского района Иркутской области [5], выданное на имя единственного учредителя ООО «БАЙКАЛЬСКИЕ РОСЫ», договоры на проведение лабораторных испытаний, инспекционного контроля, а также экспертные заключения, сертификаты соответствия [7], [8] – [11], [14] – [15], [59] – [72] на питьевую воду, договоры на изготовление шрихкодов и этикеток [19] - [21]. Лицо, подавшее возражение, также представило документы, свидетельствующие о введении в гражданский оборот до даты приоритета оспариваемого товарного знака питьевой воды под обозначением «БАЙКАЛЬСКИЕ РОСЫ», в частности, дистрибьюторские договоры [52], договоры поставки [53].
Питьевая вода, выпускаемая ООО «БАЙКАЛЬСКИЕ РОСЫ», относится к категории безалкогольных напитков и является товаром, однородным товарам 32 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, среди которых различные виды газированных и негазированных вод, а также иные безалкогольные напитки и составы для их изготовления.
Также в данном случае при установлении однородности товаров следует принять во внимание тождество сопоставляемых средств индивидуализации - фирменного наименования и товарного знака. Учитывая, что более раннее право на обозначение «БАЙКАЛЬСКИЕ РОСЫ» принадлежит не правообладателю оспариваемого товарного знака, а ООО «БАЙКАЛЬСКИЕ РОСЫ», с целью исключения фактического смешения в гражданском обороте товаров, сопровождаемых спорным обозначением, перечень товаров оспариваемого товарного знака на предмет их однородности следует рассматривать более широко, т.е. в отношении всех безалкогольных напитков и составов для их изготовления.
Вместе с тем необходимо указать, что приведенные в возражении товары 32 класса МКТУ «пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусло пивное; экстракты хмелевые для изготовления пива» оспариваемого товарного знака, не могут рассматриваться в качестве однородных выпускаемой ООО «БАЙКАЛЬСКИЕ РОСЫ» безалкогольной продукции, поскольку отличаются по виду, назначению, условиям реализации, относясь к категории алкогольных напитков.
Указанный вывод основывается на положениях подпункта «г» пункта 3 статьи 1 Закона №218-ФЗ от 18.07.2011 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу Федерального закона «Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе», согласно которым под алкогольной продукцией понимается пищевая продукция, произведенная с использованием или без использования этилового спирта, полученного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации. К алкогольной продукции в соответствии с указанными положениями законодательства относятся, в частности, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе.
Резюмируя все вышеизложенное, коллегия полагает, что довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №617421 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса как нарушающего исключительное право ООО «БАЙКАЛЬСКИЕ РОСЫ» на фирменное наименование следует признать обоснованным в отношении части товаров 32 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства (за исключением таких товаров как «пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусло пивное; экстракты хмелевые для изготовления пива»).
В свою очередь анализ охраноспособности товарного знака по свидетельству №617421 на предмет его соответствия требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 показал следующее.
Вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя может быть сделан в том случае, если однородные товары, маркированные спорным обозначением, имеют совместную встречаемость в гражданском обороте с товарами лица, подавшего возражение, и у потребителя сложилась устойчивая ассоциация о принадлежности товаров, сопровождаемых оспариваемым знаком, лицу, подавшему возражение.
Исходя из имеющихся в деле документов, ООО «БАЙКАЛЬСКИЕ РОСЫ» действительно осуществляло деятельность по введению в гражданский оборот продукции под обозначением «БАЙКАЛСКИЕ РОСЫ» до даты приоритета оспариваемого товарного знака, а именно в 2013, в 2014 годах, что подтверждается соответствующими дистрибьюторским договором [52] и договором поставки [53].
Однако лицом, подавшим возражение, не представлено документов, подтверждающих тот факт, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака производимые ООО «БАЙКАЛЬСКИЕ РОСЫ» товары реализовывались в таких объемах, что приобрели узнаваемость и устойчивую ассоциативную связь с этим лицом. Следует указать, что большинство документов, касающихся поставок продукции, либо датированы позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака, либо не содержат подтверждения введения в гражданский оборот конкретной продукции под конкретным обозначением на определенную дату, следовательно, не могут рассматриваться в качестве доказательств введения потребителя в заблуждение в силу требований пункта 3 статьи 1483 Кодекса.
Иными словами, лицом, подавшим возражение, не доказано, что в результате его деятельности до даты приоритета оспариваемого товарного знака обозначение, включающее словосочетание «БАЙКАЛСКИЕ РОСЫ», порождало в сознании потребителей представление об определенном изготовителе товаров, в частности, о лице, подавшем возражение.
Таким образом, довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса не является доказанным.
Что касается доводов возражения о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака положениям антимонопольного законодательства, то необходимо отметить, что установление факта злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции, связанных с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак, не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.