Оспариваемый знак обслуживания «» по заявке №2015708453 с приоритетом от 26.03.2015 зарегистрирован 29.03.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за № 569630 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «ОФФПРАЙС», Москва (далее - правообладатель).

В поступившем 27.02.2017 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что правовая охрана знаку обслуживания по свидетельству №569630 предоставлена в нарушение требований, установленных положениями подпунктов 1 и 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в возражении, а также в корреспонденции от 20.06.2017 сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, ссылается на он-лайн словари (в том числе, такие как, Multitran, Lingvo и т.д.), где приводятся различные семантические значения понятия «OFF-PRICE»;

- история слова «off-price», сформулированного как «бренды за меньшие деньги», началась с открытия в 1956 году в Бостоне первого магазина Marshall's, в дальнейшем преобразованного в стоковую сеть «TJX», которая занимает в настоящее время 89 место в списке «Fortune 500» с доходом около 31 млрд.долларов США;

- основателем и лидером off-price ритейла в России является группа компаний «Familia», возглавляемая лицом, подавшим возражение;

- основная деятельность лица, подавшего возражение, связана с продвижением и реализацией товаров известных брендов по сниженной цене (off-price ритейл), что достигается за счет приобретения произведенных или импортированных товарных излишков, несезонного и неликвидного товара, а также товара, вышедшего из моды;

- компания «Familia», работающая на российском рынке с 2000 года, имеющая более 140 магазинов в 36 городах России, приобрела широкую известность среди потребителей формата off-price, вошла в топ-50 самых быстрорастущих компаний России рейтинга РБК, стала лауреатом Премии «Марка №1 в России-2016» по результатам общенационального голосования в категории «Услуги» в номинации «Сеть магазинов формата off-price»;

- лицом, подавшим возражение, была подана серия заявок на регистрацию обозначений в качестве товарных знаков, включая заявки №№2015702916, №2015734167 на комбинированные обозначения «», «»;

- словосочетание «offprice» вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров или услуг определенного вида;

- лицо, подавшее возражение, использует обозначение «offprice» в рекламных материалах, презентациях, статьях, ценниках, визитках, на официальных страницах в социальных сетях (Одноклассники, Вконтакте, Facebook), в Интернете;

- среди российских off-price магазинов можно назвать компании Kari (http://kari.com/) и Modis (http://modis.ru/);

- регистрация обозначения «OFFPRICE» на имя правообладателя ставит его в преимущественное положение перед другими участниками рынка, которые не могут свободно использовать указанное словосочетание для характеристики оказываемых услуг;

- лицом, подавшим возражение, приведены Интернет ссылки на статьи, блоги, форумы, в которых в настоящее время используется термин «off-price»;

- в 2015 году в Филиппинах был зарегистрирован товарный знак «CLN OFFPRICE» за №РН-4-2014-14246 с указанием элемента «OFFPRICE» в качестве неохраняемого в отношении услуг 35 класса МКТУ по оптовой и розничной продаже товаров;

- несмотря на выполнение слова «off-price» через дефис, сохраняется фонетическое, семантическое сходство до степени смешения слов «OFFPRICE»/«off-price», а также визуальная составляющая, что обеспечивает одно и то же общее восприятие слов;

- на основании указанных выше доказательств и в результате распространенного использования словосочетания «offprice» для определенного конкретного вида услуг по продвижению и розничной продаже уцененных товаров, оно признается характеризующим данную услугу;

- в этой связи, обозначение «OFFPRICE» характеризует товары и услуги, указывает на их свойство;

- оспариваемое обозначение «OFFPRICE» не могло приобрести различительную способность в отношении его правообладателя, поскольку заявки со словесным элементом «OFFPRICE» были поданы по истечении чуть более 5 месяцев с даты регистрации компании-правообладателя;

- сам по себе факт наличия у правообладателя фирменного наименования не свидетельствует о приобретении оспариваемым обозначением необходимой различительной способности. Незначительным показателем служат также результаты социологического опроса, в котором только 8,5 % опрошенных ассоциируют оспариваемое обозначение с фирменным наименованием;

- лицо, подавшее возражение, ссылается на многочисленную практику Суда по интеллектуальным правам, где исследуется вопрос о приобретении различительной способности обозначений;

- представленных правообладателем оспариваемого знака обслуживания документов не достаточно для вывода о том, что рассматриваемое обозначение приобрело различительную способность;

- результаты социологического опроса о неизвестности оспариваемого обозначения несколькими случайно выбранными потребителями, не опровергают довод о том, что оно вошло во всеобщее употребление как обозначение товаров (услуг) определенного вида;

- соцопрос содержит существенные недостатки (например, некорректно выбрана конструкция «вопроса-фильтра» для определения целевой выборки и т.д.), которые указывают на недостоверность его результатов и не могут быть рассмотрены.

Вместе с тем, в корреспонденции от 20.06.2017, лицо, подавшее возражение, представляет новые доказательства, подтверждающие распространенное использование им, участниками рынка и потребителями словосочетания «off-price», а также известность данного обозначения в сфере розничной он-лайн и офф-лайн продажи. К данным обоснованиям приложены следующие документы (сведения ООО «Максима Групп» по продвижению бренда Familia; средства массовой информации, в которых «off-price» используется как термин; сведения о посещаемости ресурса РБК) (1).

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству №569630 полностью.

В качестве обоснования изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- выдержки из англо-русского экономического словаря, он-лайн словаря Lingvo, Multitran (2);

- распечатки страниц интернет-сайта компании TJX, Ross Stores, Big Lots (3);

- распечатки страниц Интернет-сайта о компании Familia, страниц с сайта РБК, выдержки из списка Fortune 500, результаты Премии «Марка № 1 в России - 2016» (4);

- сведения о регистрации товарных знаков по свидетельствам №№ 584895, 569629, 569630, сведения о товарном знаке по заявке № 2015734167, копии уведомлений о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, материалы заявки на регистрацию товарного знака по заявке № 2015708451 (5);

- подтверждение использования лица, подавшего возражение, обозначения «Offprice», распечатка результатов поиска словосочетания Familia offprice в поисковой системе Google до 25.03.2015 (6);

- распечатка интернет-страниц сайтов компаний Kari, Modis (7);

- распечатки статьи с информацией о российских off-price магазинах, статей, подтверждающих использование термина «Offprice», страниц форумов, подтверждающих известность обозначения «Offprice» потребителями, результатов поиска обозначения «Offprice» в поисковой системе TMview (8);

- практика Суда по интеллектуальным правам (9);

- сведения об ООО «ОФФПРАЙС» из ЕГРЮЛ (10);

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Максима Групп» (11);

- выписка с сайта Whois-сервера (12);

- выдержки из бизнес-словарей в отношении определения «off-price» (13).

Правообладателем оспариваемого знака обслуживания в отзыве по мотивам возражения и в корреспонденциях от 01.06.2017, от 20.06.2017 были приведены следующие доводы:

- лицо, подавшее возражение, не доказало свою заинтересованность в подаче настоящего возражения;

- обозначение «OFFPRICE»/«ОФФПРАЙС» с 10.10.2014 известно потребителю как фирменное наименование правообладателя, под которым он осуществляет свою деятельность по розничной и оптовой торговле одеждой, обувью и другими товарами повседневного спроса в специализированных магазинах;

- до даты подачи заявки на оспариваемый знак обслуживания обозначение «OFFPRICE» приобрело известность и различительную способность на территории Российской Федерации в отношении компании-правообладателя, что подтверждается приложенными к отзыву документами о территории реализации услуг, длительности использования, объемах затрат на рекламу, сведения о публикациях в открытой печати информации об услугах, открытии третьего магазина сети «OFFPRICE» в Универмаге «Московский»;

- лицом, подавшим возражение, не представлено полноценных и допустимых доказательств того, что обозначение «off-price» однозначно может трактоваться как «торговля со скидкой, по сниженной цене, уцененный»;

- в публикациях журналов, на информационных ресурсах сети-интернет, на страницах Интернет-блогеров в магазинах «OFFPRICE» используется выражение «по выгодным ценам», «здесь нет распродаж», а не «уцененные товары», «распродажи», как указывает лицо, подавшее возражение;

- правообладатель не осуществляет торговлю уцененными товарами (товарами с дефектами), а оспариваемый знак обслуживания не зарегистрирован в отношении услуги по торговле уцененными товарами;

- обозначение «OFFPRICE»/«off-price» отсутствует в каких-либо нормативно-правовых актах Российской Федерации, в толковых словарях и иных официальных источниках информации, имеющих отношение к розничной торговле непродовольственными товарами;

- довод лица, подавшего возражение, о том, что обозначение «OFFPRICE» является вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров или услуг определенного вида, термином и указывает на характеристику товаров/услуг, не подтвержден фактическими обстоятельствами и доказательствами;

- часть представленных лицом, подавшим возражение, документов, относящихся к информации с сайтов иностранных компаний, об использовании обозначения «OFFPRICE» за рубежом, не может быть принята во внимание, так как не относится к Российской Федерации;

- часть документов содержит информацию позже даты приоритета оспариваемого знака обслуживания (например, использование лицом, подавшим возражение, обозначения «Familia-лидер off-price в России», вручение премии «Марка №1 в России-2016»), в некоторых источниках информации (например, рекламе) вообще отсутствует указание на обозначение «OFFPRICE»/« off-price», в связи с чем они не могут быть приняты в качестве доказательств и учтены при рассмотрении возражения;

- обозначение «OFFPRICE» носит фантазийный характер и никак не относится к слову «off-price», для определения смыслового значения которого нужны дополнительные рассуждения и домысливания;

- довод о том, что оспариваемый знак обслуживания не будет восприниматься потребителем как обозначение, вошедшее во всеобщее употребление для товаров (услуг) определенного вида, подтверждается зарегистрированными в отношении услуг 35 класса МКТУ на территории Соединенных Штат Америки на имя различных правообладателей товарными знаками за №№3960076, 3996185, 3264878, в состав которых входит элемент «OFFPRICE»;

- согласно социологическому опросу знак обслуживания по свидетельству №569630 не известен потребителям как общепринятый символ, термин и не воспринимается как характеризующий услуги, в том числе указывающий на их вид, качество, свойства, назначение, а также на способ их оказания;

- лицо, подавшее возражение, не представило доказательств, что обозначение «OFFPRICE» используется в России для определенного вида услуг работниками торговли, потребителями, различными производителями;

- новые доказательства и материалы (1), представленные лицом, подавшим возражение, не могут быть приняты во внимание в соответствии с Правилами ППС.

Учитывая вышеизложенное, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану знака обслуживания по свидетельству №569630.

Правообладателем представлены следующие источники информации:

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «ОФФПРАЙС», Устав ООО «ОФФПРАЙС» (14);

- распечатка официального интернет-сайта ООО "ОФФПРАЙС" https://www.offprice.eu/ (15);

- договоры аренды нежилых помещений, договор подряда №24/02/15/ОР с ООО «№ АРТ-Компани», договор поставки № ТП 119-0 с ЗАО «ТИКО-Пластик» со спецификацией (16);

- распечатки фотографий фирменной одежды сотрудников магазинов сети ООО «ОФФПРАЙС» (17);

- бухгалтерская справка (18);

- распечатка статьи на Афиша Город (daily.afisha.ru) с интернет-страницы https://daily.afisha.ru/archive/gorod/shopping/magazin-rasprodazh-offprice-dkny-levis-i-pinko-za-tret-ceny/, распечатка статьи на timeout.ru с интернет-страницы http://www.timeout.ru/msk/feature/442865 (19);

- информация о регистрации доменного имени https://www.offprice.eu и заявление (20);

- распечатка с официального интернет-сайта компании BigLots http://www.biglots.com/help-faq//N-4005127926, распечатка с официального интернет-сайта компании TJX http://ww-w.tix.com/company/history.html (21);

- распечатка результатов премии «Марка № 1 в России» за 2013, 2014, 2015 гг. (22);

- распечатка фотографий чашек, открыток, визиток, дисконтной карты компании Familia (23);

- результаты поиска интернет по ключевым словам «off-price» (24);

- анализ возражения против предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству № 569630 (25);

- распечатки баз данных о товарных знаках из реестра tmview (26);

- распечатки сведений о публикациях в журналах, на информационных ресурсах сети-Интернет, страницах Интрнет-блогеров, отзывов потребителей на страницах сети-Интернет (27);

- заключение №151-2017 от 30.05.2017 по результатам социологического опроса среди потребителй услуг магазинов по оптовой и розничной продаже товаров, услуг по презентации товаров во всех медиа-средствах с целью розничной продажи (35 класс МКТУ) (28);

- выдержки из англо-русского словаря, он-лайн словаря Multitran (29).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (26.03.2015) приоритета оспариваемого знака обслуживания по свидетельству №569630 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

3) характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.1 Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, понимается обозначение, используемое для определения товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указание веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Вышеуказанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Оспариваемый знак обслуживания «» представляет собой комбинированное обозначение, включающее прямоугольник черного цвета, на фоне которого расположен словесный элемент «OFFPRICE», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ: «презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги по оптовой и розничной продаже товаров».

Коллегия отмечает, что по тексту возражения лицо, его подавшее, упоминает слово «off-price» в качестве термина. Вместе с тем, в просительной части возражения указано, что оспариваемый знак обслуживания не подпадает под действие подпунктов 1, 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Обозначения, не обладающие различительной способностью или состоящие только из элементов, являющиеся общепринятыми символами и терминами, подпадают под действие подпункта 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса. В этой связи довод о том, что оспариваемый знак обслуживания является термином, не может быть рассмотрен в рамках данного возражения.

Представленные лицом, подавшим возражение, дополнительные материалы (1), отсутствовавшие в поданном возражении, не относятся к общедоступным словарно-справочным изданиям, не учитываются при рассмотрении настоящего возражения, а согласно пункту 2.5 Правилам ППС могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Согласно представленным документам (4), лицо, подавшее возражение, возглавляет холдинг Familia, осуществляющий свою деятельность на территории Российской Федерации, связанную с продвижением и реализацией товаров известных брендов по сниженным ценам (позиционируя себя на рынке как «off-price ритейл»).

Кроме того, в деле представлена информация о том, что на имя лица, подавшего возражение, подана серия заявок, в том числе, заявка №2015734167 на комбинированный знак обслуживания «», содержащий словесный элемент «OFFPRICE», в отношении услуг 35 класса МКТУ (5).

Указанное позволяет усмотреть заинтересованность лица, подавшего возражение, в подаче возражения против предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству № 569630 в отношении услуг 35 класса МКТУ по продвижению товаров для третьих лиц различными способами.

В отношении мотивов возражения, касающихся несоответствия оспариваемого знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Анализ представленных он-лайн словарей (2), показал, что слово «off-price» в переводе с английского языка на русский язык имеет следующие значения: 1. торг. со скидкой; уцененный (о товарах, продаваемых по более низкой, чем обычно, цене); 2. эк., торг. со скидкой, по сниженной цене; уцененный (о товарах, продаваемых по более низкой, чем обычно, цене; также о самих продавцах таких товаров и практике такой торговли).

Вместе с тем, в этих же источниках информации слово «off-price» применяется в связке с другими словами: например, «off-price chain», «off-price outlet», «off-price retailer», «off-price store», которые в переводе на русский язык имеют такое же значение: торг. по сниженным ценам, со скидкой (о практике торговли по более низким, чем обычно, ценам, как правило, за счет снижения нормы прибыли и увеличения объемов сбыта).

Коллегия отмечает, что слово «OFFPRICE» в оспариваемом комбинированном знаке выполнено слитно, без дефиса, воспринимается как одно неделимое на части слово, которое не имеет определенного смыслового значения. Лицом, подавшим возражение, не представлено ни одного словарного источника, в котором бы было приведено смысловое значение слова «OFFPRICE». В связи с чем, оно может рассматриваться как вымышленное, фантазийное слово, не способное характеризовать услуги, в том числе, указывать на их вид, качество, свойства, назначение и способ их оказания.

Изложенный вывод подтверждается результатами социологического опроса (28), проведенного среди потребителей, пользующихся услугами магазинов по оптовой и розничной продаже товаров, услугами по презентации товаров во всех медиа-средствах с целью розничной продажи. Согласно данным соцопроса, 95% потребителей не могут назвать определенный вид услуг по продвижению или презентации товаров, которые предоставляются под оспариваемым обозначением «OFFPRICE». Практически все респонденты не могут назвать определенное качество (96% опрошенных), назначение (97% опрошенных), свойства (95% опрошенных) услуг по продвижению или презентации товаров под обозначением «OFFPRICE».

Следует отметить, что довод лица, подавшего возражение, о том, что результаты опроса имеют ряд существенных недостатков, является неубедительным, поскольку представляет субъективное мнение заинтересованного лица (лица, принимающего непосредственное участие в рассмотрении возражения).

Кроме того, представленный правообладателем знака соцопрос является одним из доказательств на доводы лица, подавшего возражение, а заключение по рассмотрению возражения принимается с учетом оценки всех представленных доводов и документов.

Коллегия также указывает на то, что в возражении не представлено материалов, однозначно свидетельствующих о том, что на дату приоритета оспариваемого знака обслуживания слово «OFFPRICE» на территории Российской Федерации являлось характеристикой оказываемых услуг 35 класса МКТУ (в том числе указывало на свойство услуг).

Учитывая изложенное, у коллегии есть все основания для вывода о том, что оспариваемый знак обслуживания «» по свидетельству №569630 не соответствует требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Относительно доводов возражения о том, что обозначение «OFFPRICE» вошло во всеобщее употребление как обозначение услуг определенного вида, коллегия обращает внимание на следующее.

Для признания обозначения вошедшим во всеобщее употребление как обозначения товаров (услуг) определенного вида, необходимо учитывать наличие совокупности следующих признаков: применение обозначения в качестве названия (наименования) товара одного и того же товара или товаров того же вида, выпускаемых различными производителями; применение обозначения длительное время; использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями.

В качестве обоснования своей позиции лицом, подавшим возражение, приведена многочисленная информация из сети Интернет (3, 6-8).

Анализ представленных в возражении материалов (3, 6-8) показал, что они не содержат фактических данных о длительности, неоднократности использования обозначения «OFFPRICE» многими независимыми лицами в качестве видового названия услуг 35 класса МКТУ до даты приоритета оспариваемого знака обслуживания, об объемах, периоде оказания услуг, о характере его использования (каким именно образом используется обозначение в качестве наименования конкретного вида услуг или для индивидуализации услуги конкретного производителя). Представленные материалы либо содержат информацию, относящуюся к более поздней дате, чем дата приоритета оспариваемого знака, либо вообще не содержат обозначение «OFFPRICE», либо содержат сведения на иностранном языке, без перевода и выходных данных.

Таким образом, материалы возражения не содержат фактических данных, иллюстрирующих вхождение на дату приоритета оспариваемого знака обслуживания (26.03.2015) «OFFPRICE» во всеобщее употребление как обозначения услуг определенного вида.

Изложенное свидетельствует о том, что утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого знака обслуживания по свидетельству № 569630 положениям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, не может быть признано правомерным.

Следует отметить, что коллегией приняты во внимание представленные правообладателем документы (15-20), которые иллюстрируют введение им в гражданский оборот обозначение «» в отношении услуг по продвижению товаров. Правообладателем открыты магазины одежды сети «OFFPRICE», в частности, в ТК «Савеловский», в ТРЦ «Спектр», в универмаге «Московский» и т.д.

Что касается сведений о зарегистрированных зарубежных товарных знаках, в которых словесный элемент «OFFPRICE» включен в качестве неохраняемого и охраняемого элемента, то они не могут быть учтены в рамках рассматриваемого возражения, поскольку зарегистрированы в соответствии с законодательством стран, в которые была подана заявка и действие их не распространяется на территорию Российской Федерации.

По окончании рассмотрения возражения от лица, его подавшего, 26.06.2017 поступило особое мнение на имя Руководителя Роспатента Г.П. Ивлиева.

Доводы, изложенные в особом мнении, по сути повторяют доводы возражения и проанализированы в данном заключении, в связи с чем не требуют дополнительного анализа. Относительно представленных с особом мнении словарно-справочных изданий, то коллегия отмечает, что они не опровергают выводов, сделанных в настоящем заключении, поскольку не содержат новой информации.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.02.2017, оставить в силе правовую охрану знака обслуживания по свидетельству №569630.