Комбинированное обозначение «» по заявке №2023741706, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.05.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 29.05.2024 о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ. При этом, в отношении всех заявленных товаров 29 и 30 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Так, согласно решению Роспатента заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «» (свидетельство №558322 с приоритетом от 27.08.2014), зарегистрированным на имя Снеткова Д.А., Россия, в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным ему товарным знаком;

- некорректным является анализ элемента «11» заявленного обозначения отдельно от словесного элемента «решений», на который падает логическое ударение в словосочетании. В заявленном обозначении элемент «11» существует в неразрывной связи со словесным элементом «решений». Элемент «11», выступающий существительным, является количественным числительным и отвечает на вопрос «сколько?». Потребитель при знакомстве с товарным знаком задается данным вопросом, а обозначение содержит в себе ответ «11 решений». Идея, которая заложена в противопоставленном товарном знаке, не имеет ничего общего с замыслом элементов заявленного обозначения. Смысловой критерий может выступать в качестве самостоятельного признака, на основании которого может быть сделан вывод о несходстве словесных обозначений в целом, если семантика обозначений отличается существенным образом. Обоснованность вышеуказанного, в том числе подтверждается выводами Президиума Суда по интеллектуальным правам в Постановлении от 12.04.2023 по делу № СИП-705/2022;

- заявленное обозначение не является сходным с противопоставленным знаком визуально. Заявленное обозначение включает в свой состав прямоугольник, а противопоставленный знак – круглое обозначение, имитирующее монетку, элемент «11» в заявленном обозначении – это имя числительное, употребленное в сочетании с именем существительным «решений», в совокупности представляющие собой словосочетание с именем существительным в роли главного слова, тогда как в противопоставленном знаке главным является элемент «11» (номинал фантазийной монеты). Сравниваемые обозначения различаются по цвету, а также имеют свои графические особенности, позволяющие отличать обозначения визуально;

- заявитель не согласен с тем, что указанные выше различия являются «незначительными расхождениями во внутренних деталях обозначений», поскольку позиция Роспатента нарушает логику утвержденной методологии определения сходства сравниваемых обозначений. В том случае, если различия между обозначением и товарным знаком установлены по всем существенным признакам, требующих анализа для определения сходства, вывод о незначительности выявленных различий нарушает здравый смысл и указывает на формальный подход Роспатента к рассмотрению вопроса о сходстве сравниваемых обозначений. Вышеизложенное подтверждается позицией Суда по интеллектуальным правам, указанной в решении от 31.03.2023 по делу №СИП-581/2022, в котором суд подчеркнул следующее: «Позиция Роспатента о том, что вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления) не учитывает методологию определения сходства сравниваемых обозначений и вероятности их смешения в гражданском обороте, а также сложившуюся (ранее указанную) судебную практику»;

- сравниваемые товары 29 и 30 классов МКТУ содержат различные по роду и виду товары;

- недостающее для угрозы смешения сходство товарного знака и заявленного обозначения не может восполняться за счет однородности товаров (Постановление Президиума суда по интеллектуальным правам от 26.01.2024 №С01-2653/2023 по делу №А83-7882/2022).

На основании вышеизложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 29, 30, 32 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (17.05.2023) поступления заявки №2023741706 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение «» является комбинированным и состоит из пятиугольной фигуры, вдоль нижних боковых граней которой изображены стилизованные ветви с листиками. Внутри пятиугольной фигуры вписана цифра «11» и помещенный ниже словесный элемент «решений». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ.

Противопоставленный знак «» (1) является комбинированным и состоит из округлой фигуры с коричневой окантовкой, в центр фигуры вписан цифровой элемент «11», в нижней и боковых частях плашка обрамлена «венком» из стилизованных продуктов питания - колбас, сосисок, сыров, листьев. Правовая охрана знаку предоставлена в коричневом и светло-желтом цветовом сочетании в отношении, в том числе, товаров 29, 30 классов МКТУ.

При анализе заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегия учитывала, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цвето-графического решения и др. Исходя из разновидности обозначения (словесное, изобразительное, звуковое и т.д.) и/или способа его использования, общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым.

Коллегия учитывала также, что изобразительный элемент комбинированного обозначения может играть существенную роль в индивидуализации товара наряду со словесным элементом. Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента. Перечисленные факторы могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности. Если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено, что изобразительные элементы обозначений тождественны или сходны до степени смешения и важны для индивидуализации товаров, то такие комбинированные обозначения могут рассматриваться как сходные до степени смешения при различных словесных элементах.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака показал, что они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия. Указанное обусловлено следующим.

Заявленное обозначение и противопоставленный знак формируют сходное зрительное впечатление при их восприятии потребителями, поскольку сравниваемые обозначения имеют сходство внешней формы, а именно они представлены в виде округлой и пятиугольной фигур, которые при беглом осмотре знаков являются близкими по исполнению. При этом, необходимо отметить, что именно с внешнего контура обозначений начинается их осмотр потребителями, он запоминается в первую очередь. Более того, заявленное обозначение и противопоставленный ему знак имеют сходное композиционное построение, при котором центральное и доминирующее место в обозначениях занимает цифровой элемент «11» (имеющий к тому же тождественное произношение), а внутренние боковые части фигур обрамлены графическими изображениями. Следует отметить, что цифровой и графические элементы имеют близкие пропорции и местоположение в сравниваемых обозначениях.

Резюмируя вышеизложенное, сравниваемые обозначения вызывают близкие визуальные образы при их запоминании, обусловленные сходством их внешней формы, наличием сходства центральных элементов в виде элемента «11», а также окантовки этих элементов в боковых частях обозначений, в связи с чем первое зрительное впечатление, производимое сравниваемыми обозначениями, является сходным. При этом, первое впечатление наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые уже приобретали такой товар.

Коллегия приняла во внимание довод возражения о включении в состав заявленного обозначения дополнительного словесного элемента «решений», который, по мнению заявителя, в совокупности с цифрой «11» образуют единое словосочетание – «одиннадцать решений». В связи с данным мнением заявителя важно отметить, что смешение обозначений может быть установлено не только в случае, если одно обозначение воспринимается за другое, но и в случае, если потребитель понимает, что речь идет о разных обозначениях, но полагает, что оба обозначения принадлежат одному и тому же изготовителю. В рассматриваемом случае, потребитель может справедливо полагать, что заявленное обозначение и противопоставленный ему знак принадлежат одному и тому же лицу в силу высокой степени сходства большинства их элементов, при этом, заявленное обозначение может быть воспринято в качестве варианта противопоставленного знака, дополненного словесного элементом «решений».

Заявленные товары 29 класса МКТУ «белок яичный; варенье имбирное; десерт со взбитыми сливками на основе ягод; желатин; желе пищевое; желток яичный; закуски легкие на основе фруктов; заменители молока; йогурт; капуста квашеная; кассуле; кефир; коктейли молочные; крем сливочный; крокеты; маргарин; мармелад [варенье фруктовое]; масла пищевые; масло арахисовое; масло какао пищевое; масло кокосовое жидкое пищевое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное пищевое; масло оливковое первого холодного отжима пищевое; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло сливочное; масло соевое пищевое; молоко; молоко арахисовое; молоко арахисовое для кулинарных целей; молоко кокосовое; молоко кокосовое для кулинарных целей; молоко миндальное; молоко миндальное для кулинарных целей; молоко овсяное; молоко рисовое; молоко рисовое для кулинарных целей; молоко с повышенным содержанием белка; молоко свернувшееся; молоко сгущенное; молоко скисшее; молоко соевое; молоко сухое; молоко топленое молочнокислого брожения; напитки молочнокислые; напитки молочные с преобладанием молока; напитки на основе арахисового молока; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе миндального молока; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; продукты молочные; пудинг белый; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сливки растительные; сметана; соки овощные для приготовления пищи; спреды на основе овощей; спреды на основе орехов; спреды с фруктовым желе; суп ягодный; сыворотка молочная; сырники; сыры; творог; творог соевый/тофу; ферменты молочные для кулинарных целей; яйца» идентичны или в высокой степени однородны товарам 29 класса МКТУ «белок яичный; бобы консервированные; бобы соевые консервированные для употребления в пищу; горох консервированный; грибы консервированные; желатин; желе мясное; желе пищевое; желе фруктовое; желток яичный; жир кокосовый; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; жиры пищевые; закуски легкие на базе фруктов; изюм; капуста квашеная; консервы овощные; консервы фруктовые; корнишоны; крем сливочный; крокеты; лук консервированный; маргарин; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; мармелад, за исключением кондитерских изделий; масла растительные пищевые; масло арахисовое; масло какао; масло кокосовое; масло сливочное; молоко; молоко сгущенное; молоко соевое [заменитель молока]; овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оладьи картофельные; оливы консервированные; паста томатная; пикули; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; порошок яичный; продукты молочные; простокваша [скисшее молоко]; ряженка [молоко топленое молочнокислого брожения]; салаты овощные; салаты фруктовые; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; смеси жировые для бутербродов; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; сыры; творог соевый; трюфели консервированные; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; хлопья картофельные; цедра фруктовая; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы фруктовые; экстракты мясные; яйца» противопоставленного товарного знака. Данные виды товаров относятся к одним родовым группам (яйца и яйцепродукты, желатин, продукты готовые из фруктов, продукты растительного происхождения, ассортимент молочных продуктов, продукты кисломолочные, продукты из овощей и фруктов, масла и жиры, соки овощные, сыры, творог и продуты из творога, ферменты), при этом, каждая из этих групп товаров имеет одинаковые потребительские свойства, одинаковый круг потребителей. Кроме того, товары, относящиеся к одним родовым группам, могут быть произведены одним лицом и иметь совместные каналы реализации.

Кроме того, однородными являются и заявленные товары 32 класса МКТУ «ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; бисквиты с начинкой; блины; блины пикантные; бриоши; булки; булочки с шоколадом; ванилин [заменитель ванили]; вафли; вещества подслащивающие натуральные; галеты солодовые; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; добавки глютеновые для кулинарных целей; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители сахара для кулинарных целей; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские в виде муссов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские из слоеного теста; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия кондитерские сахаристые; изделия кондитерские фруктовые; йогурт замороженный [мороженое]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные для освежения дыхания; конфеты шоколадные с ликером; конфитюр молочный; крем заварной; крем-брюле; кристаллы ароматизированные для приготовления желейных кондитерских изделий; круассаны; майонез; макарон [печенье]; мороженое; мука бобовая; мука гречневая; мука из тапиоки; мука картофельная; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; напитки чайные; напитки чайные с молоком; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; печенье; печенье кокосовое; печенье с начинкой; печенье сухое; пироги; подсластители искусственные для кулинарных целей; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для приготовления мороженого; порошки пекарские; пралине; препараты ароматические пищевые; профитроли; пряники; пряности; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; пудинги молочные; пудра для кондитерских изделий; рулет весенний; сахар; сахар леденцовый; сахар пальмовый; сахарин для кулинарных целей; смеси для пикантных блинов; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; стабилизаторы для взбитых сливок; стружка ледяная с подслащенными красными бобами; сухари; сухари панировочные; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; украшения шоколадные для тортов; халва; хлеб; хлеб безглютеновый; хлеб из пресного теста; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; шоколад; шоколатины», а также товары 32 класса МКТУ «ароматизаторы; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; блины; булки; ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматизатор]; вафли; вермишель; ароматизаторы кофейные; вещества подслащивающие натуральные; глюкоза для кулинарных целей; горчица; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закуски легкие на базе риса; закуски легкие на базе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе растительные; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия макаронные; йогурт замороженный [мороженое]; какао; каперсы; карамель [конфеты]; клейковина пищевая; конфеты; кофе; крахмал пищевой; крекеры; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки; кушанья мучные; лапша; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; лепешки рисовые; майонез; макароны; мамалыга; марципан; мед; мороженое; мука пищевая; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на основе чая; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; орех мускатный; пастилки [кондитерские изделия]; патока; перец; печенье; пироги; пицца; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для мороженого; пралине; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты на основе овса; пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; равиоли; резинки жевательные; рис; рулет весенний; сахар; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; сладости; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; соусы [приправы]; спагетти; специи; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; травы огородные консервированные [специи]; уксус; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом; шоколад; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел» противопоставленного товарного знака. Данные товары однородны по роду (ароматизаторы пищевые, изделия кулинарные на основе злаков, изделия кулинарные на основе муки, тесто и изделия из теста, изделия кондитерские, сахара, заменители сахара, вещества связующие и загустители пищевые, продукты для сбраживания, ферменты, мороженое и порошки для его приготовления, соусы пищевые, мука, приправы пряные, какао и напитки на основе какао, кофе и напитки кофейные, чай и напитки на его основе, сахар и его заменители, вещества, добавляемые в продукты питания), виду, потребительским свойствам, условиям реализации, адресному кругу потребителей.

В отношении анализа однородности товаров, для которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку заявленному обозначению и в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак, коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. При этом, смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда). В рассматриваемом случае была установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений, а также высокая степень однородности сравниваемых товаров 29 и 30 классов МКТУ, что может привести к высокой вероятности смешения данных товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте.

При этом для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и заявленного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых обозначений и об однородности вышеуказанных услуг, является достаточным основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Приведенная в возражении судебная практика принята коллегией во внимание, однако, она никак не преодолевает изложенных по тексту заключения выводов, поскольку судебные решения, на которые ссылается заявитель, относятся к иным обозначениям, а также иным правовым ситуациям, существенно отличающимся от рассматриваемого дела.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.07.2024, оставить в силе решение Роспатента от 29.05.2024.