Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2017713937 с приоритетом от 11.04.2017 зарегистрирован 07.06.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №659107 в отношении товаров и услуг 16, 35, 39, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Томское туристическое агентство», 634045, Томская область, г. Томск, ул. Мокрушина, 7, кв. 68 (далее – правообладатель; ООО «Томское туристическое агентство»).

В поступившем возражении выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №659107 предоставлена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 1 (3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака имеется спор относительно использования при осуществлении предпринимательской деятельности обозначения «ХОТТУР», выразивший в соответствующих претензиях к лицу, подавшему возражение, о нарушении прав на товарный знак и доменное имя;

- входящий в состав оспариваемого товарного знака словесный элемент «ХОТТУР» состоит из двух слов, значение которых хорошо известно российскому потребителю: «хот» (транслитерация английского слова «hot» - горячий, горящий, при этом слово «горячий» в русском языке соответствует синониму «актуальный»), «тур» (заимствованное слово в русском языке, ассоциируется с туристической деятельностью);

- словосочетание английских слов «хот тур» означает «горячий/горящий тур» является идиомой, распространенным и общеупотребимым в сфере оказания туристических услуг выражением, которое имеет значение «тур (путевка) актуальный к реализации прямо сейчас, использование которого не требует отлагательства», при этом изобразительная часть товарного знака подчеркивает семантику словесного элемента;

- используемое в спорном товарном знаке слово (фактически – словосочетание) указывает на вид и свойство услуги в сфере туристической деятельности, устойчиво употребляется в данной сфере как на английском языке (латинскими буквами или в транслитерации буквами русского алфавита), так и в переводе на русский язык в аналогичном значении;

- довод возражения о том, что обозначение «ХОТТУР» образовано от английского словосочетания «hot tour» и означает в переводе «горящий тур» и его аналог «горячий тур» в значении «тур с близкой датой вылета, имеющий мало шансов быть проданным по ранее объявленной стоимости» подтверждается соответствующим Заключением специалиста;

- приведенное смысловое значение указанного словосочетания усматривается из решения Роспатента по заявке №2018717119, подготовленного по результатам экспертизы обозначения «HOT TOUR», поданного на регистрацию в качестве товарного знака ООО «ХОТ ТОУР»;

- при экспертизе оспариваемого товарного знака экспертизой указывалось, что словесный элемент «ХОТТУР» воспринимается в значении «туры горящих путевок», поэтому для товаров и услуг, имеющих отношение к туристической деятельности, является неохраняемым, а для иных товаров и услуг способен ввести потребителя в заблуждение, однако, впоследствии этот довод был снят;

- кроме того, решениями Роспатента по заявкам №2018717119 (касается обозначения «HOT TOUR») и №2018717122 (касается обозначения «ХОТ ТУР») указанные словесные обозначения были признаны сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком со словесным элементом «ХОТТУР», а, значит, эти слова являются эквивалентами друг друга и характеризуют услугу в области туристической деятельности;

- сам правообладатель при продвижении оказываемых услуг позиционирует себя в качестве «Агентство горящих туров», чем также подтверждается определенная семантика слова «ХОТТУР»;

- словосочетание «ХОТТУР» не обладает различительной способность в результате его широкого и длительного использования разными участниками рынка туристических услуг, состоит только из элементов, характеризующих услуги определенного вида и их свойства, занимает доминирующее положение, поэтому предоставление правовой охраны данному обозначению в составе товарного знака в отношении части услуг по 35, 39 и 43 классам МКТУ (относящимся к туристической деятельности) недопустимо и ущемляет права других лиц, в частности, лица, подавшего возражение, и аффилированных с ним компаний – ООО «ХОТ ТУР», Москва и ТОО «HOT TOUR», Казахстан;

- поскольку словосочетание «ХОТТУР» является устойчивым, характеризует вид и свойство услуг в сфере туристической деятельности, его использование в отношении товаров и услуг, не относящихся к указанной деятельности, способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара или услуги;

- действия правообладателя оспариваемого товарного знака по регистрации неохраноспособного обозначения «ХОТТУР» усматриваются признаки недобросовестности и злоупотребления правом.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №659107 недействительным в отношении всех товаров и услуг 16, 35, 39, 43 классов МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, представлены следующие документы (копии):

- Выписка из ЕГРЮЛ, касающаяся ООО «ХОТ ТОУР» (распечатка с сайта ФНС России) [1];

- Выписка из ЕГРЮЛ, касающаяся ООО «Томское туристическое агентство» (распечатка с сайта ФНС России) [2];

- Выписка из ЕГРЮЛ, касающаяся ООО «ХОТ ТУР» (распечатка с сайта ФНС России) [3];

- Справка о государственной регистрации юридического лица от 11.09.2019[4];

- Распечатка старицы сайта Комитета по статистике Республики Казахстан [5];

- Заявка на государственную регистрацию от 11.04.2017 [6];

- Сведения о товарном знаке №659107 (распечатка с сайта ФГБУ ФИПС) [7];

- Сведения по заявке №2017713937 с приоритетом от 11.04.2017 на регистрацию товарного знака «» (распечатка с сайта ФГБУ ФИПС) [8];

- Претензия от 31.10.2018 [9];

- Исковое заявление от 07.12.2018 [10];

- Уведомление от 07.02.2018 [11];

- Письмо патентного поверенного Шиловой М.А. от 19.03.2018 [12];

- Сведения о заявке №2018717119 на регистрацию товарного знака «» с приоритетом от 25.04.2018 (распечатка с сайта ФГБУ ФИПС)[13];

- Уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения по заявке №2018717119 требования законодательства от 20.12.2018 [14];

- Решение об отказе от 26.08.2019 по заявке №2018717119 [15];

- Сведения по заявке №2018717122 на регистрацию товарного знака «» с приоритетом от 25.04.2018 (распечатка с сайта ФГБУ ФИПС)[16];

- Копия уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения по заявке №2018717122 требованиям законодательства от 07.12.2018[17];

- Протокол осмотра доказательств от 12.09.2019 информационного ресурса сайта https://hottur.ru [18];

- Протокол осмотра доказательств от 12.09.2019 информационного ресурса https://nic.ru со ссылкой на https://hottur.ru [19];

- Заключение специалиста №278-э/2019 от 16.09.2019 [20];

- Распечатка страницы сайта translate.academic.ru/hot/en/ru/, перевод слова «hot» [21];

- Распечатка страницы сайта syn_ru.academic.ru/530, синонимы слова «горячий» [22];

- Распечатка страницы сайта https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/16546, толкование слова «хот-дог» [23];

- Распечатка скриншота страницы сайта travelbelka.ru [24];

- Распечатка скриншота страницы сайта ru.pirates.travel [25];

- Распечатка скриншота страницы сайта tourforyou.ru [26];

- Распечатка скриншота страницы сайта tripvariator.ru [27];

- Претензия от 14.01.2019 [28].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №659107, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения со следующими аргументами в защиту товарного знака:

- следует критически отнестись к представленному лицом, подавшим возражение, Заключению специалиста, поскольку отсутствуют сведения о методике проведения исследования, вызывает сомнение квалификация специалиста в силу отсутствия каких-либо документов о наличии у него соответствующей квалификации для проведения исследований, приведенные в Заключении специалиста выводы основаны на устаревших и неидентифицируемых источниках информации, содержат логические ошибки;

- лицом, подавшим возражение, не представлено словарно-справочных сведений о том, что обозначение «hot tour» относится к устойчивым словосочетаниям с определенным смысловым значением;

- при обращении к сети Интернет по запросу «ХОТТУР» в качестве результатов поиска были выявлены сведения о правообладателе оспариваемого товарного знака, который использует это обозначение не для указания вида деятельности, а как средство индивидуализации – фирменное наименование, при этом в поисковой системе отсутствует отождествление обозначения «хот тур» со словосочетаниями «горящие туры» или «горячие туры»;

- словесный элемент «ХОТТУР» является фантазийным и семантически нейтральным по отношению к товарам и услугам, приведенным в оспариваемом товарном знаке.

В силу изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №659107.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения лиц, коллегия признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (11.04.2017) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся:

простые геометрические фигуры, линии, числа;

отдельны буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово;

общепринятые наименования;

реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;

сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Из имеющихся в деле материалов [9], [10], [28], усматривается, что между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака имеются спорные взаимоотношения, касающиеся столкновения исключительных прав на сходные до степени смешения средства индивидуализации - товарный знак со словесным элементом «ХОТТУР» и фирменное наименование «ХОТ ТОУР», а также доменное имя hottour.ru, под которым ООО «ХОТ ТОУР» осуществляет продвижение своих услуг в сети Интернет. Также из материалов возражения [13] - [17] следует, что ООО «ХОТ ТОУР» предпринимались действия по регистрации товарных знаков «» (заявка №2018717122) и «» (заявка №2018717119), при этом в качестве сходного до степени смешения товарного знака экспертизой противопоставлялся оспариваемый товарный знак по свидетельству №659107.

Указанные обстоятельства в совокупности позволяют сделать вывод о наличии заинтересованности ООО «ХОТ ТОУР» в подаче настоящего возражения, что правообладателем товарного знака по свидетельству №659107 не оспаривается.

Что касается мотивов для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №659107, то необходимо отметить следующее.

Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №659107 с приоритетом от 11.04.2017, зарегистрированный в отношении товаров и услуг 16, 35, 39, 43 классов МКТУ, представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит изобразительный элемент в виде солнца и пальм на фоне прямоугольника желто-оранжевого цвета, а также словесный элемент «ХОТТУР» в оригинальной графической манере.

По мнению лица, подавшего возражение, регистрация товарного знака по свидетельству №659107 для части услуг 35, 39, 43 классов МКТУ, относящихся к туристической деятельности, произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку слово «ХОТТУР» не обладает различительной способностью, является описательным обозначением, при этом данный неохраноспособный элемент занимает доминирующее положение в товарном знаке.

Анализ оспариваемого комбинированного товарного знака «» показал, что входящие в его состав словесные и изобразительные элементы визуально занимают равнозначное положение, в связи с чем довод правообладателя о доминировании слова «ХОТТУР» представляется необоснованным.

В свою очередь, исследовав словесную часть оспариваемого товарного знака, коллегия установила, что слово «ХОТТУР», выполненное буквами кириллического алфавита, не является лексической единицей русского языка.

Так, лицом, подавшим возражение, не представлено каких-либо выдержек из словарно-справочных источников информации, в которых бы фигурировало слово «ХОТТУР», обозначающее какой-либо предмет, явление или их признаки. Имеющиеся в распоряжении коллегии общедоступные источники информации (Интернет-словари и энциклопедии портала https://dic.academic.ru) данных о наличии в русском языке слова «ХОТТУР» также не содержат.

Коллегия приняла к сведению довод возражения о том, что словесное обозначение «ХОТТУР» представляет собой транслитерацию слова «hottour», которое, в свою очередь, образовано из двух значимых слов английского языка – «hot» и «tour», где под словом «tour» подразумевается «тур, турне, путешествие, поездка», а слово «hot», исходя из представленных данных англо-русских словарей [21], является многозначным.

Как следует из упомянутого источника информации [21], в зависимости от сочетания с теми или иными лексическими единицами английского языка слово «hot» может иметь следующие значения: «1. горячий, жаркий; 2. горячий, страстный; разгоряченный, возбужденный; раздраженный; страстно увлекающийся; (находящийся) в состоянии творческого подъема, вдохновения; 3. горячий, напряженный; 4. спорный, вызывающий ожесточенные споры; жгучий, злободневный; 5. свежий; недавний; только полученный или прибывший; преследующий, идущий по пятам; 6. близкий к цели; 7. острый, пряный, содержащий много перца; жгучий; 8. яркий, резкий, кричащий (о цвете); 9. сладострастный, похотливый, чувственный; скабрѐзный, похабный; возбуждающий, волнующий, (сладо)страстный (о джазе или свинге); 10. опасный, рискованный; связанный с неудобствами и т.п.; 11. высокорадиоактивный; 12. скоростной, высокоскоростной; 13. постояннодействующий, поддерживаемый в постоянной готовности; 14. (только что) украденный, незаконно приобретенный или хранимый; контрабандный; усиленно разыскиваемый полицией; скрывающийся от правосудия; 15. отличный, замечательный; привлекательный; счастливый, удачный; пользующий успехом, популярный; модный, быстро раскупаемый, ходовой (о товаре); смешной, нелепый; невероятный, невозможный и т.д.

Следует констатировать, что ни один из предложенных вариантов перевода, приведенных в источнике информации [21], не содержит употребления слова «hot» в совокупности со словом «tour».

Также в распоряжении коллегии отсутствует информация о каких-либо устойчивых выражениях, в составе которых присутствовало бы слово «hot» в сочетании со словами из туристической сферы деятельности, которые в совокупности имели бы такое смысловое значение как «горящий тур», «горящая путевка» (тур, или его составляющая, которые не могли быть реализованы близко к дате начала тура и поэтому предлагаются по сниженной цене (иногда ниже себестоимости), см. Лексикон туриста 2014, https://dic.academic.ru/508/Горящий_тур), на чем настаивает лицо, подавшее возражение.

При обращении к словарно-справочным данным коллегия установила, что понятию «горящий тур» или «горящая путевка» в английском языке соответствует словосочетание «last minute tour» / «last minute deal» (см. www.translate.ru, www.lingvolive.com), а не «hot tour».

Словосочетания «hot tour» в силу смыслового значения входящих в его состав словесных элементов может быть переведено как «горячий тур», при этом в возражении не приводится выдержек из словарно-справочной литературы, позволяющих прийти к выводу, что «горячий тур» является синонимом такого понятия как «горящий тур».

Коллегия приняла во внимание довод возражения о том, что слово «хот» в силу его заимствования из английского языка (например, в слове хот-дог [23]) стало известно российскому потребителю именно в контексте «горячий». Вместе с тем представленные лицом, подавшим возражение, словарно-справочные сведения [22] раскрывают семантику слова «горячий» как относящегося к погоде и ее признакам, или имеющего отношение к осязательному восприятию. Среди приведенных синонимов слова «горячий» отсутствует слово «горящий».

Анализ представленных лицом, подавшим возражение, распечаток из сети Интернет с различных туристических сайтов третьих лиц [24] - [27] показал, что в этих источниках информации фигурирует словосочетание «горячие туры». Однако сделать вывод о том, что это обозначение представляет собой устойчивое словосочетание в области туристической деятельности со значением, эквивалентным понятию «горящий тур», из этих документов не представляется возможным. Более того, упоминание понятия «горячий тур» в сети Интернет на сайте нескольких туристических компаний еще не свидетельствует о том, что это обозначение не обладало различительной способностью на дату приоритета оспариваемого товарного знака. Приведенные ссылки вообще не содержат каких-либо дат о размещении информации со словом «горячий тур» на этих ресурсах, которые можно было бы соотнести с датой приоритета оспариваемого товарного знака.

Применение же самим правообладателем наравне со словом «ХОТТУР» словосочетания «Агентство горячих туров» при оказании услуг, связанных с реализацией «горящих туров» [17], [19], может свидетельствовать лишь об использовании товарного знака, а также об ассоциативном характере спорного обозначения «ХОТТУР», его восприятии потребителем через ряд рассуждений и домысливания.

Коллегия также приняла к сведению представленное лицом, подавшим возражение, Заключение специалиста [20]. Данное Заключение, по сути, является частным мнением лица, обладающего знаниями в области лингвистики, но не имеющего отношения к туристической сфере деятельности. Вместе с тем, необходимо отметить, что объективность выводов Заключения в области лингвистики вызывает сомнения в силу ряда логических несовпадений. Так, например, в Заключении указывается на то, что слово «хоттур» является самостоятельной лексической единицей русского языка, при этом не указывается, в каком словарно-справочном источнике это слово упоминается. Далее отмечается, что слово «хоттур» образовано от английского словосочетания «hot tour», а также приводятся варианты перевода как слова «tour» (1. путешествие, поездка, экскурсия; 2. турне, тур, гастроли), так и слова «hot», среди которых упоминаются такие как «1. горячий, жаркий; 2. острый; 3. пламенный; раздраженный; 5. взволнованный; возбужденный; 6. отличный, шикарный; 7. сексуальный, привлекательный». Принимая во внимание приведенные значения слов «hot» и «tour» специалист приходит к выводу о том, что словосочетание «hot tour» переводится как «горящий тур, горящая путевка» или как «горячий тур», при этом отмечает, что эти понятия в области туризма являются синонимами, при этом без каких-либо ссылок на словарно-справочные источники информации, послужившие основой для таких выводов. Вместе с тем, следует упомянуть, что по тексту рассуждений специалист приводит иной термин, соответствующий понятию «горящая путевка» в английском языке - «late deals», «last-minute specials».

Что касается довода возражения о том, что подтверждением неохраноспособности обозначения «ХОТТУР» является отказ в регистрации поданных ООО «ХОТ ТОУР» обозначений «» по заявке №2018717122 и «» по заявке №2018717119, то необходимо отметить, что в отношении указанных обозначений действительно были приняты решения об отказе в государственной регистрации товарных знаков. Однако вывод о несоответствии товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса был сделан только в отношении обозначения «» по заявке №2018717119, обозначение же «» по заявке №2018717122 рассматривалось в качестве фантазийного.

Таким образом, резюмируя все вышеизложенное, следует констатировать, что в распоряжении коллегии отсутствуют какие-либо документальные подтверждения того, что обозначение «ХОТТУР» носит описательный характер для товаров и услуг в области туризма. Лицом, подавшим возражений, не представлено ни одного источника информации, из которого бы усматривалось, что на рынке туристических услуг предлагался бы такой товар как «ХОТТУР», либо оказывалась бы услуга с таким названием. В этой связи довод возражения об отсутствии различительной способности слова «ХОТТУР», его описательном характере и необходимости свободного всеми участниками туристического бизнеса является голословным.

В этой связи оснований для признания оспариваемого товарного знака неохраноспособным в целом для части услуг 35, 39, 43 классов МКТУ в соответствии с требованиями пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса не имеется.

Учитывая отсутствие описательного характера обозначения «ХОТТУР», не представляется возможным сделать вывод о способности оспариваемого товарного знака «» по свидетельству №659107 вызывать не соответствующие действительности представления о каких-либо товарах или услугах, содержащихся в его перечне. Следовательно, нет оснований для вывода о несоответствии товарного знака по свидетельству №659107 требованиям, установленным положениями пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Что касается упомянутого в возражении довода о недобросовестности действий правообладателя оспариваемого товарного знака по его регистрации и использованию, то необходимо указать, что установление факта недобросовестной конкуренции или злоупотребления правом, связанных с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак, не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Таким образом, принимая во внимание все обстоятельства дела в совокупности, не представляется возможным признать доводы возражения убедительными, вследствие чего оно не подлежит удовлетворению.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.10.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №659107.