Заявка №2010731892 на регистрацию комбинированного знака обслуживания со словесными элементами «почтовый супермаркет», «МИКС», «Мода. Интерьер. Красота. Стиль» была подана ООО «Арт-Сигма медиа» (в дальнейшем в наименование заявителя были внесены изменения – права на заявку переданы ООО «МЕГАПОЛИС» (далее - заявитель)) 05.10.2010 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.
Роспатентом 20.12.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2010731892 (далее – решение Роспатента). Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц знаками:
- «MIX», международная регистрация № 1031737, приоритет 24.09.2009, «Demp B.V.» [1];
- «MIKS», свидетельство № 202875, приоритет 21.09.1998, Ксензов С.А. [2];
- «МИКС», свидетельство № 264987, приоритет 19.03.2003, ЗАО «Морские компьютерные системы» [3];
- «МИКС», свидетельство № 361982, приоритет 15.05.2007, ООО «Дженалли» [4];
- «MIX», свидетельство № 361409, приоритет 22.05.2007, ООО «НПО Химпром» [5].
В палату по патентным спорам 29.02.2012 поступило возражение на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2010731892, доводы которого сводятся к следующему:
- заявленное обозначение и противопоставленные знаки не могут быть признаны сходными в силу их несходства в целом. Оценку необходимо проводить именно в целом, а не только частей обозначений («МИКС», «MIX», «MIKS»);
- фонетическое совпадение слов «МИКС», «MIX», «MIKS» не может свидетельствовать о сходстве обозначений до степени смешения (приведен пример решения палаты по патентным спорам и Арбитражного суда по товарному знаку «IMPERIA TOWER ИМПЕРИЯ ТАУЭР»);
- слово «МИКС» не является в заявленном обозначении доминирующим (доминирующими являются изобразительный элемент и словесный элемент «почтовый супермаркет»);
- элемент «почтовый супермаркет» представляет собой оригинальное словосочетание. При этом по запросу в системе «Yandex» выявляются только ссылки на услуги заявителя;
- благодаря наличию изобразительного элемента в виде сургучной печати и словосочетания «ПОЧТОВЫЙ супермаркет» заявленное обозначение ассоциируется в первую очередь с почтой, в то время как противопоставленные знаки таких ассоциаций не вызывают.
В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:
- копия заключения о филологических аспектах сравнения словесных обозначений (1);
- распечатки из сети Интернет (2).
На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.
При подготовке к заседанию коллегии палаты по патентным спорам были выявлены дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в решении Роспатента от 20.12.2011 и препятствующие регистрации заявленного обозначения.
К указанным обстоятельствам относится довод о том, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Заявленное обозначение в отношении услуг 35 класса МКТУ способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, поскольку воспроизводит обозначение, используемое в своей хозяйственной деятельности иным лицом – ФГУП «Почта России».
Кроме того, дополнительно был выявлен сходный до степени смешения знак по международной регистрации №1030007 [6], правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.
Заявителю была предоставлена возможность для изложения своих доводов и соображений по указанным основаниям.
Заявителем 29.05.2012, а также на заседании коллегии, состоявшемся 05.06.2012, были представлены дополнения к возражению, доводы которых сводятся к следующему:
- первоначально заявка № 2010731892 была подана ООО «Арт-Сигма медиа», которое является учредителем средства массовой информации (далее – СМИ) «Почтовый супермаркет «МИКС». Между данной компанией (исполнитель) и ФГУП «Почта России» (заказчик) был заключен договор, согласно которому исполнитель предоставляет заказчику право на издание многостраничного печатного рекламно-информационного издания в качестве Издателя, включая право на использование его названия и логотипа;
- в декабре 2011 года права на заявку были переданы ООО «Мегаполис» по соглашению от 14.09.2011, при этом ООО «Мегаполис» обязалось осуществлять продвижение товаров для третьих лиц, а именно продажу товаров по каталогу и управление процессами обработки заказов на покупки товаров по каталогу;
- в январе 2011 года между ООО «Мегаполис» и ФГУП «Почта России» был подписан договор, согласно которому первое обязывается оказывать последнему услуги по управлению процессами обработки заказов на покупки товаров (предпочтовая подготовка товара);
- изложенное свидетельствует, что использование ФГУП «Почта России» заявленного обозначения осуществляется с даты, более поздней, чем дата подачи заявки (первый каталог выпущен в январе 2011, а дата подачи заявки – 05.10.2010), при этом именно заявитель оказывает услуги по продвижению товаров, а не ФГУП «Почта России».
Доводы относительно противопоставления знака [6] повторяют доводы возражения.
Заявителем представлены следующие материалы:
- копия свидетельства о регистрации СМИ (3);
- копия договора № 406 от 21.06.2010 и дополнительного соглашения к нему (4);
- каталог (5);
- распечатки фотографий зданий (6);
- копия соглашения от 14.09.2011 (7);
- копии материалов договора № 2004/2 от 25.01.2011 (8).
По результатам рассмотрения возражения коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными знаками [1-6], а также то, что регистрация заявленного обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ на имя ООО «Мегаполис» способна ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего услуги.
На основании заключения палаты по патентным спорам Роспатентом принято решение от 24.07.2012 об отказе в удовлетворении возражения от 29.02.2012, изменении решения экспертизы Роспатента от 20.12.2011 и отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010731892 с учетом дополнительных обстоятельств.
Решением Арбитражного суда города Москвы от 25 декабря 2012 по делу №A40-129248/12-15-461, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда №09АП-3752/2013-АК от 26.03.2013, решение Роспатента от 24.07.2012 признано недействительным.
В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. В этой связи возражение от 29.02.2012 рассматривается коллегией палаты по патентным спорам повторно.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.
С учетом даты приоритета (05.10.2010) заявки №2010731892 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).
В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.
В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.
Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) и (4) пункта 14.4.2.2 Правил.
В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.
В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.
В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.
Заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой композицию из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения оттиска печати с вписанными в него по кругу словесными элементами «Мода. Интерьер. Красота. Стиль». В центре оттиска печати расположен словесный элемент «МИКС». Слева от изобразительного элемента размещен в две строки словесный элемент «ПОЧТОВЫЙ СУПЕРМАРКЕТ». Правовая охрана испрашивается в голубом, белом, красном и коричневом цветовом сочетании в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.
Словесные элементы «Мода. Интерьер. Красота. Стиль» характеризует услуги, указывая на их вид и свойства, в отношении которых испрашивается регистрация знака обслуживания, в связи с чем они является неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Вывод о неохраноспособности указанных элементов заявителем не оспаривался.
Заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия ранее зарегистрированных на имя иных лиц в отношении однородных услуг знаков [1-6].
Противопоставленный знак [1] является комбинированным и представляет собой композицию из словесного элемента «MIX», выполненного с укрупнением буквы «Х», и изобразительного элемента в виде геометрической фигуры (9 соединяющихся по дуге полосок). Правовая охрана предоставлена в цветовом сочетании: «bleu, gris, blanc, vert, jaune, rouge», в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ.
Противопоставленный знак [2] является комбинированным и представляет собой геометрическую фигуру неправильной формы с вписанным в нее словесным элементом «Miks», выполненным с заглавной буквы. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ.
Противопоставленный знак [3] является комбинированным и представляет собой композицию из стилизованного изображения треугольника, под которым размещен элемент «МИКС». Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ.
Противопоставленный знак [4] является словесным и элемент «МИКС MUX», выполненный в две строки. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ.
Противопоставленный знак [5] является комбинированным и представляет собой композицию из стилизованного изображения бабочки и слова «mix», выполненного оригинальным шрифтом. Справа от композиции по дуге размещены изображения разноцветных пятен. Правовая охрана предоставлена в черном, красном, желтом, синем и зеленом цветовом сочетании, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ.
Противопоставленный знак [6] является комбинированным и представляет собой композицию из двух геометрических фигур: горизонтально-ориентированная плашка с закругленными боковыми гранями, в которую вписан элемент «MIX», и горизонтально-ориентированная прямоугольная плашка с вписанным в нее элементом «Markt», выполненным с заглавной буквы. Правовая охрана предоставлена в цветовом сочетании: «Pantone 7460 C (bleu vif) et Pantone 109 C (jaune). Lettres et bordures jaunes; fond bleu vif», в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ.
Кроме того, заявленное обозначение содержит элемент «ПОЧТОВЫЙ СУПЕРМАРКЕТ «МИКС», который воспроизводит обозначение, используемое ФГУП «Почта России». В этой связи регистрация заявленного обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ на имя заявителя способна ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего услуги.
Решением Арбитражного суда города Москвы от 25 декабря 2012 по делу №A40-129248/12-15-461 установлено следующее.
Степень сходства обозначений определяется общностью их элементов, которая, в свою очередь, зависит от соотношения совпадающих и несовпадающих частей, а также их значения в композиции.
При сравнении словесных элементов обозначений, необходимо проводить сравнение в отношении словесного элемента в целом, а не только его части. Словесный элемент заявляемого обозначения состоит из следующих частей: словосочетания «ПОЧТОВЫЙ супермаркет»; слова «Мода.», «Интерьер.», «Красота.», «Стиль»; аббревиатуры, образованной от перечисленных выше слов, «МИКС».
Словесный элемент заявленного обозначения «ПОЧТОВЫЙ супермаркет МИКС» и словесные элементы сравниваемых обозначений «MIX» [1], [5] , «MIKS» [2]; «МИКС» [3], [4], «MIX Markt» [6] не являются сходными по звуковому признаку за счет присутствия в заявленном обозначении охраняемого словесного элемента «ПОЧТОВЫЙ супермаркет», находящегося в начальной позиции и имеющего большую длину (19 букв). Так, произношение словосочетания «ПОЧТОВЫЙ супермаркет МИКС» начинается со слов «ПОЧТОВЫЙ супермаркет», что позволяет фонетически воспринимать звукоряд заявленного обозначения, как существенно отличающийся от произношения противопоставленного знака.
Фонетическое совпадение слов «МИКС» и «MIX», «МИКС» и «MIKS», не может свидетельствовать о сходстве обозначений до степени смешения, поскольку вхождение одного обозначения в другое фонетически сближает знаки, однако данное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом.
Визуально сравниваемые словесные элементы состоят из разного количества слов (7 и 2 или 1), имеют различную длину и расположение относительно друг друга, выполнены различными шрифтами с использованием букв разных алфавитов, в разном цвете, что обуславливает отсутствие их сходства по графическому признаку. Слово «МИКС» вписано в круг и выполнено оригинальным шрифтом, при этом буквы «М» и «С» искажены и имеют меньший размер, чем буквы «И» и «К», что усиливает визуальное различие между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками.
Доводы Роспатента о доминировании в заявленном к регистрации товарном знаке аббревиатуры «МИКС», судом отклонены в силу следующих обстоятельств.
В заявленном обозначении слово «МИКС» не является доминирующим. По мнению суда, доминирующим элементом в заявленном обозначении является словосочетание «ПОЧТОВЫЙ супермаркет» и изобразительный элемент, выполненный в виде сургучной печати, частью которого является слово «МИКС».
Словосочетание «ПОЧТОВЫЙ супермаркет» является охраняемым элементом заявленного обозначения. Данное словосочетание представляет собой оригинальное сочетание слов «почтовый» и «супермаркет», при этом слова грамматически связаны между собой и образуют словосочетание, имеющее семантическое значение, отличающееся от семантического значения противопоставленных знаков. Слова «МИКС», «MIX», «MIKS» имеют нейтральное значение в отношении заявленных услуг и не вызывают каких-либо определенных ассоциаций у потребителя. Таким образом, можно сделать вывод об отсутствии семантического сходства между сравниваемыми обозначениями.
При оценке сходства комбинированных обозначений следует руководствоваться также и ассоциациями в целом, вызываемыми этими обозначениями. По мнению суда, заявленное обозначение благодаря наличию изобразительного элемента в виде сургучной печати и словосочетания «ПОЧТОВЫЙ супермаркет» ассоциируется в первую очередь с почтой, в то время как противопоставленные обозначения таких ассоциаций не вызывают.
Таким образом, суд пришел к выводу, что анализируемые знаки не являются сходными в целом, поскольку имеют существенные фонетические, семантические и графические отличия, а также вызывают различные ассоциации и порождают различное впечатление у потребителя.
Наряду с изложенным, суд считает, что Роспатент, делая вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения на основании того, что его использует в своей хозяйственной деятельности ФГУП «Почта России», не учел следующие обстоятельства.
Заявка на регистрацию обозначения в качестве товарного знака была подана ООО «Арт-Сигма медиа» 05.10.2010.
ООО «Арт-Сигма медиа» является учредителем СМИ Почтовый супермаркет «МИКС» (Свидетельство о регистрации средства массовой информации от 25 октября 2010 г. ПИ №ФС77-42507).
Между ООО «Арт-Сигма медиа» (Исполнитель) и ФГУП «Почта России» (Заказчик) был заключен Договор от 21 июня 2010 г. №406.
Затем между сторонами указанного Договора было заключено Дополнительное соглашение №1, в соответствии с п.1 которого, раздел 1 Договора дополнен п. 1.3 в следующей редакции: «1.3. Исполнитель, как учредитель средства массовой информации (свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ФС77-42507 от 25 октября 2010 г.), предоставляет Заказчику в течение срока действия настоящего Договора право на издание (выпуск) многостраничного печатного рекламно-информационного издания в качестве Издателя, включая право на использование его названия и логотипа, а также возможность распространения указанного издания по адресной базе Исполнителя на территории Российской Федерации».
На основании изложенного следует, что ФГУП «Почта России» принадлежит только неисключительное право на использование заявленного обозначения, ограниченное сроком действия Договора. После окончания срока действия Договора от 21 июня 2010 г. №406, ФГУП «Почта России» не может использовать заявленное обозначение в своей хозяйственной деятельности и не использует его, что в том числе подтверждается письмом ФГУП «Почта Россия», представленным в материалы дела.
14 сентября 2011 г. между ООО «Арт-Сигма медиа» и ООО «МЕГАПОЛИС» было подписано Соглашение, в соответствии с которым ООО «Арт-Сигма медиа» передало ООО «МЕГАПОЛИС» право на заявку на регистрацию товарного знака №2010731892, при этом ООО «МЕГАПОЛИС» обязалось осуществлять продвижение товаров для третьих лиц, а именно продажу товаров по каталогу и управление процессами обработки заказов на покупки товаров по каталогу, а также использовать товарный знак, в отношении которого в Роспатент подана спорная заявка на регистрацию, для услуг класса 35 МКТУ.
25 января 2011г. между ООО «МЕГАПОЛИС» и ФГУП «Почта России» был подписан Договор №2004/2, в соответствии с которым ООО «МЕГАПОЛИС» обязывается оказывать ФГУП «Почта России» услуги по управлению процессами обработки заказов на покупки товаров по каталогу (предпочтовая подготовка товара).
Представленная в сети Интернет на сайтах http://www.slideshare.net/, http://fcr.russianpost.ru/, http://www.dv-reclama.ru/ информация об обозначении «ПОЧТОВЫЙ супермаркет «МИКС», на которую ссылается в своем решении Роспатент, датирована 2011 годом, т.е. она появилась в сети Интернет после подачи заявки на регистрацию товарного знака истцом. На сайте http://www.miks-katalog.ru/, на который также есть ссылка в решении Роспатента, дата первой публикации заявленного обозначения отсутствует.
Таким образом, из вышеизложенного суд делает выводы, что использование ФГУП «Почта России» заявленного обозначения осуществляется, во-первых, на основании Договора (передано неисключительное право на срок действия Договора), во-вторых, с даты, более поздней, чем дата подачи заявки, в-третьих, именно истец, а не ФГУП «Почта России» оказывает услуги по продвижению товаров, заказанных по каталогу, связанные с предпочтовой подготовкой товаров.
Из вышеизложенного следует, что заявленное обозначение не несет в себе информации в отношении приведенных в перечне услуг и оказывающего их лица; что именно истец, а не ФГУП «Почта России», в рамках проекта по продаже товаров по каталогу оказывает услуги, в отношении которых испрашивается регистрация рассматриваемого обозначения; в решении Роспатента отсутствуют доказательства использования заявленного обозначения ФГУП «Почта России» до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака №2010731892.
Кроме того, как указано выше, письмом от 07.11.2012г. №321-16/26601, ФГУП «Почта России» указало, что спорное обозначение ей не используется и в качестве товарного знака не регистрировалось.
Поскольку оспариваемый товарный знак не несет в себе никакой информации о производителе услуг, сам по себе он не может порождать в сознании потребителя не соответствующих действительности представлений о производителе услуг, то основания для вывода о том, что заявленное обозначение содержит способные ввести в заблуждение потребителя сведения относительно лица, оказывающего услуги, отсутствуют.
Следовательно, регистрация заявленного обозначения на имя истца, не приведет к введению потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, а вывод Роспатента о том, что регистрация заявленного обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ на имя истца способна ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего услуги, является незаконным.
Суд не соглашается с доводами Роспатента, согласно которым словосочетание «почтовый супермаркет», входящее в состав комбинированного обозначения «ПОЧТОВЫЙ супермаркет МИКС Мода. Интерьер. Красота. Стиль», относится к слабым элементам, вследствие чего не должно приниматься во внимание при проведении экспертизы обозначения на тождество и сходство.
Словосочетание «ПОЧТОВЫЙ супермаркет» является оригинальным, т.е. не заимствованным, вполне самостоятельным, чуждым подражательности. Словосочетание «почтовый супермаркет» не представлено во фразеологических словарях русского языка, что означает, что данное словосочетание не является устойчивым.
По мнению суда, смысл словосочетания «почтовый супермаркет» без дополнительных рассуждений или домысливания не может быть понятен потребителю, так как семантическое значение указанного словосочетания является абсурдным.
Следовательно, учитывая оригинальность данного словосочетания, указанный элемент обозначения в целом должен быть отнесен к сильным элементам рассматриваемого обозначения.
Само понятие «введение в заблуждение» предполагает субъективность восприятия обозначения. Заблуждаться означает прийти к ошибочному суждению. Суждение, в свою очередь, возможно лишь на основе предшествующего опыта, различного у разных людей. Следовательно, возможность введения в заблуждение зависит от совокупности предшествующих знаний и, таким образом, носит явно субъективный характер.
Вероятность того, что покупатель товаров через каталог (ФГУП «Почта России» использовала рассматриваемое обозначение для маркировки услуг по продаже товаров по каталогу) будет введен в заблуждение относительно их продавца мала, т.к. специфика торговли по каталогу предусматривает указание в каталоге и/или на соответствующем сайте в сети Интернет наименование продавца товаров. Приобретая товары путем их предварительного заказа, покупатель обычно интересуется возможностью их возврата и соответственно продавцом, т.к. выбор товаров по каталогу сопряжен с определенными рисками (товар ненадлежащего качества, товар не соответствует размеру и т.п.).
Таким образом, вывод о том, что регистрация рассматриваемого обозначения в качестве товарного знака на имя ООО «МЕГАПОЛИС» приведет к введению потребителя в заблуждение относительно производителя услуг является необоснованным.
При изложенных обстоятельствах Арбитражный суд города Москвы решил признать недействительным решение Роспатента от 24.07.2012 по заявке №2010731892, которым было отказано в удовлетворении возражения от 29.02.2012, изменено решение экспертизы Роспатента от 20.12.2011 и отказано в регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2010731892. Указанное решение Арбитражного суда города Москвы оставлено без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда №09АП-3752/2013-АК от 26.03.2013.