Оспариваемый товарный знак по заявке №2000724702/50 с приоритетом от 27.09.2000 зарегистрирован 25.10.2002 за №225604 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Первый комбинат детского питания», Москва в отношении товаров 02, 29, 31, 32, 33 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне. Впоследствии товарный знак был уступлен и в настоящее время, согласно договору об отчуждении исключительных прав, зарегистрированному Роспатентом за №РД0035152 от 16.04.2008, правообладателем товарного знака по свидетельству №225604 является "КОММЕРШИАЛ ЭНД ИНДАСТРИАЛ ИНТЕРНЕШНЛ ЮНИОН ЛЛП", 788-790, Финчли Роуд, Лондон, NW11 7TJ, Великобритания (далее—правообладатель).
Товарный знак по свидетельству №225604 представляет собой словесное обозначение «НЕСТИК», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.
В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 30.07.2007 изложено мнение о том, что регистрация №225604 товарного знака «НЕСТИК» в отношении товаров 5 и 32 классов МКТУ противоречит требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992 (далее — Закон).
Доводы возражения сводятся к сводятся к следующему:
— оспариваемый товарный знак «НЕСТИК» является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 5 и 32 классов МКТУ с ранее зарегистрированными на имя лица, подавшего возражение, товарными знаками «NESTEA» по свидетельству №59134 и «NESQUICK» по свидетельству №59135; № 2000724702/50
— при этом товарный знак «NESQUICK» признан общеизвестным в Российской Федерации с 31.12.1999 и внесен в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков за №62, в связи с чем согласно статье 19.1 Закона его правовая охрана распространяется, в том числе и на неоднородные товары;
— сходство сравниваемых обозначений до степени смешения основано на фонетическом, и графическом сходстве сравниваемых словесных элементов и однородности товаров;
— вышеуказанное сходство в основном определяется за счет созвучия начальных частей «NES-» и «НЕС-», свидетельствующих о принадлежности знаков компании «Сосьете де Продюи Нестле»;
— также в возражении указано, что оспариваемый товарный знак представляет собой имитацию противопоставленных товарных знаков.
На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании правовой охраны товарного знака по свидетельству №225604 недействительной частично в отношении товаров 5 и 32 классов МКТУ.
К возражению приложены:
1. Изображения оспариваемого и противопоставленных товарных знаков и сведения об их правовом статусе [1];
2. Фотографии товаров под знаком «НЕСТИК» [2];
3. Свидетельство о регистрации ООО «Нестле Фуд» [3].
Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, представил отзыв от 07.02.2008, в котором выразил несогласие с изложенными в возражении доводами по следующим причинам:
- сравниваемые товарные знаки не являются сходными, так как не ассоциируются друг с другом в силу следующих факторов;
- фонетическое отличие обусловлено различными конечными частями сопоставляемых знаков «-ТИК» и «-TEA», «-QUICK»;
- знаки выполнены буквами различных алфавитов, что свидетельствует об их визуальном различии;
- смысловое сходство также отсутствует; № 2000724702/50
- ссылка лица, подавшего возражение, на общеизвестный товарный знак №62 «NESQUICK» не может быть учтена в силу отсутствия сходства и неоднородности товаров, в отношении которых обозначение «NESQUICK» было признано общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации;
- продукция, маркированная обозначениями «НЕСТИК» и «NESTEA», «NESQUICK» не смешивается потребителями, поскольку знаком «НЕСТИК» маркируется детское питание, знаком «NESTEA» - чай, а «NESQUICK» - хлопья и какао;
- следовательно, сравниваемые знаки используются в отношении неоднородных товаров, имеющих различные вид, назначение и круг потребителей;
- продукция, маркированная обозначением «НЕСТИК», активно рекламируется и присутствует на рынке в различных регионах России.
К отзыву приложены:
4. Сведения о рекламе, продвижении и реализации продукции под товарным знаком «НЕСТИК» [4].
5. Рекламные материалы [5].
Данное возражение было рассмотрено и по результатам рассмотрения Роспатентом было вынесено решение от 12.04.2008 «отказать в удовлетворении возражения от 30.07.2007 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №225604».
Решением Арбитражного суда города Москвы от 09.02.2009 по делу №А40- 42616/08-26-326 и Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.05.2009 по делу №09АП-4390/2008-АК решение Роспатента от 12.04.2008 признано недействительным в отношении товаров 32 класса МКТУ.
На основании данных судебных актов возражение от 30.07.2007 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №225604 в отношении товаров 32 класса МКТУ назначено к повторному рассмотрению.
Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными частично.
С учетом приоритета (27.09.2000) заявки №2000724702/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон и № 2000724702/50 Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95 за № 989, введенные в действие с 29.02.96 (далее—Правила).
В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.
Правилами установлено, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2.).
Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) и (4) пункта14.4.2.2.Правил.
При установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки, а также учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками (пункт 14.4.3. Правил).
Оспариваемый товарный знак по свидетельству №225604 представляет собой словосочетание «НЕСТИК», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.
Противопоставленный товарный знак по свидетельству №59134 представляет собой словесное обозначение «NESTEA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.
Противопоставленный товарный знак по свидетельству №59135 представляет собой словесное обозначение «NESQUICK», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.
Противопоставленный общеизвестный товарный знак №62 представляет собой обозначение «Nesquick», выполненное под наклоном буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом в темно-синем, синем, белом цветовом сочетании. № 2000724702/50
Решением Арбитражного суда города Москвы от 09.02.2009 по делу №А40- 42616/08-26-326 и Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.05.2009 по делу №09АП-4390/2008-АК было установлено сходство оспариваемого товарного знака «НЕСТИК» по свидетельству №225604 и противопоставленного товарного знака «NESQUICK» по свидетельству №59135 и общеизвестного товарного знака №62 «Nesquick».
При этом товары 32 класса МКТУ оспариваемого знака и товары противопоставленного товарного знака по свидетельству №59135 – «пиво, минеральные воды и другие безалкогольные напитки, сиропы, экстракты и эссенции для приготовления безалкогольных напитков» признаны однородными.
Следовательно, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №225604 в отношении товаров 32 класса МКТУ противоречит требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона.
Правомерность предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №225604 в отношении товаров 5 класса МКТУ вышеуказанными судебными актами подтверждена.