Международная регистрация знака «» за № 812204 была произведена 30.09.2003 на имя заявителя в отношении товаров 12 и 28 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Путем последующего указания от 11.12.2015 правовая охрана знака по международной регистрации № 812204 в отношении товаров 12 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации, распространена на территорию Российской Федерации.

Роспатентом 22.08.2017 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «G 63» по международной регистрации № 812204. Указанное решение явилось подтверждением предварительного отказа в предоставлении правовой охраны данному знаку, мотивированного его несоответствием требованиям пунктов 1 и 6 (1) статьи 1483 Кодекса, поскольку знак «G 63» не обладает различительной способностью, состоит исключительно из букв и цифр, не имеющих специальной графической проработки, и, кроме того, сходен до степени смешения со знаками «G 60» и «G 65» по международным регистрациям №№ 1281371 и 1293709, правовая охрана которых испрашивается на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ на имя HYUNDAI MOTOR COMPANY, Корея.

В поступившем 20.12.2017 возражении заявитель не согласился с решением Роспатента, отметив следующее:

- поскольку в отношении противопоставленных обозначений по международным регистрациям №№ 1293709 и 1281371 приняты решения об отказе в предоставлении правовой охраны, данные обозначения более не являются препятствиями к предоставлению правовой охраны знаку «G 63» по международной регистрации № 812204;

- как поясняется на сайте Федерального института промышленной собственности, в разделе «Ответы на часто задаваемые вопросы, касающиеся регистрации товарных знаков» (http://www1.fips.rU/wps/wcm/connect/content_ru/ru/brands_and_points/faq_tz#2), словесным характером обладают сочетания букв, представляющие собой, в частности, совокупности гласных и согласных звуков, в любой последовательности образующих слоги;

- входящая в состав заявленного обозначения «G 63» буква (и тем более цифра) сама по себе не может быть гласной или согласной, – гласные и согласные – это звуки речи, на письме передаваемые буквами;

- если обозначение, вне зависимости от того, какие буквы входят в его состав, читается как слово, то есть представляет собой сочетание согласных и гласных звуков, образующих слог или слоги, то такое обозначение следует признать обладающим словесным характером и, следовательно, различительной способностью;

- заявленное обозначение «G 63» по международной регистрации № 812204 на русском языке произносится следующим образом: [джи шестьдесят три] или [джи шесть три] (вместо [джи] возможен также русифицированный вариант произнесения латинской буквы «G» на русском языке как [гэ]);

- при произнесении и восприятии данного обозначения на слух в нем отчетливо выделяются три словесных элемента, состоящие из сочетания согласных и гласных звуков, даже отдельно взятая буква «G» в составе заявленного обозначения произносится как [джи] или [гэ], включает гласный звук, то есть, обладает словесным характером;

- заявленное обозначение «G 63» обладает различительной способностью, поскольку при произнесении представляет собой совокупность согласных и гласных звуков, образующих слоги, которые читаются как слово, то есть, имеет словесный характер;

- по отдельности входящие в состав заявленного обозначения буква и цифра могут не обладать различительной способностью, однако, вместе они образуют оригинальную комбинацию, которая читается как слово и обладает различительной способностью, поскольку вполне способна идентифицировать товары заявителя и отличать их от других, подобных товаров и услуг;

- в заявленном обозначении «G 63» буквы и число вместе образуют комбинацию, достаточно оригинальную, запоминающуюся и обладающую достаточной различительной способностью, чтобы идентифицировать товары и услуги заявителя, отличать и выделять их в ряду подобных;

- буквенно-численные обозначения широко распространены как обозначения моделей автомобилей и регистрируются в качестве товарных знаков, в том числе в России (например, знаки «BMW М5» по международной регистрации № 1021296, «BMW Х5» по международной регистрации № 1021735, «BMW i5» по международной регистрации № 1071177, «BMW М140» по международной регистрации № 1218052 и др.);

- заявителю принадлежат многочисленные товарные знаки, состоящие из букв (ы) и цифры, которым предоставлена правовая охрана в России, включая знаки «CLS 350», «В 160», «SL 350», «А 200», «S 400», «Е 180», «С 200», «Е 200», «С 450», «С 300 h», «А 300», «В 200 с» по международным регистрациям №№ 1219797, 1219798, 1222560, 1222587, 1222592, 1244595, 1274805, 1274817, 1244412, 1244609, 1244621, 1244617, а также другие;

- знаку «G 63» по международной регистрации № 812204 предоставлена правовая охрана в Австрии, Австралии, странах Бенилюкс, Швейцарии, Чешской Республике, Дании, Эстонии, Европейском Союзе, Испании, Финляндии, Франции, Великобритании, Греции, Венгрии, Ирландии, Италии, Лихтенштейне, Литве, Латвии, Монако, Норвегии, Польше, Португалии, Швеции, Словении, Словакии, Сан-Марино, то есть во всех странах, на которые заявлено расширение данной международной регистрации (кроме России, Турции и Китая);

- тот факт, что обозначение «G 63» было признано охраняемым патентными ведомствами вышеуказанных стран, дополнительно подтверждает приведенные здесь аргументы о том, что данное обозначение обладает различительной способностью и может выполнять идентифицирующую функцию товарного знака применительно к заявленным товарам 12 класса МКТУ;

- заявитель – это транснациональный автомобилестроительный концерн со штаб-квартирой в городе Штутгарт, Германия, крупнейшая по обороту компания Германии: концерн Daimler AG был основан как Daimler-Benz AG в 1926 году в результате объединения двух фирм: Daimler Motoren Gesellschaft и Benz & Cie; в 1998 году компания выкупила группу Chrysler и сменила название на DaimlerChrysler AG, затем концерн был снова переименован на Daimler AG;

- в настоящее время Daimler AG владеет долями в следующих компаниях: 10 % Daimler Trucks (производство грузовиков), 85 % Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation, 50,1 % Automotive Fuel Cell Cooperation, 22,4 % European Aeronautic Defence and Space Company (EADS), 22,3 % Tognum AG, 15 % КамАЗ, 10 % Tesla Motors, 7 % Tata Motors Ltd, 3,1 % альянса Renault-Nissan;

- в состав Daimler AG входят следующие подразделения: Mercedes-Benz Cars Group (занимается производством легковых автомобилей марок: Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach Smart); Daimler Trucks Group (занимается производством крупнотоннажных грузовых автомобилей (и, схожих по типу производства, автобусов), двигателей марок: Mercedes-Benz, Daimler Trucks North America LLC, Freightliner, Freightliner Custom Chassis Corporation (FCCC), Daimler Trucks Remarketing Corporation (DTRC), Daimler Trucks Government Vehicles, Detroit Diesel, Sterling Trucks, Thomas Built Buses, Western Star Trucks); Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation; Mercedes-Benz Vans Group (занимается производством малотоннажных грузовых автомобилей марок: Mercedes-Benz); Daimler Buses Group (занимается производством автобусов марок: Mercedes-Benz, Orion Bus Industries, Setra); Daimler Financial Services (занимается финансированием проектов группы: Mercedes-Benz Bank AG, Mercedes-Benz Financial, Daimler Truck Financial, Daimler Fleet Management GmbH);

- знак «G 63» активно используется заявителем в отношении марки внедорожника Mercedes-Benz;

- Mercedes-Benz G-класс, иногда именуемый G-Wagen – это серия полноразмерных внедорожников (автомобилей повышенной проходимости), производимых в Австрии и продаваемых под торговой маркой Mercedes-Benz;

- в отличие от иных серий транспортных средств торговой марки Mercedes-Benz автомобили G-класса сохраняют свой уникальный внешний вид независимо от модификации, будь то заводская или высокопроизводительная, уже на протяжении нескольких десятилетий;

- первый автомобиль марки Mercedes-Benz, в обозначении которого использовалась буква G, был выпущен еще в 1929 году;

- модель G3a выпускалась с 1929 по 1935 год; с 1934 года по 1939 год выпускалась модель G4, в феврале 1979 года состоялись презентации первого внедорожника G-класса; в 1990 году на автосалоне во Франкфурте было представлено новое поколение G-класса – автомобиль Mercedes-Benz W463; после приобретения концерном DaimlerChrysler тюнингового ателье AMG была представлена высокопроизводительная версия внедорожника G55 AMG с двигателем V8 мощностью 354 л.с.; в 2012 году состоялась премьера новой высокопроизводительной версии G 63 AMG мощностью более 500 лошадиных сил;

- автомобили G-класса используются не только автомобилистами-любителями, но и вооруженными силами целого ряда стран мира, включая Албанию, Алжир, Аргентину, Австралию, Австрию, Бельгию, Болгарию, Великобританию, Венгрию, Восточный Тимор, Германию, Грецию, Данию, Египет, Индию, Индонезию, Ирак, Канаду, КНДР, Латвию, Литву, Люксембург, Малайзию, Мексику, Монголию, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Португалию, Россию (полиция, подразделения государственной безопасности, военные и правительственные учреждения Российской Федерации используют внедорожники G-класса; в распоряжении команды сопровождения президента и премьер-министра находятся черный G 500 и G 55 AMG), Сербию, Сингапур, Словению, Словакию, США, Швецию, Швейцарию, Финляндию, Францию, Хорватию, Эстонию;

- знак «G 63» предназначен для использования в отношении не просто автомобилей, а легендарных и дорогостоящих автомобилей марки Mercedes-Benz, которые являются автомобилями премиального класса крайне высокой и недоступной для большинства рядовых потребителей ценовой категории;

- круг потребителей товаров, маркированных знаком «G 63», весьма ограничен;

- знак, без сомнения, известен той категории потребителей, для которой автомобили «G 63» предназначены, – потребителей, обладающих достаточными материальными средствами для приобретения автомобиля, минимальная цена которого (для нового автомобиля) превышает 11 миллионов рублей;

- покупка любого автомобиля, и тем более столь дорогостоящего, не осуществляется спонтанно, она требует предварительной подготовки, изучения представленных на рынке моделей, их особенностей и преимуществ, потребителю требуется не только различать автомобили разных марок и производителей, но и автомобили разных моделей одного и того же производителя;

- в G-классе внедорожников Mercedes-Benz представлено четыре модели автомобилей: «G 350 d», «G 500», «G 63» и «G 65»;

- именно буквенно-численные обозначения, в том числе обозначение «G 63», в данном случае позволяют потребителю отличить одну модель от другой, то есть, выполняют индивидуализирующую функцию товарного знака;

- простые названия марок автомобилей не сообщают достаточной информации о них, поэтому за указанием марки обычно всегда следует также и указание модели конкретного автомобиля, зачастую представленное в виде буквенно-численного обозначения (например, «Honda CR-V» или «Toyota GT 86»);

- именно название модели позволяет осведомленному потребителю идентифицировать соответствующий автомобиль, дает представление о его основных характеристиках и внешнем виде;

- знак «G 63» широко используется в России и хорошо известен соответствующему кругу российских потребителей, в том числе до даты последующего расширения международной регистрации № 812204 на Россию (11.12.2015);

- в сети Интернет отзывы об автомобилях «G 63» предоставлены владельцами из разных городов России, включая Москву, Самару, Тюмень, Уфу, Краснодар, Киров, Ростов-на-Дону и др., что свидетельствует о широкой географии присутствия автомобилей Mercedes-Benz марки «G 63» на российском рынке.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 22.08.2017 и предоставить правовую охрану знаку «G 63» по международной регистрации № 812204 в отношении всех товаров 12 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) сведения о решении Роспатента от 22.08.2017;

(2) распечатки из сети Интернет: Википедия, https://fishki.net, http://carobka.ru, http://auto.vesti.ru, https://google.ru, https://yandex.ru, https://www.drive2.ru, https://auto.ru.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвовавших в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты территориального расширения рассматриваемого знака (11.12.2015) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии c пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 11 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Знак «G 63» по международной регистрации № 812204 представляет собой сочетание буквы «G» и числа «63», выполненных в одну строку. Правовая охрана испрашивается на территории Российской Федерации в отношении товаров «automobiles et leurs pièces (comprises dans cette classe)» (автомобили и их части (включенные в этот класс)).

Согласно оспариваемому решению Роспатента от 22.08.2017 предоставлению правовой охраны знаку «» по международной регистрации № 812204 в отношении товаров 12 класса МКТУ препятствуют знаки «» и «» по международным регистрациям №№ 1281371 и 1293709, правовая охрана которых испрашивается в Российской Федерации с приоритетом от 23.07.2015 в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

В отношении указанных противопоставлений Роспатентом 05.06.2017 и 21.07.2017 приняты решения об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации, которые были опубликованы 29.06.2017 и 10.08.2017 (WIPO Gazette №№ 2017/24, 2017/30, соответственно). Таким образом, противопоставление данных знаков может быть снято.

Вместе с тем отказ в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 812204 обоснован также несоответствием знака «G 63» требованиям, предусмотренным положениями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку обозначение «G 63» представляет собой не имеющее словесного характера сочетание буквы и числа, выполненных стандартным шрифтом без какой-либо графической проработки, способной оказать влияние на индивидуализирующую функцию обозначения, вывод об отсутствии различительной способности этого обозначения на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса следует признать обоснованным.

Доводы заявителя о том, что буква «G» в силу своего произношения ([джи], [гэ]) может считаться словом, представляются неверными, поскольку в данном случае отсутствует сочетание букв, образующих слоги. Обозначение представлено сочетанием одной буквы и числа и, вне зависимости от способов его прочтения, не может быть признано словесным.

Таким образом, знак «G 63» не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью.

Доводы заявителя о том, что знак «G 63» широко используется в России, хорошо известен потребителям, в том числе до даты территориального расширения международной регистрации (11.12.2015), следовательно, приобрел различительную способность в результате его использования, являются недоказанными.

Представленные с возражением материалы (2) не подтверждают приобретение обозначением «G 63» различительной способности по следующим причинам.

В распечатках из Википедии (2) содержатся сведения о заявителе, а также о серии автомобилей Mercedes-Benz G-класса. Распечатки из других Интернет-ресурсов содержат информацию о технических характеристиках автомобиля, отзывы и прочее.

Согласно этим сведениям, автомобили заявителя G-класса претерпевали постоянные изменения как в части обновлений самого автомобиля, так и в части наименования, применяемого для обозначения соответствующей модели.

Как следует из совокупности имеющейся в деле информации автомобиль, в наименовании которого используется заявленный знак «G 63», представляет собой серию автомобилей, создаваемых с 2012 года компанией AMG (см., например, http://fishki.net) на основе моделей автомобилей, выпускаемых под маркой «Mercedes-Benz».

При этом следует констатировать, что в приложениях (2), содержащих информацию об автомобилях «Mercedes-Benz G 63 AMG» или «Mercedes-Benz G 63 AMG 6×6», наименование «G 63» без дополнительных элементов («AMG», «AMG 6×6», «Mercedes-Benz») не встречается.

Иными словами, индивидуализация автомобилей осуществляется совокупностью различных элементов, например: «Mercedes-Benz G 63 AMG», «G 63 AMG», «G 63 AMG 6×6», «Mercedes- AMG G 63», «Mercedes-Benz G 63 AMG 6×6».

Для автомобильной промышленности характерно использование буквенно-числовых кодов в качестве обозначения определенной модификации автомобиля. При этом заявителем должно быть подтверждено, что заявленная буквенно-числовая комбинация сама по себе уникальна и воспринимается исключительно как товарный знак заявителя. Однако, таких документов заявителем представлено не было.

Что касается довода возражения о том, что входящие в состав заявленного обозначения буква и число образуют оригинальную комбинацию, которая обладает различительной способностью, способна идентифицировать товары заявителя и отличать их от других, подобных товаров и услуг, то необходимо отметить следующее.

В соответствии с классификацией, основанной на рекомендациях ЕЭК ООН, буква «G» используется для обозначения категории транспортных средств повышенной проходимости.

Кроме того, использование буквы «G» в сочетании с числовыми элементами является нередким для автомобильной индустрии: буква «G» широко применяется иными производителями транспортных средств – товаров 12 класса МКТУ.

Так, например, в сети Интернет имеется информация о транспортных средствах, в наименованиях моделей которых используется буква «G» (например, транспортные средства фирмы Scania AB (G 500, G 400), http://webportalsrv.gost.ru; автомобили фирмы HYUNDAI (G 80, G 90), https://www.hyundai.ru/news/hyundai_motor_publikuet_rezultaty_raboty_za_1-e_polugodie_2016), а также о фирмах-автопроизводителях, использующих букву «G» для обозначения типа кузова для транспортных средств (BMW, кузов G30, G11, https://ru.wikipedia.org/wiki/BMW_G30, https://ru.wikipedia.org/wiki/BMW_G11).

Таким образом, в распоряжение коллегии не представлено доказательств того, что обозначение «G 63» само по себе ассоциируется с товарами именно заявителя и может выполнять индивидуализирующую функцию. Следовательно, основания для отмены оспариваемого заявителем решения Роспатента отсутствуют.

В части довода заявителя о наличии у него исключительных прав на территории Российской Федерации на товарные знаки, содержащие различные буквенно-числовые обозначения, следует указать, что делопроизводство по каждому знаку ведется отдельно с учетом всех конкретных обстоятельств дела. При этом, приняв к сведению представленную заявителем информацию о принадлежащих ему исключительных правах на буквенно-числовые знаки по приведенным возражении международным регистрациям, коллегия также считает необходимым отметить, что по ряду иных международных регистраций, принадлежащих как заявителю, так и иным лицам (в частности, компании Hyundai Motor Company) было отказано в предоставлении правовой охраны товарным знакам на территории Российской Федерации в связи с отсутствием у них различительной способности (см. международные регистрации №1284372 (знак «G70»), №1281371 (знак «G90»), №1281371 (знак «G60»). Данное обстоятельство не позволяет сделать вывод об однообразной практике экспертизы при регистрации буквенно-числовых обозначений для товаров 12 класса МКТУ.

Представляется неубедительным также довод заявителя о том, что предоставление правовой охраны знаку «G 63» в ряде стран-участниц Парижской конвенции по охране промышленной собственности обуславливает наличие оснований для вывода о его охраноспособности в Российской Федерации, поскольку регистрация этого знака проводилась в соответствии с национальным законодательством этих стран, исходя из всех обстоятельств дела.

Таким образом, оценивая все обстоятельства дела в совокупности, коллегия не усматривает оснований для вывода о соответствии знака по международной регистрации № 812204 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.12.2017, оставить в силе решение Роспатента от 22.08.2017.