Международная регистрация №1133633 с конвенционным приоритетом от 09.05.2012 была произведена Международным Бюро ВОИС 06.08.2012 на имя компании Deichmann SE., Германия. В результате внесения изменений в наименование и юридический адрес владельцем международной регистрации стал заявитель.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1133633 испрашивается в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1133633 представляет собой обозначение , содержащее слово, выполненное в оригинальной графической манере.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение (далее – решение Роспатента) от 27.05.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1133633, в связи с тем, что он не соответствует требованиям пунктов 1(3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано следующими аргументами.

Несмотря на то, что слово «VENICE», включенное в знак по международной регистрации №1133633, выполнено в оригинальной графической манере, оно не утратило словесный характер и переводится с английского языка как Венеция.

Венеция - город в Италии, административный центр региона Венето и провинции Венеция. Являясь географическим наименованием, заявленное обозначение может быть воспринято потребителями как место производства товаров.

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что представленные заявителем материалы носят информационный характер и не доказывают тот факт, что заявленное обозначение является маркировкой товаров, а не местом их производства, и ассоциируется исключительно с производителем – швейцарской фирмой Dosenbach-Ochsner AG, а не с итальянским городом Венеция.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 05.09.2014 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и привел следующие доводы.

Заявленное обозначение выполнено в оригинальной графической манере, при этом ни один их элементов заявленного обозначения, кроме букв «V» и «I», не является буквенным элементом, а обозначение в целом воспринимается как комбинированное обозначение, выполненное в виде трех расположенных друг под другом вытянутых по горизонтали четырехугольников различной длины, изображения косой черты и незаконченной окружности. Третий элемент заявленного обозначения не может восприниматься как буквенный элемент «N».

Очевидно, что обозначение не может однозначно восприниматься как официальное географическое наименование итальянского города.

Заявитель полагает, что знак по международной регистрации №1133633 зарегистрирован для товаров, качество, репутация и другие характеристики которых не связаны с их географическим происхождением.

Возражение содержит ссылку на российские регистрации, включающие слова «VENICE» и «ВЕНЕЦИЯ»:

- товарный знак «VENICE SIMPLON ORIENT EXPRESS» по свидетельству №316058, зарегистрированный на французскую компанию;

- товарные знаки «СКАЗОЧНАЯ ВЕНЕЦИЯ» по свидетельству №442043, «ЧАРУЮЩАЯ ВЕНЕЦИЯ» по свидетельству №469488, «МАЛЕНЬКАЯ ВЕНЕЦИЯ» по свидетельству №283276, зарегистрированные на различные российские компании.

Заявителю принадлежит товарный знак , которому предоставлена правовая охрана на территории Германии (свидетельство №302012034771), а правовая охрана знаку по международной регистрации №1133633 уже предоставлена в ряде стран Европы (Хорватии, Украины, Боснии и Герцеговины), а в Норвегии и Швейцарии охрана предоставлена с учетом ограничения перечня до товаров итальянского происхождения.

Заявитель также ограничил перечень товаров 18 и 25 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации, только товарами итальянского происхождения: 18 Produits en cuir et en imitations de cuir, compris dans cette classe; sacs à main; sacs de plage; sacs à provisions; sacs de sport et de loisirs non destinés à un contenu spécifique; sacs à dos; malles et valises; sacs de voyage; mallettes pour produits de beauté; cartables et sacs d'écolier; porte-monnaie; portefeuilles; étuis porte-clés en cuir ou imitations de cuir; parapluies; parasols; tous les produits précités provenant d'Italie. 25 Vêtements; articles chaussants; articles de chapellerie; chaussettes; bas; articles de bonneterie; ceintures pour vêtements; semelles intérieures; tous les produits précités provenant d'Italie. На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1133633.

На заседании коллегии, которое состоялось 20.03.2015, заявитель дополнительно представил ходатайство о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации заявленному обозначению в оригинальном графическом исполнении с включением в состав знака слова «VENICE» в качестве неохраняемого элемента, а также распечатку международной регистрации №1133633 из базы данных WIPO-ROMARIN с внесенными в нее изменениями. Кроме того, заявитель представил документы, свидетельствующие о деятельности на территории Российской Федерации немецкой компании Deichmann SE, дочерней компанией которой является заявитель, а также документы, подтверждающие родственную связь этих компаний.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (09.05.2012) международной регистрации №1133633 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.05.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту (2.5.1) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Знак по международной регистрации №1133633 представляет собой комбинированное обозначение , в котором слово «VENICE» выполнено в оригинальной графической манере.

Следует отметить, что, благодаря оригинальности графического написания, однозначное прочтение слова «VENICE» затруднено. В частности, графическое исполнение третьей буквы предполагает различные варианты ее прочтения, не связанные со словом «VENICE» как географическим наименованием.

Из общедоступных словарно-справочных материалов следует, что слово «VENICE» в переводе с английского языка – ВЕНЕЦИЯ, представляет собой название города в северной Италии, административный центр области Венето (www.vokrugsveta.ru › Энциклопедия «Вокруг Света»).

Являясь географическим названием, слово «VENICE» может восприниматься как место производства товаров и нахождения изготовителя, в связи с чем, в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, ему не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана. Кроме того, принимая во внимание, что заявитель является швейцарской компанией, в соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса правовая охрана на территории Российской Федерации обозначению, включающему слово «VENICE», не может быть предоставлена на его имя, как способному вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Вместе с тем, заявитель ограничил перечень товаров, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации, только товарами, произведенными в Италии, что снимает возможность введения потребителя в заблуждение относительно происхождения этих товаров.

Поскольку слово «VENICE» выполнено в оригинальной запоминающейся графике, в целом знаку может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации с исключением его из правовой охраны.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 05.09.2014, отменить решение Роспатента от 27.05.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1133633 в отношении товаров 18 класса МКТУ «produits en cuir et en imitations de cuir, compris dans cette classe; sacs à main; sacs de plage; sacs à provisions; sacs de sport et de loisirs non destinés à un contenu spécifique; sacs à dos; malles et valises; sacs de voyage; mallettes pour produits de beauté; cartables et sacs d'écolier; porte-monnaie; portefeuilles; étuis porte-clés en cuir ou imitations de cuir; parapluies; parasols; tous les produits précités provenant d'Italie» и товаров 25 класса МКТУ «vêtements; articles chaussants; articles de chapellerie; chaussettes; bas; articles de bonneterie; ceintures pour vêtements; semelles intérieures; tous les produits précités provenant d'Italie» с исключением из правовой охраны слова «VENICE».