Обозначение по заявке №2012738038, поданной 01.11.2012, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 и услуг 35, 39 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение , выполненное в виде этикетки, в верхней части которой расположены словесные элементы «Специализированный продукт для диетического (лечебного) питания детей старше одного года, больных фенилкетонурией», в центральной части – словесный элемент «Нутриген», буквы «NG», элемент «®», в нижней части – словесные элементы «Сухая сбалансированная смесь, содержащая заменимые и незаменимые аминокислоты без фенилаланина, углеводы, минералы, витамины и микроэлементы» и цифра «70».

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в белом, синем, голубом, светло-голубом, желтом цветовом сочетании в отношении товаров 05 и услуг 35, 39 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 09.09.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012738038. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «НУТРИГЕН», ранее зарегистрированным на имя Нутритек Интернэшнл, Корп., Британские Виргинские острова, в отношении товаров 05, 29 и услуг 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 05, 35, 39 классов МКТУ (свидетельство №255312 с приоритетом от 09.09.2002, срок действия регистрации продлен до 09.09.2022).

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что согласие правообладателя противопоставленного товарного знака на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака не может быть учтено, поскольку сосуществование на рынке двух обозначений, имеющих высокую степень сходства, зарегистрированных на имя разных лиц, приведет к их смешению в гражданском обороте, то есть товарные знаки могут быть восприняты потребителем как варианты знаков одного лица.

Кроме того, экспертиза отмечает, что все буквы, цифры, слова, кроме «Нутриген», являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 14.11.2014, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем на этапе экспертизы 28.11.2012 был представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №255312 – [1] на регистрацию товарного знака по заявке №2012738038 в отношении всех заявленных товаров и услуг. Поскольку между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком имеются достаточные различия, то в данном случае предоставленное письмо-согласие может быть учтено в отношении заявленного обозначения;

- заявитель отмечает, что компания Нутритек Интернэшнл, Корп. (правообладатель противопоставленного товарного знака) самостоятельно никогда не производила продукцию детского питания, а являлась держателем объектов интеллектуальной собственности группы компаний «НУТРИТЕК», ведущей бизнес по производству и реализации детского питания различного направления;

- заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака, входящие в группу компаний «НУТРИТЕК», ведут совместную деятельность, участвуя в разработке и продвижении продукции детского и специализированного питания, в подтверждение чему заявителем на этапе экспертизы было представлено информационное письмо компании Нутритек Интернэшнл, Корп. – [2];

- современная экономическая ситуация обуславливает распределение активов группы компаний «НУТРИТЕК», в связи с чем в настоящее время держателем товарных знаков группы компаний «НУТРИТЕК» является не только компания Нутритек Интернэшнл, Корп., но и другие лица, в частности компания «Хотикс Менеджмент Лтд», на имя которой уже зарегистрирован товарный знак «NUTRITEC» (свидетельство №518324), и компания Флоритекс Лтд., на имя которой зарегистрированы товарные знаки «NUTRILAK» (свидетельства №501713, №501712);

- производство продукции будет осуществляться на тех же заводах, что и сейчас, но уже на основании лицензионных договоров с заявителем;

- заявитель согласен с тем, что все буквенные, цифровые и словесные элементы, кроме слова «Нутриген» являются неохраноспособными.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 09.09.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012738038 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

С возражением и на заседании коллегии, состоявшемся 24.02.2015, заявителем были представлены следующие материалы:

- распечатки из сети Интернет – [3];

- копия совместного письма № 1-ni-14 от 18.08.2014 от компании Нутритек Интернэшнл, Корп., заявителя, ЗАО «Компания «НУТРИТЕК» и ЗАО «ИНФАПРИМ» – [4];

- копия Соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности б/н от 11.02.2013, заключенного Нутритек Интернэшнл, Корп. и ООО «Медпит» – [5];

- копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Медпит» – [6];

- копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе организации ООО «Медпит» – [7];

- копия Решения №2 Единственного Участника ООО «Медпит» от 14.02.2013 - – [8];

- копия Выписки из ЕГРЮЛ ООО «Медпит» – [9];

- копии Уставов ООО «Медпит» за 2011, 2013гг. – [10].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (01.11.2012) подачи заявки №2012738038 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий; которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с требованиями 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков, а именно: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение выполнено в виде этикетки , в верхней части которой расположены словесные элементы «Специализированный продукт для диетического (лечебного) питания детей старше одного года, больных фенилкетонурией», в центральной части – словесный элемент «Нутриген», буквы «NG», элемент «®», в нижней части – словесные элементы «Сухая сбалансированная смесь, содержащая заменимые и незаменимые аминокислоты без фенилаланина, углеводы, минералы, витамины и микроэлементы» и цифра «70».

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в белом, синем, голубом, светло-голубом, желтом цветовом сочетании в отношении товаров 05 и услуг 35, 39 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Заявленное обозначение, как было указано выше, включает следующие элементы:

- слова «Специализированный продукт для диетического (лечебного) питания детей старше одного года, больных фенилкетонурией», «Сухая сбалансированная смесь, содержащая заменимые и незаменимые аминокислоты без фенилаланина, углеводы, минералы, витамины и микроэлементы», которые, исходя из их семантики, указывают на вид, состав и назначение товаров;

- цифру «70», не имеющую характерного графического исполнения;

- обозначение «®», указывающее на то, что применяемое обозначение является товарным знаком, охраняемым на территории Российской Федерации.

Следует отметить, что заявленное обозначение выполнено в виде этикетки. Законодательство о товарных знаках допускает предоставление правовой охраны в качестве товарных знаков, знаков обслуживания этикеткам, что следует из положений пункта 3.2. Правил.

В заявленном обозначении элементы (указанные выше) не занимают доминирующего положения, поскольку создают единую графическую композицию, имеющую определенный художественный замысел, что достигается за счет их оригинального взаимного расположения и общей цветовой гаммы.

Кроме того, заявленное обозначение включает фантазийный словесный элемент «НУТРИГЕН» и буквы «NG», выполненные в оригинальной графике, что позволяет признать их обладающими различительной способностью, а также изобразительный элемент в виде горизонтально ориентированного прямоугольника, которые органично связаны с указанными выше элементами и создают единую завершенную композицию.

С учетом изложенного словесные элементы «Специализированный продукт для диетического (лечебного) питания детей старше одного года, больных фенилкетонурией», «Сухая сбалансированная смесь, содержащая заменимые и незаменимые аминокислоты без фенилаланина, углеводы, минералы, витамины и микроэлементы», цифра «70» и обозначение «®» в отношении заявленных товаров 05 и услуг 35, 39 классов МКТУ являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Данный факт заявителем в возражении не оспаривается.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан товарный знак по свидетельству №255312 – (1).

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение «НУТРИГЕН», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 05, 29, 35 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе словесный элемент «НУТРИГЕН».

Сравнение товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне противопоставленного знака, и товаров 05 и услуг 35, 39 классов МКТУ, указанных в перечне рассматриваемой заявки, с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары 05 и услуги 35 классов МКТУ однородны, поскольку обладают общими признаками родовой группы, имеют одно назначение, один круг потребителей. Услуги 39 класса МКТУ, указанные в перечне рассматриваемой заявки, связаны с товарами детского и диетического питания, в связи с чем однородны товарам 05 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного знака.

Заявителем в возражении сходство и однородность товаров и услуг не оспаривается.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленного товарного знака (компания Нутритек Интернэшнл, Корп.) предоставил заявителю письменное безотзывное согласие [1] на регистрацию на территории Российской Федерации товарного знака по заявке №2012738038 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Кроме того, заявителем представлены документы [1-10], показывающие, что он, также как и компания Нутритек Интернэшнл, Корп., входит в группу компаний «НУТРИТЕК», осуществляющих совместную деятельность по производству и продвижению на рынке детского и специализированного питания.

Согласно этим документам участники группы компаний «НУТРИТЕК» приняли решение об оптимизации бизнес-процессов производства и продвижения продукции, для целей которой с учетом общего коммерческого интереса правообладателем ряда товарных знаков будет выступать заявитель.

При этом непосредственное производство продукции, маркированной заявленным обозначением, продолжат осуществлять ЗАО «Компания «НУТРИТЕК» и ЗАО «Инфаприм» (сублицензиат в отношении товарного знака по свидетельству №255312) путем подписания соответствующих лицензионных договоров с заявителем.

Следует отметить, что представленное соглашение [5] свидетельствует о совместной деятельности заявителя и компании Нутритек Интернэшнл, Корп. в сфере производства и продвижения детского и специализированного питания.

Условиями соглашения определены обязательства сторон по оказанию помощи в осуществлении регистрации и охране товарных знаков и других объектов интеллектуальной собственности.

В информационном письме [2] дополнительно к письму-согласию [1] оговорено полное и безотзывное согласие компании Нутритек Интернэшнл, Корп. на регистрацию товарного знака по заявке №2012738038 на имя заявителя в рамках делового партнерства указанных компаний.

Таким образом, коллегия считает возможным принять во внимание представленное заявителем согласие компании Нутритек Интернэшнл, Корп. [1] и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012738038 на имя заявителя с указанием словесных элементов «Специализированный продукт для диетического (лечебного) питания детей старше одного года, больных фенилкетонурией», «Сухая сбалансированная смесь, содержащая заменимые и незаменимые аминокислоты без фенилаланина, углеводы, минералы, витамины и микроэлементы», элементов «70» и «®» в качестве неохраняемых.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 14.11.2014, отменить решение Роспатента от 09.09.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012738038.