Обозначение по заявке №2018701552, поданной 19.01.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 42 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки, в следующем цветовом сочетании: белый, оттенки зеленого, оттенки желтого.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «КАСКАД», выполненный буквами русского алфавита стандартным шрифтом, и изобразительный элемент в виде абстрактной фигуры,

Роспатентом 16.06.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018701552 в отношении всех заявленных услуг 42 класса МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №437376 с приоритетом от 09.03.2010 – (1), зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества "ГМЗ "Химмаш", Москва в отношении однородных услуг 42класса МКТУ.

В Роспатент 22.07.2019 поступило возражение, доводы которого сводятся к тому, что правообладатель противопоставленного знака (1) предоставил письменное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2018701552 в отношении всех услуг заявленного перечня, в связи с чем указанный знак не может препятствовать регистрации товарного знака по заявке №2018701552 в отношении заявленных услуг 42 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 24.09.2019, заявитель устно отметил, что заявленное обозначение и противопоставленный знак (1) не тождественны, используются в разных сферах деятельности, в связи с чем отсутствует вероятность их смешения в гражданском обороте.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.06.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018701552 в отношении всех заявленных услуг.

В подтверждение изложенного заявителем был представлен оригинал письма-согласия на регистрацию товарного знака по заявке №2018701552 – [1].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (19.01.2018) поступления заявки №2018701552 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанном в подпункте 2 пункте 6 статьи 1483 Кодекса допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементов в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение по заявке №2018701552 представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «КАСКАД», выполненный буквами русского алфавита стандартным шрифтом, и изобразительный элемент в виде абстрактной фигуры.

Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан товарный знак по свидетельству №437376– (1), представляющий собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «KACKAD», выполненный буквами русского («К, А, С, К, А») и латинского («D») алфавитов в оригинальной графике, и изобразительного элемента в виде прямой линии, соединяющий сверху все буквы словесного элемента.

Правовая охрана знаку (1) предоставлена в красном, черном, сером, белом цветовом сочетании в отношении товаров 11 и услуг 42 классов МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что правообладатель противопоставленного знака (1) предоставил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2018701552 в отношении всех заявленных услуг 42 класса МКТУ.

При этом следует отметить, что письмо-согласие [1] получено в результате достигнутого между заявителем и правообладателем противопоставленного знака (1), мирового соглашения, согласно которому правообладатель противопоставленного знака обязуется не препятствовать в использовании заявителем обозначения «КАСКАД» в своей деятельности в отношении услуг 42 класса МКТУ, а заявитель обязуется в дальнейшем не оспаривать правовую охрану товарного знака (1).

Принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было учтено представленное заявителем безотзывное письмо-согласие [1] ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Резюмируя вышеизложенное коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных услуг 42 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 22.07.2019, отменить решение Роспатента от 16.06.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018701552.