Оспариваемый товарный знак «ПЕНТАМИАЛГИН» по заявке №2002706143/50 с приоритетом от 14.03.2002 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №284910 на имя ООО «ОЗОН», Самарская область, г. Жигулевск (далее – правообладатель), в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.
Оспариваемый товарный знак «ПЕНТАМИАЛГИН» является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.
В Палату по патентным спорам поступило возражение от 03.09.2008, в котором выражена просьба признать правовую охрану товарного знака «ПЕНТАМИАЛГИН» по свидетельству № 284910 недействительной в отношении части товаров 05 класса МКТУ как произведенную в нарушение требований пункта 2 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие с 17.10.1992 (далее — Закон), а также положений пункта 1 статьи 6 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция).
Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак «ПЕНТАМИАЛГИН» сходен до степени смешения с товарными знаками «ПЕНТАЛГИН PENTALGIN» по свидетельствам №199513 [1], 223773 [2], «ПЕНТАЛГИН-Н PENTALGIN-N» по свидетельству №223774 [3] и общеизвестным в Российской Федерации с 30.11.1996 товарным знаком № 39 «ПЕНТАЛГИН» [4], охраняемыми в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, принадлежащими лицу, подавшему возражение.
По мнению лица, подавшего возражение, сходство оспариваемого знака «ПЕНТАМИАЛГИН» с противопоставленными товарными знаками «ПЕНТАЛГИН» (PENTALGIN) определяется совокупностью критериев фонетического, визуального и семантического сходства:
- фонетическое сходство обусловлено наличием близких и совпадающих звуков, одинаково расположенных по отношению друг к другу, наличием совпадающих слогов, одинаково расположенных по отношению друг к другу, близостью состава гласных и согласных звуков, совпадением начальной и конечной части обозначений, ударением, падающим на последний тождественный слог;
- графическое сходство обусловлено использованием стандартного шрифта без использования каких либо изобразительных элементов, использованием тождественных заглавных букв, одинаково расположенных по отношению друг к другу, черно-белым цветовым сочетанием;
- смысловое сходство обусловлено подобием заложенных в сравниваемые обозначения понятий и идей – обезболивающее, состоящее из пяти ингредиентов, при этом несовпадающий в фонетическом отношении компонент -МИ- в слове ПЕНТАМИАЛГИН соотносится по смыслу с греческим словом «мышца», то есть этому обозначению может быть приписано понятие, мотивированное его словообразовательной структурой - обезболивающее, действующее на мышцы, состоящее из пяти ингредиентов.
Вывод о сходстве рассматриваемых обозначений подтвержден Лингвистическим заключением Института Русского языка им. В.В.Виноградова РАН.
Однородность товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки, определяется их тождественностью или соотношением «род-вид».
В подтверждение доводов о реальном смешении сравниваемых товарных знаков «ПЕНТАМИАЛГИН» и «ПЕНТАЛГИН» к возражению приложены результаты всероссийского опроса общественного мнения населения России, которые подтверждают доводы лица, подавшего возражение.
Общеизвестность противопоставленного товарного знака [4] предопределяет возможность введения потребителей в заблуждение относительно товаров, маркированных оспариваемым знаком, и их производителя, поскольку ассоциируется с общеизвестным товарным знаком, произведенным лицом, подавшим возражение.
На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака «ПЕНТАМИАЛГИН» по свидетельству №284910 недействительной частично, в отношении следующих товаров:
«фармацевтические препараты; средства анестезирующие; средства болеутоляющие; карандаши от головной боли; средства от головной боли; средства жаропонижающие; препараты лекарственные для медицинских целей; средства лекарственные для человека; пилюли для фармацевтических целей; суппозитории; таблетки для фармацевтических целей; фармацевтические препараты; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для медицинских целей; препараты химические для фармацевтических целей».
К возражению приложены:
- справки об объемах производства и реализации по препаратам Пенталгин (Pentalgin), Пенталгин-Н (Pentalgin-N) за 1990-2000гг. [5];
- справка о затратах по рекламе бренда «Пенталгин (Pentalgin) в период 1990-2001гг.[6];
- копия решения о признании общеизвестным обозначения «ПЕНТАЛГИН» и копия свидетельства на общеизвестный товарный знак №39 [7];
- копии свидетельств на товарные знаки №№199513, 223773, 223774 [8];
- Лингвистическое заключение Института русского языка им. В.В.
Виноградова РАН [9];
- маркетинговое исследование на тему «Восприятие товарных знаков ПЕНТАМИАЛГИН и ПЕНТАЛГИН» [10];
- письмо маркетингового агентства ЗАО «Группа ДСМ» [11].
Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением, о чем свидетельствует почтовое уведомление о вручении, имеющееся в материалах дела, однако отзыв по мотивам возражения не представил и участия в заседании коллегии не принял.
Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы убедительными.
С учетом даты 14.03.2002 поступления заявки № 2002706143/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Парижскую конвенцию, Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный № 989, введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).
В соответствии со статьей 6-bis (1) Парижской конвенции страны Союза обязуются или по инициативе администрации, если это допускается законодательством данной страны, или по ходатайству заинтересованного лица отклонять или признавать недействительной регистрацию и запрещать применение товарного знака, представляющего собой воспроизведение, имитацию или перевод другого знака, способные вызвать смешение со знаком, который по определению компетентного органа страны регистрации или страны применения уже является в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами настоящей Конвенции, и используется для идентичных или подобных продуктов. Это положение распространяется и на те случаи, когда существенная составная часть знака представляет собой воспроизведение такого общеизвестного знака или имитацию, способную вызвать смешение с ним.
В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.
Согласно пункту 2.3 (2.1) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.
Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.
В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми без регистрации в силу международных договоров Российской Федерации, в частности, как это указано в пункте 2.4(2) Правил, признанными общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, охраняемыми в соответствии со статьей 6-bis Парижской конвенции.
Согласно пункту 14.4.2 Правил, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) - (3) указанного пункта.
Согласно пункту 14.4.2.2(4) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (1) - (3) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.
В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Так же принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.
Как указано выше оспариваемый словесный товарный знак представляет собой слово «ПЕНТАМИАЛГИН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.
Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «ПЕНТАЛГИН PENTALGIN», выполненное в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов.
Противопоставленные знаки [2], [3] являются комбинированными и представляют собой развертку упаковки лекарственного средства, на которую нанесено название препарата в кириллице и латинице и информация для потребителя, характерная для упаковки лекарственных средств: назначение, дозировка, условия хранения и т.д. Название препарата «ПЕНТАЛГИН PENTALGIN» [2] и «ПЕНТАЛГИН-Н PENTALGIN-N» [3] занимает доминирующее положение в знаках, поскольку расположено в центре упаковки, выделено контрастным белым цветом на красном фоне, выполнено крупным шрифтом. Буква «Е» в названии препарата изображена в виде пятиугольника, внутри которого выполнены прорези, соответствующие горизонтальным элементам в букве «Е».
Противопоставленный товарный знак [4] представляет собой словесное обозначение «ПЕНТАЛГИН», которое признано общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации с 30.11.1996 (свидетельство № 39) в отношении товаров 05 класса МКТУ «средства болеутоляющие и жаропонижающие».
Указанный товарный знак выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.
Однородность товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты; средства анестезирующие; средства болеутоляющие; карандаши от головной боли; средства от головной боли; средства жаропонижающие; препараты лекарственные для медицинских целей; средства лекарственные для человека; пилюли для фармацевтических целей; суппозитории; таблетки для фармацевтических целей; фармацевтические препараты; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для медицинских целей; препараты химические для фармацевтических целей», в отношении которых лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №284910 недействительным, и товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1] – [4], не вызывает сомнений, поскольку эти товары тождественны, либо соотносятся друг с другом как род-вид.
Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака «ПЕНТАМИАЛГИН» по свидетельству №284910 и противопоставленных товарных знаков [1] – [4] cо словом «ПЕНТАЛГИН» показал следующее.
При сравнении оспариваемого товарного знака с общеизвестным товарным знаком применяются те же критерии, что и для определения сходства обозначений до степени смешения, сформулированные в упомянутых Законе и Правилах.
Фонетическое отличие знаков обусловлено тем, что оспариваемый знак содержит в своем составе дополнительную часть [-миа-], расположенную в центральной части слова. При этом нельзя согласиться с доводом лица, подавшего возражение, что эта часть неспособна придать ему существенное отличие, поскольку слог [-ми-] представляет собой частотный отрезок, несущий определенную фармацевтическую информацию о препарате (от греческого слова mys, myós – мышца), кроме того, эта часть придает иное звучание за счет дополнительно четко произносимого слога.
Несмотря на указанное тождество звучания начальной и конечной частей обозначений, в данном случае нельзя говорить об их фонетическом сходстве, поскольку слово «ПЕНТАМИАЛГИН» содержит еще среднюю часть «-МИА-», которая, как указано выше, придает существенное фонетическое отличие этому слову при произношении.
Обозначения «ПЕНТАМИАЛГИН» и «ПЕНТАЛГИН» являются вымышленными, вместе с тем, они представляют собой названия лекарственных средств, которые имеют свои особенности формирования и содержат определенную фармацевтическую информацию.
Так, словообразовательный элемент «ПЕНТА-» (penta – пять) указывает на количественный состав компонентов в препарате, поэтому достаточно часто используется в названиях лекарственных препаратов, а частотный отрезок «- АЛГ-» (от греческого слова álgos – боль) указывает на принадлежность к болеутоляющим средствам. Указанное позволяет отнести эти части слов к слабым элементам, которые часто используются в названиях фармацевтических препаратов. При этом, как указано выше, частотный отрезок «-МИ-», несет фармацевтическую информацию о препарате (от греческого слова mys, myós – мышца, миалгия – мышечная боль), которая придает существенное отличие обозначению «ПЕНТАМИАЛГИН» по сравнению с обозначением «ПЕНТАЛГИН», что не позволяет согласиться с утверждением лица, подавшего возражение, о подобии понятий, заложенных в них.
В целом слова «ПЕНТА-МИА-ЛГИН» и «ПЕНТА-ЛГИН» различаются между собой тремя буквами (МИА), что соответствует общему правилу, изложенному в Методических рекомендациях по рациональному выбору названий лекарственных средств, утвержденных Руководителем Департамента государственного контроля лекарственных средств и медицинской техники Минздрава России 01.07.2003.
Таким образом, вывод лица, подавшего возражение, о сходстве оспариваемого товарного знака «ПЕНТАМИАЛГИН» с товарными знаками «ПЕНТАЛГИН /PENTALGIN» [1] – [4] нельзя признать обоснованным.
Что касается способности оспариваемого товарного знака ввести потребителя в заблуждение относительно товара, следует указать, что само слово «ПЕНТАМИАЛГИН», являясь вымышленным, изобретенным словом, не содержит в себе прямой информации о товаре, которая могла бы ввести потребителя в заблуждение.
Вместе с тем лицом, подавшим возражение, представлено маркетинговое исследование [10]. Результаты этого исследования показали, что 67,4% респондентов из числа тех, кто указал в опросе, что встречался с товарным знаком «ПЕНТАМИАЛГИН», используемым для маркировки фармацевтических препаратов, имели в виду препарат Пенталгин.
Результаты упомянутого социологического исследования подтверждают утверждение лица, подавшего возражение, о способности оспариваемого товарного знака ввести потребителя в заблуждение относительно производителя, поскольку содержат фактические данные о том, что в сознании потребителя оспариваемый товарный знак реально ассоциируется с товарами 05 класса МКТУ, маркированными противопоставленным товарным знаком ПЕНТАЛГИН, производителем которых является лицо, подавшее возражение. Так, 37,6% опрошенных реально способны перепутать сам продукт, маркированный этими знаками.
Таким образом, утверждение лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 284910 в отношении части товаров 05 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 3 статьи 6 Закона следует признать убедительным.