Заявленное объемное обозначение «» по заявке №2017751931, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.12.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 18 класса МКТУ «зонты; зонты солнечные».

Роспатентом 05.04.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Как было указано в заключении по результатам экспертизы, заявленное обозначение является объемным, представляет собой зонт, на купол которого нанесен рисунок в виде среза апельсина, форма которого представляет собой реалистическое изображение заявленных товаров, т.е. не обладает различительной способностью.

Данная форма зонта является вариантом обычной формы для товаров такого вида, а именно, зонтов, не отличается существенно от простых, общепринятых форм этого товара или от ожидаемых потребителем форм, что подтверждается использованием подобных форм зонта различными производителями (см. Интернет: http://shop.nissabiysk.net/index.php?route=product/product&product_id=249427/, http://smart-helen.ru/shop/5835/desc/zont-frukty-kivi-48sm-prozr-maton-52469, https://www.zonts.ru/qiwi).

Поскольку форма зонта доминирует над входящим в состав заявленного обозначения изобразительным элементом, товарный знак по заявке №2017751931 не может быть зарегистрирован.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявителем не оспаривается, что форма зонта сама по себе не обладает различительной способностью и не претендует на ее самостоятельную правовую охрану;

- однако заявленное обозначение не состоит исключительно из одной формы, а содержит в своем составе оригинальный рисунок в виде среза апельсина;

- указанный рисунок располагается по всей площади купола зонта, визуально доминирует, является оригинальным для такого вида товаров как зонты, акцентирует на себе внимание потребителей в первую очередь, именно этот элемент заявленного обозначения является индивидуализирующим и позволяет отличать товары заявителя от товаров иных производителей;

- приведенные ссылки из сети Интернет не свидетельствуют о том, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью ввиду его использования другими лицами до даты приоритета заявленного обозначения, поскольку отсутствуют сведения о конкретном изготовителе товаров, длительности и интенсивности использования обозначения, предназначенного для их маркировки, об информированности потребителя о принадлежности обозначения конкретному лицу;

- вышеуказанная позиция заявителя основана на имеющих прямое значение для рассмотрения настоящего возражения выводах Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-343/2019, касающегося вопроса возможности предоставления правовой охраны товарному знаку «» по заявке №2017751930, поданной заявителем.

В этой связи заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2017751931 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для заявленных товаров 18 класса МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены Решение Роспатента по заявке №2017751930 на товарный знак «», а также решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-343/2019 от 22.07.2019.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (07.12.2017) поступления заявки №2017751931 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, согласно пункту 34 Правил относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Согласно приведенному в заявке №2017751931 описанию заявленного обозначения и представленным проекциям, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено объемное обозначение «», представляющее собой зонт, на купол которого нанесен рисунок в виде среза апельсина, выполненный сочетанием желтого, оранжевого и белого цветов, стержень выполнен в сером цвете.

Правовая охрана заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для товаров 18 класса МКТУ «зонты; зонты солнечные».

Согласно словарно-справочным данным (см. Большая советская энциклопедия в 62 томах, М.: «Терра», 2006, том 18, стр. 115) зонт – это устройство в виде матерчатого купола на длинной ручке, натягивающегося на спицах и раскрывающегося над головой для защиты от дождя или солнца.

Заявленное обозначение, исходя из его общего вида «» и представленной проекции «», включает все конструктивные части зонта, для маркировки которого оно предназначено, а именно купол, спицы, длинную ручку. Все указанные элементы составляют традиционную форму зонта, имеют конкретное функциональное назначение – обеспечивают защиту от неблагоприятных погодных условий. Заявленная форма зонта сама по себе не обладает оригинальностью, позволяющий потребителю выделить товар такой формы среди аналогичных и запомнить его.

Таким образом, заявленный на регистрацию товарный знак «» по заявке №2017751931 представляет собой реалистическое изображение товара, предназначенное для обозначения этого товара, форма которого не обладает различительной способностью.

Предоставление исключительного права на изделие традиционной (общепринятой) формы одному хозяйствующему субъекту нарушает право на использование идентичной или сходной формы в отношении аналогичных изделий иных участников торгового оборота в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса. При этом неохраноспособность формы зонта заявителем не оспаривается.

Вместе с тем необходимо учитывать, что пункт 1 статьи 1483 Кодекса содержит императивную норму о недопустимости регистрации в качестве товарного знака обозначения при условии доминирования неохраноспособного элемента.

В данном случае, помимо не обладающей различительной способностью формы товара, заявленное обозначение характеризуется также наличием определенного рисунка, нанесенного на купол зонта. Этот рисунок не является абстрактным цветовым сочетанием, а представляет собой срез апельсина, что понятно любому рядовому потребителю и не требует какого-либо домысливания. Изображение среза апельсина является фантазийным и ассоциируется у потребителей с вкусовыми ощущениями, связанными с этим фруктом, а не с таким видом товара 18 класса МКТУ как зонт.

При этом при выборе зонта внимание потребителей сосредоточено не на его тривиальной форме, а на изображении купола зонта, т.е. в данном случае на изобразительном элементе в виде среза апельсина. Данное изображение располагается на всей поверхности купола зонта, акцентирует на себе внимание в первую очередь и пространственно доминирует в общей композиции заявленного обозначения.

Следует указать, что в заключении по результатам экспертизы приводятся ссылки на Интернет-ресурсы (http://shop.nissabiysk.net/index.php?route=product/product&product_id=249427/ [1], http://smart-helen.ru/shop/5835/desc/zont-frukty-kivi-48sm-prozr-maton-52469 [2], https://www.zonts.ru/qiwi [3]), содержание которых, по мнению экспертизы, подтверждает наличии у включенного в состав заявленного обозначения общепринятой для этих изделий формы. Наличие тривиальности формы зонта в заявленном обозначении заявителем не оспаривается.

Вместе с тем при обращении к вышеуказанным источникам информации коллегия установила, что в настоящее время Интернет-страниц [1], [2] не существует. Что же касается источника информации [3], то в нем присутствует изображение зонта «», форма которого действительно аналогична форме зонта в составе заявленного обозначения, однако приведенный в ссылке зонт имеет иной рисунок купола.

Следует констатировать, что какой-либо информации, свидетельствующей о том, что изобразительный элемент в виде среза апельсина широко и длительно использовался различными производителями на территории Российской Федерации для идентификации зонтов до даты приоритета заявленного обозначения, в распоряжении коллегии не имеется.

Таким образом, изобразительный элемент в виде среза апельсина, входящий в состав заявленного обозначения «», являясь фантазийными и оригинальным, обладает различительной способностью, хорошо запоминается потребителем, а, следовательно, выполняют индивидуализирующую функцию при восприятии заявленного обозначения в целом. При этом необходимо отметить, что в отличие от традиционной формы зонта указанный изобразительный элемент акцентирует на себе внимание потребителя в первую очередь, в силу чего основания для вывода о том, что форма зонта занимает доминирующее положение в заявленном обозначении, отсутствуют.

Все вышеуказанные обстоятельства позволяют признать доводы поступившего возражения убедительными в части возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 18 класса МКТУ «зонты; зонты солнечные», при этом с исключением из правовой охраны товарного знака не занимающей доминирующего положения формы зонта, что предусматривается требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Необходимо констатировать, что все вышеизложенные выводы согласуются с позицией Суда по интеллектуальным правам, изложенной во вступившем в силу решении по делу №СИП-343/2019 от 22.07.2019, касающегося принадлежащего заявителю обозначения «» по заявке №2017751930.

Как было установлено Судом по интеллектуальным правам в упомянутом решении от 22.07.2019 и в дальнейшем поддержано постановлением от 29.11.2019, изображение в виде среза киви, расположенного на куполе зонта, ассоциируется у потребителя не как абстрактным цветовым сочетанием, а с определенным фруктом, является оригинальным и фантазийным для такого вида товара 18 класса МКТУ, пространственно доминирует по отношению к неохраноспособной форме товара, следовательно, способно выполнять индивидуализирующую функцию в составе товарного знака.

При этом суд отмечает, что ссылки на информацию в сети Интернет (https://shop.mssabiysk.net/index.php?route=:product/product&product_id=249427; http://smart-helen.ru/shop/5835/desc/zont-frukty-kivi-48sm-prozr-matov-52469, https://aliexpressblog.ru/chto-kupit-na-ali/2016/10/07/sochnye-zontiki-dlya-plaksivoy-oseni.html, https://www.zonts.ru/qiwi/) ни по отдельности, ни в совокупности не могут в достаточной степени свидетельствовать о том, что размещение на куполе зонта среза киви настолько известно среднему российскому потребителю, что исключает его оригинальность и фантазийность. Суд по интеллектуальным правам отмечает, что в силу отсутствия каких-либо достоверных доказательств по делу, нет оснований для вывода о том, что изобразительный элемент в виде среза киви утратил различительную способность в результате широкого и длительного использования разными производителями.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 29.07.2019, отменить решение Роспатента от 05.04.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017751931.